INPI, 3 mai 2011, 10-3771

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • publication • spectacles • production • société • service • enseignement • presse • risque • propriété • recours • transmission • règlement • signification • terme

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3771
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : UBI ; UBIKIA
  • Classification pour les marques : 38
  • Numéros d'enregistrement : 5528674 ; 3741897
  • Parties : UBISOFT INTERTAINMENT / B FABRICE

Résumé

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Texte intégral

OPP 10-3771 / EB 30/03/2011 Devenu définitif le 3 mai 2011 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Fabrice B a déposé, le 30 mai 2010, la demande n° 10 3 741 897 portant sur le sig ne complexe UBIKIA. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services de dessinateurs d'arts graphiques ; Stylisme(esthétique industrielle) ». Le 2 septembre 2010, la société UBISOFT ENTERTAINMENT (société anonyme) formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque verbale communautaire UBI, déposée le 6 décembre 2006 et enregistrée sous le n° 5 528 674. Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils pour l´enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images; supports d´enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques; programmes informatiques; assistant personnel numérique, mémoires d´ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équipements périphériques d´ordinateurs à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et numériques; appareils de téléphonie et de télécommunication; logiciels multimédia et interactifs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Education; enseignement; instruction; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de concours en matière de jeux vidéo, d´éducation et/ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d´expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation d´expositions dans le domaine du divertissement; édition de textes de divertissement, d´éducation et d´enseignement; publication de magazines de presse, publication de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition de revues, publication de livres; services de formation à l´informatique et aux techniques de télécommunications, services d´information sur des jeux informatiques en ligne et d´autres divertissements en ligne; service de jeux proposés en ligne (à partir d´un réseau informatique); fourniture de jeux par téléphones cellulaires; fourniture de jeux par le biais de téléphones portables ou à utiliser sur ces derniers; production de films, spectacles, studio de cinéma; organisation de spectacles, services de loisirs, production de programmes radiophoniques, de télévision, de divertissement cinématographique et télévisé, création d´images, de sons ou de mots, enregistrement de sons (studio d´enregistrement) ou d´images (filmage) sur supports d´enregistrement magnétiques ». L’opposition a été notifiée le 20 septembre 2010 au déposant. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. A la reprise de la procédure, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société UBISOFT ENTERTAINMENT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société UBISOFT ENTERTAINMENT fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services de dessinateurs d'arts graphiques ; Stylisme(esthétique industrielle) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l´enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images; supports d´enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques; programmes informatiques; assistant personnel numérique, mémoires d´ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équipements périphériques d´ordinateurs à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et numériques; appareils de téléphonie et de télécommunication; logiciels multimédia et interactifs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Education; enseignement; instruction; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de concours en matière de jeux vidéo, d´éducation et/ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d´expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation d´expositions dans le domaine du divertissement; édition de textes de divertissement, d´éducation et d´enseignement; publication de magazines de presse, publication de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition de revues, publication de livres; services de formation à l´informatique et aux techniques de télécommunications, services d´information sur des jeux informatiques en ligne et d´autres divertissements en ligne; service de jeux proposés en ligne (à partir d´un réseau informatique); fourniture de jeux par téléphones cellulaires; fourniture de jeux par le biais de téléphones portables ou à utiliser sur ces derniers; production de films, spectacles, studio de cinéma; organisation de spectacles, services de loisirs, production de programmes radiophoniques, de télévision, de divertissement cinématographique et télévisé, création d´images, de sons ou de mots, enregistrement de sons (studio d´enregistrement) ou d´images (filmage) sur supports d´enregistrement magnétiques ». CONSIDERANT que les services d’ « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que les services de « Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Location d'appareils de télécommunication ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « appareils de téléphonie et de télécommunication; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » de la marque antérieure ; qu’en effet, les premiers ne peuvent être fournis sans le recours aux seconds ; Que ces services et produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « Emissions radiophoniques ou télévisées » de la demande d’enregistrement, tout comme les services de « production de programmes radiophoniques, de télévision » de la marque antérieure, désignent des prestations permettant la réalisation de programmes radiophoniques et télévisés ; Qu’ils ont don des nature, fonction et destination communes ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « programmes informatiques; ordinateurs; logiciels multimédia et interactifs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » de la marque antérieure ; qu’en effet, les premiers ne peuvent être fournis sans le recours aux seconds ; Que ces services et produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les services d’ « Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Services de photographie », qui s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias et assurées par des établissements spécifiques, visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des magnétoscopes, des postes de radio ou de télévision et des prestations photographiques, ne sont pas identiques aux services d’ « Education; enseignement; instruction; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de concours en matière de jeux vidéo, d´éducation et/ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d´expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation d´expositions dans le domaine du divertissement; édition de textes de divertissement, d´éducation et d´enseignement; publication de magazines de presse, publication de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition de revues, publication de livres; services de formation à l´informatique et aux techniques de télécommunications, services d´information sur des jeux informatiques en ligne et d´autres divertissements en ligne; service de jeux proposés en ligne (à partir d´un réseau informatique); fourniture de jeux par téléphones cellulaires; fourniture de jeux par le biais de téléphones portables ou à utiliser sur ces derniers; production de films, spectacles, studio de cinéma; organisation de spectacles, services de loisirs, production de programmes radiophoniques, de télévision, de divertissement cinématographique et télévisé, création d´images, de sons ou de mots, enregistrement de sons (studio d´enregistrement) ou d´images (filmage) sur supports d´enregistrement magnétiques » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de divertissement, d’éducation, d’activités culturelles, sportives, d’édition, de jeux, de production ; Qu’en outre, ils n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Services de dessinateurs d'arts graphiques ; Stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations de dessinateurs dans le domaine de l’art graphique ou du stylisme, ne sont pas identiques aux services de « création d´images, de sons ou de mots, enregistrement de sons (studio d´enregistrement) ou d´images (filmage) sur supports d´enregistrement magnétiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de conception d’images, de sons ou de mots et de l’enregistrement de sons, d’images ; Qu’en outre, ils n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination ; qu’il ne saurait suffire que les services précités de la demande d’enregistrement permettent la création d’images sur des supports éventuellement magnétiques pour les considérer comme similaires aux services précités de la marque antérieure ; qu’en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services présentant par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu’en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, en partie identiques et services aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe UBIKIA, reproduit ci- dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination UBI, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’un terme et de couleur ; que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal ; Que si les signes en présence ont en commun la séquence UBI, ils produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion tant pour le lecteur que pour l’auditeur ; Qu’en effet visuellement, les termes UBIKIA et UBI diffèrent par leur longueur et leur terminaison en raison de la présence de la séquence finale KIA du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie distincte ; que la différence de trois lettres entre les deux signes est d’autant plus remarquable qu’elle porte sur la moitié des éléments constituant le signe contesté ; Que phonétiquement, les éléments verbaux précités se distinguent par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ; Qu’à cet égard, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, la séquence KIA, particulièrement sonore par la présence du son [k], est tout autant perceptible phonétiquement que la séquence UBI ; Qu’intellectuellement, le fait que les signe en cause ne possèdent aucune signification ne saurait constituer un critère de similitude ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ; Qu’en effet, l’élément verbal UBI, certes distinctif au regard des produits et services en cause, se trouve au sein du signe contesté suivi de l’élément KIA, parfaitement arbitraire au regard des services ; que cette séquence KIA présentée un caractère de même taille et selon la même calligraphie apparaît tout autant perceptible ; Qu’ainsi, la séquence UBI n’apparaît pas dominante au sein du signe contesté dés lors qu‘elle y est fondue dans un ensemble unitaire (UBIKIA) et qu’elle ne peut en être séparée autrement que par une opération purement artificielle ; Qu’il en résulte que le public retiendra la dénomination UBIKIA dans sa globalité et qu’ainsi, malgré sa position d’attaque, la séquence UBI n’est pas de nature à retenir à elle seule l’attention du consommateur au sein du signe contesté ; Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne risque pas de percevoir la dénomination contestée comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence pris dans leur ensemble, la dénomination UBIKIA ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure UBI. CONSIDERANT enfin que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la grande similarité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONSIDERANT ainsi qu’en l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques, et ce que malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause ; Que le signe complexe UBIKIA peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale UBI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-3771 est rejetée. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe