PVD le 06/03/2009
OPP 08-3492 / MS
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Nicolas M a déposé, le 23 juin 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 583 675 portant sur la dénomination ALICEPH OTO.
Cette dénomination est destinée à distinguer les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; gestion de fichiers informatiques ; locations d'espaces publicitaires. Télécommunications. Imprimerie ; tirage de photographies. Services de photographie ».
Le 1er octobre 2008, la société TELECOM ITALIA S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe ALICE, déposée le 1er avril 2005 et enregistrée sous le numéro 4322384.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Appareils et instruments de communication ; appareils et instruments téléphoniques, en particulier sans fil ; ordinateurs, matériel informatique ; logiciels informatiques. Publications imprimées ; livres ; magazines ; périodiques ; journaux ; produits de l'imprimerie. Publicité ; gestion des affaires commerciales. Télécommunications ».
L'opposition a été notifiée le 8 octobre 2008 au déposant, qui a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société TELECOM ITALIA S.p.A. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
La demande d'enregistrement désigne des services qui sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
A l’appui de son argumentation, la société opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les services est accentué par la quasi-identité des signes.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, Monsieur Nicolas M conteste la qualité à agir de la société opposante, ainsi que la comparaison des services et celle des signes.
III.- DECISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l’article
L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, « Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3 [deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement], opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d’une marque enregistrée… » ;Que, selon l'article R 712-14 du code précité, l'opposition « … précise : 1° L'identité de l'opposant ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits… » ;
Que l'article
L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ».
Que l'article
R 712-15 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est « …déclarée irrecevable toute opposition… non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R 712-26 ».
CONSIDERANT que le titulaire de la demande d'enregistrement conteste la qualité à agir de la société opposante TELECOM ITALIA au motif que sa filiale en France, qui exploite la marque antérieure, a fait l’objet d’un changement d’actionnaire suite à une acquisition intervenue en août 2008
CONSIDERANT qu'en l'espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 4 de l'acte d'opposition, qu'elle est propriétaire de la marque antérieure invoquée dès l’origine ;
Qu'à la date de l’opposition, le 1er octobre 2008, aucune transmission de propriété de cette marque n’était inscrite au Registre national des marques, en sorte que la société opposante TELECOM ITALIA était seule titulaire de la marque antérieure au regard des tiers et avait donc qualité pour former opposition ;
Qu'ainsi, la société opposante a satisfait aux exigences de l’article R. 712-14.
CONSIDERANT, par conséquent, que l'opposition a été présentée dans les délais, formes et conditions prescrits ; qu'elle est donc recevable.
B. AU FOND
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ALICEPHOTO, présentée en lettres minuscules d'imprimerie, droites et noires ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ALICE, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le prénom ALICE, parfaitement distinctif au regard des services en présence ;
Que ce prénom ALICE est l’élément dominant de la marque antérieure, dès lors qu’il en constitue le seul élément verbal ;
Qu’au sein du signe contesté, le prénom ALICE est également dominant, dès lors que le terme PHOTO lui est simplement juxtaposé apparaît faiblement distinctif en ce qu’il évoque le domaine d’activité dont relèvent les services ;
Que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes relevées par le déposant ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre eux, dès lors qu’ils restent dominés par le prénom ALICE ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble voisine entre ces signes, dominés par le même prénom ALICE.
CONSIDERANT que la dénomination contestée ALICEPHOTO constitue donc l'imitation de la marque antérieure ALICE, dont elle peut apparaître comme une déclinaison.
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; gestion de fichiers informatiques ; locations d'espaces publicitaires. Télécommunications. Imprimerie ; tirage de photographies. Services de photographie » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Appareils et instruments de communication ; appareils et instruments téléphoniques, en particulier sans fil ; ordinateurs, matériel informatique ; logiciels informatiques. Publications imprimées ; livres ; magazines ; périodiques ; journaux ; produits de l'imprimerie. Publicité ; gestion des affaires commerciales. Télécommunications ».
CONSIDERANT que les services de « Gestion des affaires commerciales ; gestion de fichiers informatiques ; locations d'espaces publicitaires. Télécommunications » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant ;
CONSIDERANT que le service d’ « Imprimerie » de la demande d’enregistrement présente un lien étroit et obligatoire avec les « produits de l’imprimerie » de la marque antérieure, en ce que la prestation du premier a pour objet les seconds, lesquels ont nécessairement recours à la prestation du premier pour leur fabrication ;
Qu’il s’agit donc de service et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu'à cet égard, la similarité entre ces service et produits ne saurait être écartée au motif qu'ils relèvent de classes différentes, dès lors que la Classification internationale n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique ;
Que, de même, est sans incidence l'argument du déposant selon lequel les service et produits en présence ne seraient pas systématiquement fournis par les mêmes prestataires, dès lors que la similarité entre ceux-ci résulte d'un lien de complémentarité étroit engendrant, à lui seul, un risque de confusion sur leur origine pour le consommateur.
CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « tirage de photographies. Services de photographie » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Publications imprimées ; livres ; magazine ; périodiques ; journaux ; produits de l'imprimerie » de la marque antérieure, en ce que les premiers n’ont pas pour objet les seconds, et que ces derniers peuvent être élaborés indépendamment des premiers ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que, de même, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Appareils et instruments de communication; appareils et instruments téléphoniques, en particulier sans fil » de la marque antérieure, en ce que les premiers n’ont pas pour objet les seconds et ne nécessitent pas l’emploi de ces derniers ;
Qu’à cet égard, si certains des appareils précités permettent de « …réaliser des photographies… », cette fonction n’est pas systématique et ne constitue pas la fonction principale de tels appareils ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’en outre, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines sociétés fournissent dans les mêmes points de vente ces services et produits, il n’est pas démontré par la société opposante que cette pratique présenterait un caractère de généralité de nature à créer un risque de confusion sur leur origine ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il n’existe pas de risque de confusion sur leur origine.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certaines de ceux de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Que la dénomination contestée ALICEPHOTO ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe ALICE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition n°08-3492 est reconnue partielleme nt justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; gestion de fichiers informatiques ; locations d'espaces publicitaires. Télécommunications. Imprimerie ».
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 583 675 es t partiellement rejetée, pour les services précités.
Murielle SITBON, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe