INPI, 4 juillet 2022, DC 22-0016

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI DC 22-0016 Le 4 juillet 2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n°2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 27 janvier 2022, la société Seedeck Limited Société de droit de l'Ile de Man (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0016 contre la marque n°15 / 4 177 526 déposée le 29 avril 2015 ci-dessous reproduite : L'enregistrement de cette marque, dont la société MBNM, SAS (le titulaire de la marque contestée) est titulaire, a été publié au BOPI 2016-10 du 11 mars 2016. 2. La demande porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 36 Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Classe 38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Classe 42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en déchéance. Le demandeur « sollicite le prononcé de la déchéance de la marque « WEEZEE », et ce, avec effet à compter du dépôt de la marque dès lors qu'il est établi que la marque n'a jamais été exploitée. Subsidiairement, cette prise d'effet de la déchéance serait de 5 années suivant la publication de l'enregistrement de la marque, soit le 11 mars 2021 ». Le demandeur demande que les coûts de la procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 4 L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 5 La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 14 mars 2022 reçue le 16 mars 2022. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6 Aucune observation ou preuve de l'usage de la marque contestée n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 16 mai 2022.

II.- DECISION

A- Sur le fond 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu de l'article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l'article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 29 avril 2015 et son enregistrement a été publié au BOPI 2016-10 du 11 mars 2016. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 27 janvier 2022. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l'usage sérieux de leur marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 27 janvier 2017 au 27 janvier 2022 inclus pour l'ensemble des services désignés dans l'enregistrement. 15. En l'absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de cette marque pour les services visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Le demandeur « sollicite le prononcé de la déchéance de la marque « WEEZEE », et ce, avec effet à compter du dépôt de la marque dès lors qu'il est établi que la marque n'a jamais été exploitée. Subsidiairement, cette prise d'effet de la déchéance serait de 5 années suivant la publication de l'enregistrement de la marque, soit le 11 mars 2021 ». Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 17. A la lumière de l'article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s'entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d'enregistrement de la marque contestée. 18. En l'espèce, en l'absence de la preuve d'un usage sérieux, le motif de déchéance est survenu le 11 mars 2021 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2016-10 du 11 mars 2016). 19. Ainsi, la date de dépôt de la marque contestée ne peut être considérée comme étant celle à laquelle est survenu un motif de déchéance. 20. En revanche, il y a lieu de donner droit à la requête à titre subsidiaire du demandeur correspondant à la date à laquelle le motif de déchéance est survenu. 21. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 11 mars 2021 pour les services visés dans l'enregistrement. B- Sur la demande de répartition des frais 22. L'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 23. L'arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II., qu' « Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l'article 2.III que « Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 24. En l'espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en déchéance une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait droit à la demande pour l'intégralité des services visés initialement dans la demande en déchéance. 25. En outre, le titulaire de la marque contestée n'a pas présenté d'observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n'a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d'instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n'a pas exposé d'autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 26. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0016 est justifiée. Article 2 : la société MBNM est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°15 / 4 177 526 à compter du 11 mars 2021 pour l'ensemble des services désignés à l'enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société MBNM au titre des frais exposés.