OPP 12-3337 / MAS25/04/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SENTINELLE (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 7 mai 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 9 18 394, portant sur le signe complexe ADVIZE L'EPARGNE AVEC UN GRAND €
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : "Gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ; agences d'informations commerciales ; systématisation et recueil de données dans un fichier central ; publicité ; Courtage de contacts commerciaux, également sur l'internet ; gestion de l'exploitation et des affaires commerciales ; travaux de bureaux ; travaux de bureaux ; services commerciaux et aux entreprises ; consolidation de dépôts pour des tiers ; études de marché ; Courtage ; courtage en ligne ; courtage en bourse ; services d'épargne et de placement ; opérations financières ; consultation en matière financière ; estimation financière et fiscales ; gérance de fortunes ; affaires monétaire ; services et conseils financiers ; transfert électronique de fonds ; analyses financières ; constitution ou investissements de capitaux ; parrainage financier ; placement de fonds ; assurances ; affaires immobilières".
Le 31 juillet 2012, la société EURODATA GmbH & Co.KG (Société régie par les lois de l'Allemagne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale ADVISA, enregistrée le 28 février 2007 sous le n°920 429 et ayant désigné notamment la France par désignation postérieure publiée à la Gazette OMPI Les marques internationales n° 2009/37 du 1 er octobre 2009.
Cet enregistrement a fait l'objet d'une limitation inscrite au Registre international des marques le 13 décembre 2010 et porte notamment sur les services suivants : "Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; tous les services précités à l'exception services afférents à des services de paiement ; assurances ; affaires financières; affaires monétaires ; affaires immobilières tous les services précités à l'exception de services afférents à des services de paiement".
L'opposition a été notifiée le 17 août 2012 à la société déposante sous le n° 12-3337.
Le 5 octobre 2012, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Ces observations et demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 9 octobre 2012. Toutefois, la protection française de la marque antérieure ayant été acceptée depuis moins de cinq ans, l'Institut a informé les parties que son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de cette marque.
Le 12 décembre 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le titulaire de la demande d'enregistrement et l'opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois.
Une commission orale s'est tenue en présence des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société EURODATA GMBH & CO.KG fait valoir à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, la société opposante souhaite que ce dernier soit confirmé sur le plan de la comparaison des services en cause.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur les ressemblances visuelles et phonétiques entre la dénomination invoquée ADVISA et l'élément ADVIZE du signe contesté qui y apparaît distinctif et dominant, le slogan L'EPARGNE AVEC UN GRAND € y apparaissant laudatif et étant placé sur une ligne secondaire en plus petits caractères.
En particulier elle soutient que les services en cause s'adressant à tout type de clientèle, le signe contesté ne se prononcera pas nécessairement à l'anglaise, mais plus spontanément à la française, ce qui renforce les ressemblances phonétiques entre les signes.
A cet égard, elle conteste l'argumentation de la société déposante selon laquelle la séquence commune ADVI- serait peu distinctive, cette dernière n'ayant aucune signification ni aucun pouvoir d'évocation évident et ne pouvant donc être isolée des éléments verbaux précités.
Sur le plan conceptuel, elle estime qu'aucun des signes en cause ne possède de signification claire et précise.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucun argument quant à la comparaison des services.
Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des services en cause, en ce qui concerne les services de "Courtage ; courtage en ligne ; courtage en bourse ; services d'épargne et de placement ; opérations financières ; consultation en matière financière ; estimation financière et fiscales ; gérance de fortunes ; services et conseils financiers ; transfert électronique de fonds ; analyses financières ; constitution ou investissements de capitaux ; parrainage financier ; placement de fonds".
Quant à la comparaison des signes, elle insiste sur les différences d'ensemble entre la dénomination invoquée ADVISA et l'élément ADVIZE du signe contesté.
Elle insiste particulièrement sur les différences phonétiques, le signe contesté se prononçant à l'anglaise ce qui le distingue encore plus de la marque antérieure, le consommateur des services visés étant habitué à lire et prononcer des termes d'origine anglo-saxonne.
Elle estime que la séquence commune ADVI- est peu distinctive en ce qu'elle évoque la notion de conseil ou d'avis. En outre, elle est fréquemment utilisée.
En outre, la marque antérieure apparaît construite autour de l'élément AD, radical latin usuellement présent dans de nombreuses locutions, et du terme VISA, spontanément compris par le consommateur comme faisant référence à la notion d'autorisation.
En revanche, le signe contesté, en raison de l'identité phonétique avec le terme anglais "advise" évoque spontanément la notion de conseil. La société déposante en déduit un caractère faiblement distinctif du terme ADVIZE du signe contesté qui doit être pris en compte dans l'appréciation du risque de confusion.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ; agences d'informations commerciales ; systématisation et recueil de données dans un fichier central ; publicité ; Courtage de contacts commerciaux, également sur l'internet ; gestion de l'exploitation et des affaires commerciales ; travaux de bureaux ; services commerciaux aux entreprises ; consolidation de dépôts pour des tiers ; études de marché ; Courtage ; courtage en ligne ; courtage en bourse ; services d'épargne et de placement ; opérations financières ; consultation en matière financière ; estimation financière et fiscales ; gérance de fortunes ; affaires monétaire ; services et conseils financiers ; transfert électronique de fonds ; analyses financières ; constitution ou investissements de capitaux ; parrainage financier ; placement de fonds ; assurances ; affaires immobilières" ;
Que suite à la limitation de la marque antérieure, la protection en France porte notamment sur les services suivants : "Publicité ; gestion d'affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; tous les services précités à l'exception de services afférents à des services de paiement. Assurances ; Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; tous les services précités à l'exception de services afférents à des services de paiement".
CONSIDERANT que les services de "Gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ; agences d'informations commerciales ; publicité ; Courtage de contacts commerciaux, également sur l'internet ; gestion de l'exploitation et des affaires commerciales ; travaux de bureaux ; travaux de bureaux ; services commerciaux et aux entreprises ; consolidation de dépôts pour des tiers ; études de marché ; affaires monétaire ; assurances ; affaires immobilières" de la demande d'enregistrement contestée identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que les services de "Courtage ; courtage en ligne ; courtage en bourse ; services d'épargne et de placement ; opérations financières ; consultation en matière financière ; estimation financière et fiscales ; gérance de fortunes ; services et conseils financiers ; analyses financières ; constitution ou investissements de capitaux ; parrainage financier ; placement de fonds" de la demande d'enregistrement contestée présentent manifestement les mêmes nature, objet et destination que les services d'"Affaires financières ; tous les services précités à l'exception de services afférents à des services de paiement" de la marque antérieure qui regroupent l'ensemble des prestations relatives aux ressources pécuniaires, à l'argent et aux financements à l'exception de ceux relatifs au paiement ;
Que le service de "transfert électronique de fonds" de la demande d'enregistrement contestée qui vise le déplacement ou le virement de somme d'argent par voie électronique, présente manifestement les mêmes nature, objet et destination que les services d'"Affaires financières ; affaires monétaires ; tous les services précités à l'exception de services afférents à des services de paiement" de la marque antérieure invoquée qui regroupent les services précités ainsi que les affaires ayant trait au recensement des moyens de paiement d'un pays ;
Qu'ainsi, est inopérant l'argument de la société déposante présenté suite au projet de décision selon lequel le libellé précité de la marque antérieure serait trop large ; qu'en effet, force est de constater que chacun des services désignés peut être défini de façon claire et déterminée comme ayant les significations précitées et permettent aux tiers d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante ;
Que tous les services précités visent à recenser et gérer le patrimoine financier et à optimiser les ressources pécuniaires, l'argent et les financements des entreprises ou des particuliers et ne sont pas des services de paiement, de sorte que la limitation opérée par la société opposante sur le libellé de sa marque est sans incidence sur l'appréciation de la similarité entre ces services ;
Que ces services sont en outre assurés par les mêmes prestataires spécialisés (établissements bancaires, courtiers ou assureurs) ;
Que ces services apparaissent donc similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en revanche, que les services de "systématisation et recueil de données dans un fichier central" de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'une prestation consistant à manipuler pour le compte d'un tiers les données susceptibles de figurer dans un fichier central, ne relèvent pas de la catégorie des services de "Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; tous les services précités à l'exception de services afférents à des services de paiement" de la marque antérieure qui s'entendent de prestations de mise à disposition d'une assistance et de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ;
Qu'il ne s'agit pas de services identiques ;
Que ces services ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination ;
Que le fait que "les données systématisées et recueillies dans un fichier central peuvent être des données commerciales" ainsi que l'invoque la société opposante ne saurait suffire à considérer comme similaires les services précités ; qu'en effet, retenir un critère si large reviendrait à considérer comme similaire un grand nombre de services dont les données peuvent être systématisées et recueillies dans un fichier central ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe ADVIZE L'EPARGNE AVEC UN GRAND €, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination ADVISA, ci-dessous reproduite :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté comporte des éléments verbaux, une présentation particulière et des couleurs alors que la marque antérieure possède une dénomination unique ;
Que les signes ont visuellement en commun une dénomination de même longueur possédant quatre lettres identiques présentées dans le même ordre, formant la séquence d'attaque ADVI- ;
Que phonétiquement, les signes ont en commun une dénomination (ADVISA/ADVIZE) comportant les mêmes sonorités d'attaque [ad-vi] et une sonorité sifflante dans la partie finale [z] ;
Qu'à cet égard, la société déposante soutient que le terme ADVIZE apparenté au terme "advise" d'origine anglophone serait prononcé à l'anglaise par le consommateur des services en cause habitué à au vocabulaire anglo-saxon ; que toutefois, rien ne permet d'exclure que ce terme soit prononcé [advize] par le consommateur français moyen des services en cause qui s'adressent à un public de particuliers et d'entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement anglophones, comme le fait valoir à juste titre la société opposante suite au projet de décision ;
Que les différences entre ces signes résultent au sein du signe contesté, d'une part, de la substitution de la séquence finale -ZE aux lettres finales -SA et, d'autre part, dans la présence du slogan L'EPARGNE AVEC UN GRAND €, d'éléments graphiques et de couleurs ;
Que toutefois, cette substitution de lettres n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les dénominations ADVISA et ADVIZE des signes en présence qui possèdent de fortes similitudes (même longueur, physionomie proche, deux premières syllabes identiques et la troisième très proche comportant une sonorité sifflante) ;
Qu'en outre, la présence des termes L'EPARGNE AVEC UN GRAND €, s'apparentant à un slogan publicitaire inscrit sur une ligne inférieure dans des caractères de petite taille et de couleur claire, d'éléments graphiques simples et de couleurs n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ADVIZE au sein du signe contesté, qui est seule susceptible de retenir l'attention du consommateur ;
Qu'intellectuellement, la société déposante invoque la différence d'évocation entre les signes, la marque antérieure ADVISA construite autour de la locution latine AD- et du terme -VISA, étant susceptible d'être perçue comme signifiant "vers l'autorisation" pour le consommateur français, alors que le signe contesté ADVIZE évoquerait un "avis" en anglais en raison de sa proximité avec le terme anglais "advise" ;
Que toutefois, à supposer perçues les acceptions précitées de la marque antérieure et du signe contesté par le consommateur, ce qui n'est nullement évident puisqu'elles nécessitent une connaissance des langues latine et anglaise, elles ne sauraient supplanter les grandes similitudes visuelles et phonétiques existant entre les deux dénominations ADVISA et ADVIZE des signes pris dans leur ensemble ;
Qu'en outre, ne saurait prospérer le découpage de la marque antérieure opéré par la société déposante en deux éléments verbaux AD- et -VISA, dès lors que la dénomination ADVISA sera perçue dans son ensemble et appréhendée de manière nécessairement globale ;
Qu'il existe ainsi entre les deux signes des ressemblances prépondérantes ;
Qu'il convient également de prendre en compte les éléments distinctifs et dominants pour apprécier le risque de confusion ;
Qu'à supposer perçu le rapprochement de la dénomination ADVIZE du signe contesté au terme anglais "advise" signifiant "avis, conseil", il demeure qu'en dépit du caractère faiblement distinctif de cette dénomination, celle-ci présente de grandes ressemblances visuelles et phonétiques avec la dénomination ADVISA constitutive de la marque antérieure ;
Qu'en outre, au sein du signe contesté, la dénomination ADVIZE apparaît comme l'élément dominant de ce signe ; qu'en effet, elle est placée en position d'attaque sur une ligne supérieure et inscrite dans des caractères de grande taille et se trouve suivie des termes L'EPARGNE AVEC UN GRAND € qui, appliqués aux services financiers et commerciaux en présence, apparaissent très faiblement distinctifs et ne sont pas susceptibles de retenir l'attention du consommateur ; que l'inscription de ces termes sur une ligne inférieure dans des caractères de petite taille et de couleur différente contribue à les séparer nettement de la dénomination ADVIZE mise en exergue ; qu'enfin, la présentation particulière de la lettre Z de cette dernière n'altère pas le caractère immédiatement perceptible et la lisibilité de cette dénomination au sein de ce signe ;
Qu'il résulte de ce qui précède un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble.
CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté ADVIZE L'EPARGNE AVEC UN GRAND € ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ADVISA.
CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la société déposante tenant à la connaissance de la demande de marque ADVIZE dont elle est titulaire ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L'opposition n° 12-3337 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur lesservices suivants : "Gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ;agences d'informations commerciales ; publicité ; Courtage de contacts commerciaux,également sur l'internet ; gestion de l'exploitation et des affaires commerciales ; travauxde bureaux ; services commerciaux aux entreprises ; consolidation de dépôts pour destiers ; études de marché ; Courtage ; courtage en ligne ; courtage en bourse ; servicesd'épargne et de placement ; opérations financières ; consultation en matière financière ;estimation financière et fiscales ; gérance de fortunes ; affaires monétaire ; services etconseils financiers ; transfert électronique de fonds ; analyses financières ; constitutionou investissements de capitaux ; parrainage financier ; placement de fonds ; assurances ;affaires immobilières".
Article 2 : La demande d'enregistrement n°12 3 918 394 est part iellement rejetée, pour les servicesprécités.
Marie-Anne CHASSAING, Juriste
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Marie R Chef du Service des Oppositions