INPI, 5 septembre 2013, 12-5103

OPP 12-5103 / VR 05/09/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FITTINGBOX (société anonyme) a déposé, le 12 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 945 430 portant sur la dén omination OPTISSO. Le 5 décembre 2012, la société BALOU HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale OPTISSIMO déposée le 9 juin 2010 et enregistrée sous le n° 37 44998. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, dont elle pourrait apparaître comme une déclinaison. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 20 décembre 2012 sous le n° 12- 5103. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments optiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception et développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité, relations publiques, services de diffusion d'informations publicitaires par voie électronique, diffusion et distribution de documentation publicitaire et de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, échantillons, imprimés, présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail, promotion des ventes dans le domaine des articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie, services d'abonnement à des journaux et lettres d'information sur les articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie, sur les soins médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie, informations et conseils commerciaux aux consommateurs, organisation de colloques, de séminaires et de conférences dans un but commercial et de publicité dans le domaine de l'optique, organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle, études et recherches de marchés, mercatique dans le domaine de l'optique, marchandisage dans le domaine de l'optique, services de vente au détail d'articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie, traitement administratif de commandes d'achats, traitement commercial de commandes d'achats, passation et réception de commandes d'articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie, gestion de fichiers informatiques de commandes d'articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie, aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, administration commerciale de licences de produits et services de tiers, services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises], services de sous-traitance [assistance commerciale] ». CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Appareils et instruments optiques ; disques acoustiques ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires, notamment à l’évidence, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les services de « conception et développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations techniques rendues par des ingénieurs ou des informaticiens en vue de créer et développer des produits, n’entrent manifestement pas dans la catégorie générale des « services de diffusion d'informations publicitaires par voie électronique, traitement administratif de commandes d'achats, traitement commercial de commandes d'achats, passation et réception de commandes d'articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie, gestion de fichiers informatiques de commandes d'articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de diverses prestations visant à réaliser toute tâche administrative et commerciale pour le compte de tiers ; Que ces services ne sont pas identiques ; Qu’en outre, le fait que les services précités de la marque antérieure ne fonctionnement que grâce aux services précités de la demande d’enregistrement contestée ne saurait être de nature à justifier d’un risque de confusion entre ces services ; Que les services de la demande d’enregistrement n’ont pas spécifiquement pour objet les services de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la généralisation de l’outil informatique ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services visant à proposer des conventions permettant l’accès à des réseaux de communication à distance d’informations, ne forment manifestement pas une catégorie générale dans laquelle entrent les « services d'abonnement à des journaux et lettres d'information sur les articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie, sur les soins médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de services visant à proposer des conventions portant sur la livraison régulière de journaux et de lettres d’informations ; Que ces services ne présentent pas davantage le même objet et ne relèvent pas des mêmes prestataires (opérateurs de télécommunication pour les premiers / entreprises de souscription d'abonnement à des journaux et lettres d’informations pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « traitement administratif de commandes d'achats, traitement commercial de commandes d'achats, passation et réception de commandes d'articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie, gestion de fichiers informatiques de commandes d'articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie » de la marque antérieure invoquée, en ce que les seconds ne nécessitent pas obligatoirement le recours aux premiers, lesquels peuvent présenter de multiples applications dans d’autres domaines ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de vente au détail d'articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie » de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement l’objet des seconds, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « Télécommunications ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de diffusion d'informations publicitaires par voie électronique, présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail, informations et conseils commerciaux aux consommateurs, organisation de colloques, de séminaires et de conférences dans un but commercial et de publicité dans le domaine de l'optique, organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle, marchandisage dans le domaine de l'optique, traitement administratif de commandes d'achats, traitement commercial de commandes d'achats, passation et réception de commandes d'articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie, gestion de fichiers informatiques de commandes d'articles de lunetterie, d'optique et d'ophtalmologie » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’ayant pas pour objet la réalisation des seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination OPTISSO, reproduite ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination OPTISSIMO, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations OPTISSO et OPTISSIMO en présence (longueur proche, sept lettres identiques placées dans le même ordre formant les séquences OPTISS-O, syllabes d’attaque identiques [optiss-] et sonorités finales marquées par le son O), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes ; Que la suppression des lettres I et M au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette différence se situe en fin d’un élément verbal long et que les dénominations en cause restent marquées par les séquences communes OPTISS-O et les sonorités proches qui en découlent ; Qu’ainsi, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, le consommateur étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que la dénomination contestée OPTISSO constitue donc l’imitation de la marque antérieure OPTISSIMO. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi, la dénomination contestée OPTISSO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale OPTISSIMO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits etservices suivants : « Appareils et instruments optiques ; disques acoustiques ; lunettes(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Publicité ; gestion des affairescommerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour destiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente audétail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiersinformatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicitéen ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen decommunication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ;diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; conversion de données ou dedocuments d'un support physique vers un support électronique » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Vanessa RIBERTY, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe