INPI, 20 mai 2022, NL 21-0228

Mots clés
produits • nullité • risque • propriété • terme • déchéance • société • publication • rapport • règlement • représentation • rôle

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 21-0228
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : BE A DISSIDENT ; DISSIDENT
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 4743663 ; 005901161
  • Parties : S.R.G. APPAREL PLC / SPORT SESSION COMMUNICATION SARL

Résumé

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Texte intégral

NL 21-0228 Le 20/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 8 novembre 2021, la société S.R.G. Apparel PLC (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0228 contre la marque verbale n°21/4743663 déposée le 15 mars 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société SPORT SESSION COMMUNICATION (société à responsabilité limitée), est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-27 du 9 juillet 2021. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n°005901161, déposée le 3 mai 2007, dont l’enregistrement a été publié le 7 avril 2008 et régulièrement renouvelé le 1er février 2017, portant sur le signe ci- dessous reproduit : DISSIDENT 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque complexe contestée et la marque verbale antérieure DISSIDENT arguant de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes en cause. Le demandeur sollicite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse du déposant indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 31 décembre 2021, reçu le 5 janvier 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 7 mars 2022 (les 5 et 6 mars 2022 étaient un samedi et un dimanche).

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du même code dispose notamment qu’est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure verbale DISSIDENT. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- Sur les produits 14. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de certains des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». 17. Les produits de la marque contestée objets de la demande en nullité sont identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque attaquée. 2- Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. 19. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : DISSIDENT 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée est composée de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière en couleurs et que la marque antérieure comporte un terme unique. 23. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme DISSIDENT, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. 24. Si certaines des lettres du terme DISSIDENT de la marque contestée sont inversées (les deux S, le deuxième D et le N) et les lettres E stylisées, ce terme n’en demeure pas moins immédiatement identifiable et parfaitement lisible. 25. Conceptuellement, les deux signes portent la même évocation du terme dissident, signifiant « qui se sépare du fait d’une divergence d’opinion » comme le rappelle le demandeur, la marque contestée BE A DISSIDENT étant aisément traduite par le public français comme signifiant « soit un dissident » et donc comme une expression s’adressant directement à ce dernier pour l’inciter à adopter un comportement dissident, évocation qui se retrouve donc dans la marque antérieure. 26. Les signes diffèrent par la présence, dans la marque contestée, des termes « BE A » placés en attaque et d’une présentation particulière en couleurs et dans un cartouche noir. 27. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra point 29 à 32). 28. Les signes en présence comportent ainsi des similitudes phonétiques, visuelles et intellectuelles moyennes, générant des ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 29. L’élément verbal commun DISSIDENT apparait distinctif au regard des produits en cause. 30. Par ailleurs, cet élément verbal, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté. 31. En effet, la présentation adoptée, à savoir la calligraphie particulière, les couleurs et le cartouche noir, n’altère pas la lisibilité de l’élément verbal et son caractère immédiatement perceptible. En outre, les termes « BE A » aisément traduits du public pertinent comme l’injonction « soit » se rapportent directement au terme « DISSIDENT », en sorte que le public est incité à porter son attention sur l’élément verbal DISSIDENT. 32. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3- Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 33. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. 34. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 35. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public des produits en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière. 36. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 37. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée du terme DISSIDENT n’étant pas discuté, doit être considéré comme normal. 4- Sur l’appréciation globale du risque de confusion 38. L'appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 39. En l'espèce, compte tenu de l’identité des produits en cause, des ressemblances entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominant, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 40. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les produits objets de la demande en nullité visés au point 15. C- Sur la répartition des frais 41. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 42. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 43. Il prévoit en outre dans son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » 44. Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 45. En l'espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait droit à la demande pour l'intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 46. Par ailleurs, la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande. 47. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0228 est justifiée. Article 2 : La marque n°21/4743663 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société SPORT SESSION COMMUNICATION au titre des frais exposés.