INPI, 8 janvier 2015, 2014-3235

OPP 14-3235 / MS 09/01/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société V33 S.A. (société anonyme) a déposé, le 14 avril 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 084 018 portant sur le signe verbal DECO ACTIV’. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Couleurs, vernis, laques, peintures, lasures (tous ces produits étant non isolants) ; matières tinctoriales ; produits de traitement et d'imprégnation du bois et notamment des parquets ; produits pour la vitrification des sols et notamment des parquets ; préservatifs contre la détérioration du bois ; préservatifs contre la rouille ; diluants pour couleurs, pour laques et pour peintures ; mastic (résine naturelle), pâte à bois (résine naturelle), enduits (peintures), résine naturelle à l'état brut avec adjonction de bois (bois synthétique), huiles pour la conservation du bois ; produits contre la ternissure des métaux, produits pour la protection des métaux, peintures bactéricides ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences). Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; décapants ; cires à parquet, encaustiques ; produits pour l'enlèvement de la rouille. Matières à calfeutrer et notamment mastics pour joints et joints d'isolation ; résines synthétiques (produits semi-finis), enduits isolants, peintures isolantes ; résine synthétique semi-finie à base de bois (bois synthétique) ». Par télécopie du 9 juillet 2014, confirmée le lendemain, la société INITIATIVES DECORATION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LES DECORATIVES déposée le 27 février 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 633 069. Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits suivants : « Peintures murales ; peintures pour meubles ; laques (peintures) murales ; laques (peintures) pour meubles ; enduits (peintures) ; enduits pour le bois (peintures) ; glaçures (enduits) ; fixatifs (vernis) ; diluants pour laques ; produits pour la conservation et l'entretien du bois et des meubles ». L'opposition a été notifiée à la déposante le 7 août 2014. Cette dernière a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement selon déclaration inscrite au Registre national des marques le 2 septembre 2014. Par ailleurs, la déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition et invité l’opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. L’opposante a fourni les pièces susvisées dans le délai imparti Le 17 novembre 2014, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision. L’opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et sollicité une audition. La déposante a répondu à cette contestation. La commission orale s’est tenue le 5 janvier 2014 en présence des mandataires des parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE La société INITIATIVES DECORATION fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes est accentué par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure « …exploitée de longue date et donc bien connue du public… ». Dans ses observations faisant suite au projet de décision et présentées lors de l’audition, l’opposante insiste sur les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les signes, ainsi que sur le caractère distinctif élevé la marque antérieure dont elle invoque la notoriété. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société V33 S.A. conteste : - la comparaison des produits, en ce qu’elle porte sur les services « Peintures bactéricides. Matières à calfeutrer et notamment mastics pour joints et joints d'isolation ; résines synthétiques (produits semi-finis) ; résine synthétique semi-finie à base de bois (bois synthétique) » de la demande d'enregistrement ; - ainsi que la comparaison des signes. Dans ses observations faisant suite au projet de décision et présentées lors de l’audition, la déposante répond à l’argumentation de l’opposante et sollicite la confirmation du projet de l’Institut.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé des produits visés par l’opposition est le suivant : « Couleurs, vernis, laques, peintures, lasures (tous ces produits étant non isolants) ; matières tinctoriales ; produits de traitement et d'imprégnation du bois et notamment des parquets ; produits pour la vitrification des sols et notamment des parquets ; préservatifs contre la détérioration du bois ; préservatifs contre la rouille ; diluants pour couleurs, pour laques et pour peintures ; mastic (résine naturelle), pâte à bois (résine naturelle), enduits (peintures), résine naturelle à l'état brut avec adjonction de bois (bois synthétique), huiles pour la conservation du bois ; produits contre la ternissure des métaux, produits pour la protection des métaux, peintures bactéricides ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences). Matières à calfeutrer et notamment mastics pour joints et joints d'isolation ; résines synthétiques (produits semi-finis), enduits isolants, peintures isolantes ; résine synthétique semi-finie à base de bois (bois synthétique) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Peintures murales ; peintures pour meubles ; laques (peintures) murales ; laques (peintures) pour meubles ; enduits (peintures) ; enduits pour le bois (peintures) ; glaçures (enduits) ; fixatifs (vernis) ; diluants pour laques ; produits pour la conservation et l'entretien du bois et des meubles ». CONSIDERANT que les « Couleurs, vernis, laques, peintures, lasures (tous ces produits étant non isolants) ; matières tinctoriales ; produits de traitement et d'imprégnation du bois et notamment des parquets ; produits pour la vitrification des sols et notamment des parquets ; préservatifs contre la détérioration du bois ; préservatifs contre la rouille ; diluants pour couleurs, pour laques et pour peintures ; mastic (résine naturelle), pâte à bois (résine naturelle), enduits (peintures), résine naturelle à l'état brut avec adjonction de bois (bois synthétique), huiles pour la conservation du bois ; produits contre la ternissure des métaux, produits pour la protection des métaux ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; enduits isolants, peintures isolantes » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que les « Peintures bactéricides » de la demande d'enregistrement, tout comme les « Peintures murales » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie générale des peintures laquelle inclut les peintures aux propriétés ou aux destinations spécifiques ; Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Matières à calfeutrer et notamment mastics pour joints et joints d'isolation. Résines synthétiques (produits semi-finis) ; résine synthétique semi-finie à base de bois (bois synthétique) » de la demande d'enregistrement, tout comme les « Enduits (peintures) ; enduits pour le bois (peintures) ; glaçures (enduits) » de la marque antérieure, sont des matières qui servent à traiter une surface afin de faire disparaître certaines irrégularités (calfeutrer, réparer, masquer pour les premiers / lisser, protéger pour les seconds) ; Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient la déposante, les produits précités de la demande d'enregistrement ne sont pas exclusivement destinés à l’isolation et les produits précités de la marque antérieure ne servent pas exclusivement à protéger ou décorer ; Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte le signe verbal DECO ACTIV’ ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LES DECORATIVES, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils ont en commun la séquence DECO ainsi que les lettres et sonorités A-TIV ; Que toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à créer entre eux un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que, pris dans leur ensemble, ils présentent des différences propres à les distinguer nettement ; Qu’en effet visuellement, les éléments verbaux DECO ACTIV’, constitutifs du signe contesté, et DECORATIVES de la marque antérieure se distinguent par leur longueur et leur structure (deux termes de quatre et cinq lettres se terminant par une apostrophe pour le signe contesté, une dénomination de onze lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ; Qu’en outre, la présence, au sein de la marque antérieure, de l’article LES, figurant sur une ligne supérieure, ainsi que d’éléments figuratifs de grande taille et de couleurs, accentue les différences visuelles entres les deux signes ; Que phonétiquement, les éléments verbaux DECO ACTIV’ et DECORATIVES se distinguent par leur sonorité centrale (sonorité heurtée [ak] au sein du signe contesté / sonorité roulée [ra] au sein de la marque antérieure) ; Que les différences phonétiques sont encore renforcées par la présence de l’article LES au sein de la marque antérieure qui confère aux signes en présence un rythme et des sonorités d’attaque distincts ; Qu’intellectuellement, le signe contesté renvoie à une décoration « active » c’est-à-dire rapide, efficace ou réalisée à partir de produits ayant une action particulière, évocation absente de la marque antérieure qui fait simplement référence aux qualités décoratives des produits ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression ; Qu’en effet, l’élément DECO commun aux deux signes, abréviation courante du terme « décoration », apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en présence dont il désigne la destination, de sorte que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées entre les signes en présence sont d'autant plus sensibles. CONSIDERANT que le signe contesté DECO ACTIV’ ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure LES DECORATIVES, dont il ne saurait être perçu comme une déclinaison, contrairement à ce que soutient l’opposante ; Qu'à cet égard, l’opposante invoque le caractère distinctif élevé de la marque antérieure « …exploitée de longue date et donc bien connue du public… » ; qu’il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure est connue par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que toutefois, les pièces fournies par l’opposante aux fins de démontrer l’usage de la marque antérieure, si elles attestent bien d’une exploitation de cette dernière, n’établissent nullement sa notoriété. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en présence ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté DECO ACTIV’ peut être adopté comme marque pour désigner les produits identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque complexe LES DECORATIVES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Murielle BOHEC, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R DChef du service des oppositions