INPI, 11 septembre 2013, 13-1214

OPP 13-1214/ MLE 11/09/2013

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

Madame Judith M a déposé, le 21 décembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 970 713, portant sur le signe verbal UNICIT Y PARIS.

Le 7 mars 2013, la société UNICITY PROPERTIES, INC (société organisée selon les lois de l’Utah), régulièrement représentée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale UNICITY, déposée le 24 octobre 2000 et enregistrée sous le n° 001 920 073.A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.

L’opposition a été notifiée à la société déposante le 28 mars 2013 sous le numéro 13-1214. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ;

Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « Publicité; établissement de franchises commerciales de vente directe; établissement de circuits de distribution indépendant et services d'assistance technique en rapport avec l'établissement et/ou l'exploitation de la commercialisation de gros et de détail de personne à personne de différents produits dans un système de marketing de réseau qui distribue des produits de soins personnels, des cosmétiques, des compléments nutritionnels et des compléments diététiques».

CONSIDERANT que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à but de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services de « publicité » de la marque antérieure.CONSIDERANT en revanche que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée se définissent respectivement comme suit :

- les « conseils en organisation et direction des affaires » comme des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matières commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques, rendues par des entreprises d'audit et de conseils ;

- la « comptabilité » comme une prestation consistant à tenir les comptes d’une société en vue de répertorier toutes ses opérations commerciales de celle-ci ;

Que les services d’« établissement de franchises commerciales de vente directe; établissement de circuits de distribution indépendant et services d'assistance technique en rapport avec l'établissement et/ou l'exploitation de la commercialisation de gros et de détail de personne à personne de différents produits dans un système de marketing de réseau qui distribue des produits de soins personnels, des cosmétiques, des compléments nutritionnels et des compléments diététiques » de la marque antérieure désignent la mise en place d’accords en vue d’une collaboration entre le propriétaire d’une marque ou d’une enseigne et un ou plusieurs commerçants indépendants dans les domaines cosmétiques et de la diététique ;

Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services identiques ;

Que les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage les mêmes nature et objet que les services de la marque antérieure (services d’audit et d’expertise comptable rendus par des cabinets de conseils et d’experts comptables pour les premiers, services spécifiques liés à l’établissement de franchises dans des domaines particuliers pour les seconds) ;

Que ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers susceptibles de concerner les opérations commerciales les plus diverses, ne s’appliquant pas nécessairement aux seconds.

Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée se définissent respectivement comme suit :

- la « gestion des affaires commerciale » comme une prestation de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale ;

- l’ « administration commerciale » comme une prestation de la mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ;

Que ces services ne présentent donc pas les mêmes nature et objet que les services d’« établissement de circuits de distribution indépendant et services d'assistance technique en rapport avec l'établissement et/ou l'exploitation de la commercialisation de gros et de détail de personne à personne de différents produits dans un système de marketing de réseau qui distribue des produits de soins personnels, des cosmétiques, des compléments nutritionnels et des compléments diététiques », de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

Que ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers susceptibles de concerner les opérations commerciales les plus diverses, ne s’appliquant pas nécessairement aux seconds.

Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée se définissent respectivement comme suit :

- les «travaux de bureau ; reproduction de documents » de prestations visant à réaliser des tâches administratives et de secrétariat pour le compte de tiers ;

- la « gestion de fichiers informatiques » de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;

- les services d’« abonnement à des journaux (pour les tiers), services d’abonnement à des services de télécommunications pour les tiers » de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison de journaux et la liaison à des services de télécommunications ;

- les services de « bureau de placement » d’un service rendu par des organismes spécialisés visant à répartir les offres et demandes d’emploi aux fins de permettre le recrutement de personnel ;

- l’ « organisation d’expositions à buts commerciaux » de l’ensemble des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d'opérations d'achat et de revente, soit dans le but d'assurer la promotion de produits ou de services ;

Que les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« établissement de franchises commerciales de vente directe; établissement de circuits de distribution indépendant et services d'assistance technique en rapport avec l'établissement et/ou l'exploitation de la commercialisation de gros et de détail de personne à personne de différents produits dans un système de marketing de réseau qui distribue des produits de soins personnels, des cosmétiques, des compléments nutritionnels et des compléments diététiques », de la marque antérieure, le recours aux premiers, susceptibles d’être rendus dans les domaines les plus divers n’étant pas indispensable à la prestation des seconds ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains services de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal UNICITY PARIS, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal UNICITY, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté comporte deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique ;

Que les signes ont en commun le terme UNICITY ;

Que s’ils diffèrent par l’adjonction dans le signe contesté du terme PARIS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;

Qu’en effet, l’élément commun UNICITY, distinctif au regard des services en cause présente un caractère dominant dans le signe contesté au sein duquel il est présenté en attaque et suivi du terme PARIS susceptible d’être perçu du public comme l’indication du lieu où sont proposés les services en cause, ce qui le rend faiblement distinctif à leur égard ;

Qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure ;

Qu’en raison de l’identité et/ou de la similarité de certains des services en cause, conjuguée à l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné au regard desdits services.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté UNICITY PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour les services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque communautaire verbale UNICITY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à but de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

Mathilde LE BAIL, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle

Christine B Chef de groupe