INPI, 4 novembre 2021, NL 21-0075

Mots clés
société • nullité • propriété • déchéance • publication • ressort • tiers • spectacles • preuve • production • produits • relever • prêt • signature • pseudonyme

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 21-0075
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : NOBZ FILMS
  • Classification pour les marques : CL41
  • Numéros d'enregistrement : 4618887
  • Parties : NOBZ PROD SASU ; D / LDB CONSULTING SAS

Résumé

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Texte intégral

NL 21-0075 Le 04/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 12 avril 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle NOBZ PROD et Monsieur B D (les demandeurs) ont présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21- 0075 contre la marque n°20/4618887 déposée le 29 janvier 2020, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée LDB CONSULTING est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-12 du 26 mars 2021. 2. Les demandeurs indiquent que la demande en nullité est formée contre une partie de la marque contestée mais citent dans ladite demande l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 3. Les demandeurs invoquent le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité aux termes duquel les demandeurs font valoir les arguments suivants : - Le dépôt de la marque contestée s’est inscrit dans un contexte « particulièrement dégradé entre les parties depuis plusieurs mois et des actions pré-contentieuses puis contentieuses menées par [le titulaire de la marque contestée] » ; - Les demandeurs ont entrepris des démarches relativement au signe « NOBZ FILMS » antérieurement au dépôt de la marque contestée ; - « depuis le dépôt de la Marque Litigieuse aucune exploitation n’en a été faite par [le titulaire de la marque contestée][…] alors que [les demandeurs] l’exploite[nt] depuis de nombreux mois » ; - « en raison de leur relation tant amicale que professionnelle des plus ancienne, il est dès lors plus que vraisemblable que [le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée et celle-ci] ont eu connaissance des projets [du demandeur personne physique] dans l’audiovisuel et l’évènementiel sous le nom Nobz Films étant rappelé que ce nom n’est que la déclinaison de son pseudonyme « Nobs » dont il use dans son activité de façon courante depuis longue date notamment avec [le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée] » ; - « l’objectif inavoué [du dirigeant de la société titulaire de la marque contestée et de celle- ci] n’ont été que de priver [le demandeur personne physique] et ses sociétés d’utiliser un signe nécessaire à son activité alors qu’il est évident qu’ils avaient une parfaite connaissance de l’exploitation publique notamment via les réseaux sociaux du nom commercial « Nobz Films» par ces derniers » ; - Les demandeurs sollicitent également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, à hauteur de 900 euros. Il convient de souligner que dans leur exposé des moyens, les demandeurs ont visé également les « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent » (page 7) ; toutefois, ces services ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriels et par courrier simple à l’adresse potentielle du destinataire indiqué lors du dépôt dont l’Institut a pu prendre connaissance. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 11 juin 2021, reçu le 15 juin 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 16 août 2021.

II.- DECISION

A- Sur le motif absolu de nullité 1. Sur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond 11. La Cour de justice de l'Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 12. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 13. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 14. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue. 15. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : et que les demandeurs invoquent l’usage antérieur de ce signe dans les domaines de « l’audiovisuel et l’évènementiel ».  Connaissance de l’usage antérieur du signe NOBZ FILMS 16. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29 janvier 2020. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe NOBZ FILMS par les demandeurs. 17. Les demandeurs font valoir que : - le demandeur (personne physique) est surnommé, depuis l’enfance « Nobs », ce que le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée ne saurait ignorer dès lors qu’il le connait depuis près de 35 ans ; à ce titre, le demandeur (personne physique) a imaginé décliner son surnom dans le cadre du développement de ses activités professionnelles notamment dans l’audiovisuel et l’évènementiel ; - ils ont fait l’acquisition de différents noms de domaine ayant comme préfixe « Nobz » dont les noms de domaines « nobz-films.com » et « nobz-films.fr », le 20 novembre 2019 ; - parallèlement, le demandeur (personne physique) créait et gérait le compte « Nobz Films», sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook dès novembre 2019 ; - le demandeur (personne physique) sollicitait par ailleurs un graphiste en novembre 2019 afin qu’il crée un logo pour son site internet et pour tous ses supports de communication afin de constituer son enseigne, puis la dénomination sociale de sa future société. Les demandeurs soutiennent ainsi : - qu’en raison de leur relation tant amicale que professionnelle des plus ancienne, il est dès lors plus que vraisemblable que le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée et celle-ci ont eu connaissance des projets du demandeur (personne physique) dans l’audiovisuel et l’évènementiel sous le nom Nobz Films ; - qu’il est évident que le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée et celle-ci avaient une parfaite connaissance de l’exploitation publique notamment via les réseaux sociaux du nom commercial « Nobz Films » par le demandeur personne physique et ses sociétés ; - que « l’objectif inavoué » du dirigeant de la société titulaire de la marque contestée et de celle-ci n’ont été que de priver les demandeurs d’utiliser un signe nécessaire à leur activité alors qu’il est évident qu’ils avaient une parfaite connaissance de l’exploitation publique notamment via les réseaux sociaux du nom commercial « Nobz Films» par ces derniers ; A l’appui de ces éléments, les demandeurs ont notamment fourni les pièces suivantes datées antérieurement au dépôt de la marque contestée : - Pièces n°15 et n°15bis : emails adressés par le demandeur personne physique au dirigeant de la société titulaire de la marque contestée, signés « Nobs » par le demandeur personne physique - Pièces n°2 et n°2bis : rapports de recherches d’antériorités émis par l’INPI sur le nom « NOBZ » parmi les marques en classe 41 et parmi les sociétés, adressés au demandeur personne physique - Pièce n°3 : facture émise par OVH relative à la réservation notamment des noms de domaine nobz-films.com / nobz-films.fr - Pièce n°6 : extrait d’un compte « NOBZFILMS » sur le réseau social Instagram - Pièce n°8 : extrait d’un compte « NOBZ FILMS » sur le réseau social Facebook - Pièce n°12 : devis émis par ALT ET REGO relative à la charte graphique « NOBZ FILMS», adressé au demandeur personne physique - Pièce n°13 : note d’honoraires émise par ALT ET REGO relative au logotype « NOBZ FILMS », adressée au demandeur personne physique 18. En l’espèce, il ressort d’une des lettres de mise en demeure adressées par le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée, pour le compte d’une autre société, au demandeur personne morale (pièce n°18), et de l’assignation par le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée des demandeurs notamment (pièce n°19), qu’un contentieux existe entre eux concernant notamment la communication faite par les demandeurs sur les réseaux sociaux au sujet de la production d’un film intitulé « The Collector », et le prix obtenu pour ce film dans le cadre d’un concours. Il y est notamment indiqué que « Les récentes jaquettes du film (novembre 2019), largement diffusées sur les réseaux sociaux, mentionnent « Nobz Films » comme producteur ». L’assignation mentionne également que « son générique ne crédite plus que [le demandeur personne morale] en qualité de producteur, voire NobzFilm, qui n’est jamais intervenue dans ce projet. Par ailleurs, les jaquettes du film largement diffusée sur les réseaux sociaux depuis novembre 2019, reléguaient Yene Management au rang de « participant » dans un premier temps, pour en supprimer toute référence dans un second temps ». Il apparaît ainsi que la communication litigieuse faite par les demandeurs sur les réseaux sociaux concernant le film a commencé antérieurement au dépôt de la marque contestée et était associée à l’exploitation du signe NOBZ FILMS par les demandeurs (tel que cela apparaît sur les pièces n°6 et n°8 précitées, auxquelles ont pu avoir accès le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée et cette dernière). Il peut en outre en être déduit que le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée et cette dernière avaient connaissance de l’exploitation du signe NOBZ FILMS par les demandeurs, depuis une date antérieure au dépôt de la marque contestée (le 29 janvier 2020). 19. L’ensemble des éléments et pièces fournis par les demandeurs sont ainsi de nature à démontrer l’utilisation du surnom NOBS par le demandeur personne physique, l’exploitation du signe NOBZ FILMS par les demandeurs antérieurement au dépôt de la marque contestée, ainsi que la connaissance par le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée et par cette dernière du surnom précité et de l’exploitation du signe précité faite par les demandeurs. 20. Il en résulte ainsi que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de cette marque, l’usage antérieur du signe NOBZ FILMS par les demandeurs dans l’audiovisuel et l’évènementiel.  L’intention du titulaire de la marque contestée 21. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 22. Les demandeurs font valoir que le dépôt litigieux a été effectué par le titulaire de la marque contestée le 29 janvier 2020 dans un contexte « particulièrement dégradé entre les parties depuis plusieurs mois et des actions pré-contentieuses puis contentieuses menées par [le titulaire de la marque contestée] ». lls ont fourni des lettres de mise en demeure et une assignation les visant (pièces n°18 et 19) confirmant les relations litigieuses entre les parties depuis cette date. Les demandeurs font en outre valoir que « depuis le dépôt de la Marque Litigieuse aucune exploitation n’en a été faite par [le titulaire de la marque contestée][…] alors que [les demandeurs] l’exploite[nt] depuis de nombreux mois ». 23. En l’espèce, il ressort de l’historique des relations entre les parties dressé par les demandeurs et des pièces transmises, que le demandeur personne physique et le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée se sont associés pour la création d’une société « dans le but de proposer des prestations techniques à des théâtres parisiens ou d’assurer la direction technique des projets de productions [du demandeur personne morale] ou ceux d’autres producteurs » (cette société a été créée le 18 mai 2018, d’après la pièce n°19 fournie par les demandeurs et correspondant à une assignation des demandeurs notamment par le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée). Toutefois, suite à des différends entre les associés, l’intégralité des parts sociales de cette société a été acquise par le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée, par la signature d’un acte de cession de parts sociales le 28 décembre 2019, soit environ un mois avant le dépôt de la marque contestée (pièce 19 précitée). 24. Il découle ainsi de la chronologie des faits soulevés par les demandeurs qu’en demandant l’enregistrement de la marque contestée en son nom, le titulaire de la marque contestée, dont le dirigeant et les demandeurs venaient de rompre des relations d’affaires un mois auparavant, et en ayant connaissance de l’usage antérieur du signe par les demandeurs, a fait preuve d’un comportement s’écartant des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 25. Si cette intention s’inscrit dans un contexte de dégradation des relations entre les parties, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un agissement déloyal et un détournement de la fonction des marques. 26. Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services désignés dans son enregistrement. B- Sur la répartition des frais 27. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 28. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 29. Il indique, en outre, dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 30. En l’espèce, les demandeurs ont sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante « en vertu de l’arrêté du 4 décembre 2020 et des procédures de l’INPI […] à savoir en l’état le montant de 900 euros ». 31. Les demandeurs doivent être considérés comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des services contestés par les demandeurs. 32. Par ailleurs, la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée a été caractérisée. 33. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 900 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par les demandeurs au titre de la phase écrite et au titre des frais de représentation, tel que sollicité par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 21-0075 est justifiée. Article 2 : La marque n°20/4618887 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés dans son enregistrement. Article 3 : La somme de 900 euros est mise à la charge de la société LDB CONSULTING au titre des frais exposés. 8