INPI, 24 juillet 2020, OP 20-0138

OPP 20-0138 14/04/2020

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Devenu définitif le 24 juillet 2020

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I. -

FAITS ET PROCEDURE

S

Monsieur E B , a déposé, le 16 octobre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4591160, portant sur le signe verbal 100 ONLY !.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ».Le 8 janvier 2020, la société AKTIESELSSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 (société de droit danois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal ONLY, déposée le 1 er septembre 2008, enregistrée sous le n°7202336 et régulièrement renouvelée.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Rassemblement (non transport) d'une sélection de produits, afin de permettre à des tiers de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans des commerces de détail, commerces de gros ou via des supports électroniques, à savoir savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits pour les dents, lunettes, lunettes solaires, métaux précieux et articles en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux d'animaux et cuir, valises et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures et chapellerie ».

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 20-0138 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

La société opposante, fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments suivants.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, le déposant présente une argumentation relative à la comparaison des signes en cause.III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ».

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Rassemblement (non transport) d'une sélection de produits, afin de permettre à des tiers de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans des commerces de détail, commerces de gros ou via des supports électroniques, à savoir savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits pour les dents, lunettes, lunettes solaires, métaux précieux et articles en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux d'animaux et cuir, valises et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures et chapellerie ».

CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) » apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche que les « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent respectivement comme suit :

- de prestations intellectuelles visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale ;

- de prestations de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ;

- de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ;

- de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client pour la livraison régulière de journaux ou l’accès à un réseau de télécommunication ;

- de méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations : communication institutionnelle) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, et non provoquer l'achat d'un objet spécifique ;Que ces services, tels que définis, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Rassemblement (non transport) d'une sélection de produits, afin de permettre à des tiers de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans des commerces de détail, commerces de gros ou via des supports électroniques, à savoir savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits pour les dents, lunettes, lunettes solaires, métaux précieux et articles en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux d'animaux et cuir, valises et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures et chapellerie » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations tendant à regrouper et mettre en valeur des produits afin d’inciter le public à les acheter ;

Qu’en outre, que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne nécessitent pas nécessairement le recours aux premiers pour leur mise en œuvre ;

Qu'ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent respectivement comme suit :

- de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ;

- de procédés permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment la situation financière générale de cette entreprise ;

- de prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié

- d’organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois ;

- de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ;

- de prestations de mise à disposition de connaissances particulières dans le domaine commercial pour améliorer la compétitivité d’une entreprise ;

- de services proposés par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients afin de les décharger de la recherche d’un service en servant d’intermédiaire auprès d’un prestataire ;

Que ces services, tels que définis, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Rassemblement (non transport) d'une sélection de produits, afin de permettre à des tiers de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans des commerces de détail, commerces de gros ou via des supports électroniques, à savoir savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits pour les dents, lunettes, lunettes solaires, métaux précieux et articles en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux d'animaux et cuir, valises et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures et chapellerie » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis ;

Qu’en outre, les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne nécessitent pas nécessairement le recours aux premiers pour leur mise en œuvre ;

Qu'ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT enfin que les « service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestation consistant à saisir, supprimer, modifier etplus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Rassemblement (non transport) d'une sélection de produits, afin de permettre à des tiers de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans des commerces de détail, commerces de gros ou via des supports électroniques, à savoir savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits pour les dents, lunettes, lunettes solaires, métaux précieux et articles en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux d'animaux et cuir, valises et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures et chapellerie » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis ;

Qu’en outre, les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne font pas nécessairement appel aux premiers pour leur mise en œuvre ;

Qu'ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal 100 ONLY !, ci- dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination ONLY.

CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un nombre suivi d’un élément verbal et d’un point d’exclamation alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique ;

Que les signes en cause ont en commun la dénomination ONLY, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Qu’ils diffèrent par la présence du nombre 100 et d’un point d’exclamation dans le signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu’en effet, la dénomination ONLY apparait distinctive à l’égard des services en présence, dès lors qu’elle ne constitue pas la désignation des services en cause ni ne peut servir à en indiquer une caractéristique ;

Qu'il n'est pas davantage établi que cette dénomination ONLY soit si fréquemment utilisée qu'elle ait perdu son caractère distinctif au regard de ces services ;

Qu’en outre, le terme ONLY revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison du caractère accessoire du nombre 100 qui le précède, lequel apparaîtra accessoire aux yeux du consommateur concerné qui, à défaut d’en saisir une signification précise, l’interprètera vraisemblablement comme une simple référence numérique en rapport avec les services désignés ;que le point d'exclamation qui le suit, présente un caractère accessoire, en ce qu’il constitue un simple élément de ponctuation ;

Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté 100 ONLY ! constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure ONLY.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de la similarité d’une partie des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ;

Qu’ainsi, le signe verbal contesté 100 ONLY ! ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ONLY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.