INPI, 28 mai 2021, OP 20-2201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E Document issu des collections du Centre de documentation de l'INPI OPP 20-220128/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LE CLUB DES MARQUES (société par actions simplifiée) a déposé, le 22 avril 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4 641 119 portant sur le signe verbal . Le 18 juin 2020, l'Institut a adressé au titulaire de la demande d'enregistrement une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement et réputée acceptée par son titulaire. 2 Document issu des collections du Centre de documentation de l'INPI Le 15 juillet 2020, la société SPINELLI S.r.l (société italienne - S.r.l) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant : - la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal TOLOS, déposée le 22 mai 2019 et enregistrée sous le n° 018070368, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Il y a donc lieu de statuer sur la présente procédure.

II.- DECISION

Sur le fondement de la marque n° 018070368 Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Il convient de relever que si, dans l'« Exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services », fourni le 12 août 2020, la société opposante précise que « L'opposition … vise les produits et services suivants : « Bières ; boissons alcoolisées, à l'exception des bière ; services de vente au détail de bières, boissons alcoolisées; services de vente par correspondance de bières, boissons alcoolisées ; services de vente en gros concernant des bières, boissons alcoolisées ; services de vente directe d'usines de bières, boissons alcoolisées; services d'achats pour des tiers de bières, boissons alcoolisées; services de vente sur Internet pour des bières, boissons alcoolisées », elle a toutefois indiqué, dans le « Récapitulatif d'opposition à enregistrement » (rubrique 5 : « Produits et services de la marque contestée pour lesquels l'opposition est formée ») du 15 juillet 2020, que « L'opposition est formée contre la totalité de la demande d'enregistrement ». 3 Document issu des collections du Centre de documentation de l'INPI Ainsi, et suite à l'objection provisoire à enregistrement émise par l'Institut et à la proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire, il convient de considérer que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons ; vins bénéficiant de l'indication géographique protégée « Comté Tolosan » ; service d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur internet ; services de vente au détail de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées ; distribution de prospectus et d'échantillons ; services de vente par correspondance de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées ; services de vente en gros concernant des bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées ; services de vente directe d'usines de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées ; services d'achats pour des tiers de bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées ; services de vente sur Internet pour des bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées ». La marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants : « Vin ; boissons alcoolisées à l'exception des bières ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « bières ; services de vente au détail de bières, boissons alcoolisées ; services de vente par correspondance de bières, boissons alcoolisées ; services de vente en gros concernant des bières, boissons alcoolisées ; services de vente directe d'usines de bières, boissons alcoolisées ; services d'achats pour des tiers de bières, boissons alcoolisées ; services de vente sur Internet pour des bières, boissons alcoolisées » de la demande d'enregistrement apparaissent pour les uns identiques et, pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Les « vins bénéficiant de l'indication géographique protégée « Comté Tolosan » » de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale formée par le « vin » de la marque antérieure, qui recouvre, de par la généralité du terme employé, toutes les catégories et qualités de vins. La précision apportée au libellé de la demande d'enregistrement suite à l'objection provisoire émise par l'Institut ne saurait faire échapper les produits susvisés à leur nature de produits viti-vinicoles. Il s'agit donc de produits identiques. 4 Document issu des collections du Centre de documentation de l'INPI En revanche, la société opposante n'établit aucun lien entre les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « Boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons ; service d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur internet ; services de vente au détail d'eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; distribution de prospectus et d'échantillons ; services de vente par correspondance d'eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; services de vente en gros concernant des eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; services de vente directe d'usines d'eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; services d'achats pour des tiers d'eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; services de vente sur Internet pour des eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons » et les produits de la marque antérieure invoquée. En procédant ainsi, la société opposante ne permet pas à l'Institut d'effectuer leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Par conséquent, les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal TOLOSA NOSTRA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TOLOS, ci-dessous reproduit : TOLOS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique. 5 Document issu des collections du Centre de documentation de l'INPI Les signes en cause comportent des dénominations visuellement et phonétiquement proches (TOLOSA pour le signe contesté / TOLOS pour la marque antérieure), en ce qu'elles ont en commun la longue séquence d'attaque TOLOS-. Au regard des produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « bières ; services de vente au détail de bières, boissons alcoolisées ; services de vente par correspondance de bières, boissons alcoolisées ; services de vente en gros concernant des bières, boissons alcoolisées ; services de vente directe d'usines de bières, boissons alcoolisées ; services d'achats pour des tiers de bières, boissons alcoolisées ; services de vente sur Internet pour des bières, boissons alcoolisées » pour lesquels l'identité et la similarité avec les produits de la marque antérieure ont été retenues, la dénomination TOLOSA du signe contesté apparaît distinctive en ce qu'elle n'en désigne pas une caractéristique précise. Cette dénomination apparaît également dominante dans le signe contesté de par sa position d'attaque et dès lors que le terme NOSTRA, placé en seconde position, est susceptible d'être perçu par le consommateur d'attention moyenne comme la traduction latine du possessif « notre », introduisant la dénomination TOLOSA et venant la mettre en exergue. Ainsi, au sein du signe contesté et au regard des produits et services susvisés, la dénomination d'attaque TOLOSA présente un caractère distinctif et dominant et constitue l'élément qui retiendra l'attention du consommateur. Par conséquent, compte tenu de leurs ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes au regard des « bières ; services de vente au détail de bières, boissons alcoolisées ; services de vente par correspondance de bières, boissons alcoolisées ; services de vente en gros concernant des bières, boissons alcoolisées ; services de vente directe d'usines de bières, boissons alcoolisées ; services d'achats pour des tiers de bières, boissons alcoolisées ; services de vente sur Internet pour des bières, boissons alcoolisées » de la demande d'enregistrement. En revanche, au regard des « vins bénéficiant de l'indication géographique protégée « Comté Tolosan » » de la demande d'enregistrement contestée, la dénomination TOLOSA apparaît faiblement distinctive en ce qu'elle évoque l'indication géographique protégée « Comté Tolosan », mentionnée dans le libellé de la demande d'enregistrement suite à la régularisation de l'objection provisoire émise par l'Institut. Ainsi, pour les produits précités, le consommateur ne verra pas dans la dénomination TOLOSA du signe contesté une référence à leur origine commerciale mais seulement un terme renvoyant à l'indication géographique protégée « Comté Tolosan » dont bénéficient les produits en cause. Dès lors, et en présence de cet élément faiblement distinctif, le consommateur s'attachera aux autres éléments des signes susceptibles de les distinguer. Ainsi, visuellement, les signes en présence se distinguent par leurs structures et longueurs (deux éléments verbaux totalisant douze lettres pour le signe contesté, une dénomination de cinq lettres pour la marque antérieure), résultant du terme NOSTRA dans le signe contesté et de la distinction entre les dénominations TOLOSA et TOLOS due à la présence de la voyelle A en position finale. En outre, phonétiquement, les signes se distinguent par leurs rythmes et leurs prononciations (cinq temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ([a] pour le signe contesté, [osse] pour la marque antérieure). 6 Document issu des collections du Centre de documentation de l'INPI En conséquence, compte tenu tant du caractère faiblement distinctif de la dénomination TOLOSA du signe contesté pour les produits précités que des différences visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, le signe contesté TOLOSA NOSTRA n'est pas similaire à la marque antérieure TOLOS au regard des « vins bénéficiant de l'indication géographique protégée « Comté Tolosan » ». Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « bières ; services de vente au détail de bières, boissons alcoolisées ; services de vente par correspondance de bières, boissons alcoolisées ; services de vente en gros concernant des bières, boissons alcoolisées ; services de vente directe d'usines de bières, boissons alcoolisées ; services d'achats pour des tiers de bières, boissons alcoolisées ; services de vente sur Internet pour des bières, boissons alcoolisées » et de la similarité des signes au regard de ces produits et services, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur leur origine. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits suivants de la demande d'enregistrement : « vins bénéficiant de l'indication géographique protégée « Comté Tolosan » », dès lors que la similarité entre les signes n'a pas été retenue au regard de ces produits. Enfin, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons ; service d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur internet ; services de vente au détail d'eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; distribution de prospectus et d'échantillons ; services de vente par correspondance d'eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; services de vente en gros concernant des eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; services de vente directe d'usines d'eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; services d'achats pour des tiers d'eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; services de vente sur Internet pour des eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons », lesquels n'ont pas pu être comparés aux produits de la marque antérieure invoquée. 7 Document issu des collections du Centre de documentation de l'INPI CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : « bières ; services de vente au détail de bières, boissons alcoolisées ; services de vente par correspondance de bières, boissons alcoolisées ; services de vente en gros concernant des bières, boissons alcoolisées ; services de vente directe d'usines de bières, boissons alcoolisées ; services d'achats pour des tiers de bières, boissons alcoolisées ; services de vente sur Internet pour des bières, boissons alcoolisées » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TOLOS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et servicessuivants : « Bières ; services de vente au détail de bières, boissons alcoolisées ; services devente par correspondance de bières, boissons alcoolisées ; services de vente en grosconcernant des bières, boissons alcoolisées ; services de vente directe d'usines de bières,boissons alcoolisées ; services d'achats pour des tiers de bières, boissons alcoolisées ;services de vente sur Internet pour des bières, boissons alcoolisées ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.