INPI, 28 août 2013, 13-1173

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • production • propriété • risque • enseignement • publication • réparation • service • terme

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-1173
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DUCATI ; JOURNEES DUCATI
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 1007953 ; 3966193
  • Parties : DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A / DUCATI CLUB DE FRANCE (ASSOCIATION LOI 1901)

Résumé

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Texte intégral

OPP 13-1173 / VL28/08/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L’association DUCATI CLUB DE FRANCE (association loi 1901) a déposé, le 29 novembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 966 193 p ortant sur le signe verbal JOURNÉES DUCATI. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « livres, journaux, brochures, albums, calendriers, affiches, cartes, objets d'art gravés ou lithographiés, aquarelles, dessins, sacs en papier ou matières plastiques. vêtements, chemises, vêtements en cuir (ou en imitation de cuir), chaussures, chaussures de sport, chaussons, chaussettes, gants, chapellerie, bonneterie, foulards, ceintures, cravates, sous-vêtements. organisation d'activités, expositions, congrès ou concours, à buts culturels, sportifs, éducatifs ou de divertissement. information, publication de livres et de périodiques (papier ou en ligne), micro-édition. production de films vidéos, enregistrements sonores, services de photographie». Le 6 mars 2013, la société DUCATI MOTOR HOLDING SPA (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée est la marque internationale complexe DUCATI, désignant l’Union Européenne, enregistrée le 20 avril 2009 sous le n° 1007953. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « cassettes vidéo préenregistrées, appareils photo, appareils photo numériques, caméras vidéo numériques, appareils photographiques, Agendas, carnets et cahiers, stylos, stylos à plume, rollers (feutres à bille), crayons, feutres, stylos, porte-plumes autres qu'en métaux précieux, étiquettes adhésives, autocollants et décalcomanies (transferts), fanions en papier, calendriers, catalogues, atlas en papier, brochures, livrets, chemises pour cartes et documents, albums, revues, lithographies, photographies, journaux et périodiques, livres, épreuves photographiques, affiches, porte-tickets, cartes postales, gommes, boîtes en carton, agendas, papier à lettres, albums photos, cartes de voeux, carnets, cartes d'abonnement en papier, enveloppes, cartes de visite; porte-plumes en métaux précieux; presse-papiers en métaux précieux; secrétaires; tableaux noirs. Tee-shirts, blousons de survêtement, polos, cravates, bonnets, combinaisons (vêtements de dessus), coupe-vent, vestes imperméables, blazers, bermudas, pull-overs, pulls en polaire, vestes en polaire, shorts en polaire, gilets en polaire, manteaux, robes de chambre, foulards, chaussures, bottes, chaussures de ski, chandails, chemises, pantalons, ceintures, imperméables, survêtements, shorts, gants, pyjamas, chaussons, maillots de bain. Services d'éducation, à savoir mise à disposition de séminaires, ateliers en matière de sport, conduite sûre et de course; animation de cours éducatifs pour conducteurs, mise à disposition de services de formations personnelles en matière de réparation de motocycles, sport, conduite sûre et de course, divertissement sous forme de courses de motocycles, activités sportives et culturelles, à savoir production et distribution de vidéos en matière de compétitions de conduite, organisation et exploitation de clubs de passionnés de motocycles, organisation d'expositions et compétitions de course automobile et de motocycles à des fins sportives, organisation d'ateliers en matière de motocycles et automobiles, fourniture d'informations en matière de sports, organisation d'expositions de motocycles, éducation et enseignement en matière de voitures et courses motorisées, services de formation sportive sous forme de conduite de motocycles et motocycles sportifs; production d'émissions radiophoniques, émissions télévisuelles, films et séquences vidéo, tous sur le monde des motocycles et motocyclistes». L'opposition a été notifiée à l’association déposante, le 21 mars 2013, sous le numéro 13-1173 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Le 21 mai 2013, l’association déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Le 28 juin 2013, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d’enregistrement a contesté le bien-fondé de ce projet. Une commission orale s’est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Lors de la commission orale, la société opposante sollicite la confirmation du projet de décision. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, l’association déposante conteste la comparaison des produits et services et celle des signes. Dans ses dernières observations écrites et au cours de la commission orale, l’association déposante demande que soit infirmé le projet de décision.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « livres, journaux, brochures, albums, calendriers, affiches, cartes, objets d'art gravés ou lithographiés, aquarelles, dessins, sacs en papier ou matières plastiques. vêtements, chemises, vêtements en cuir (ou en imitation de cuir), chaussures, chaussures de sport, chaussons, chaussettes, gants, chapellerie, bonneterie, foulards, ceintures, cravates, sous-vêtements. organisation d'activités, expositions, congrès ou concours, à buts culturels, sportifs, éducatifs ou de divertissement. • information, publication de livres et de périodiques (papier ou en ligne), micro-édition. production de films vidéos, enregistrements sonores, services de photographie». Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « cassettes vidéo préenregistrées, appareils photo, appareils photo numériques, caméras vidéo numériques, appareils photographiques, Agendas, carnets et cahiers, stylos, stylos à plume, rollers (feutres à bille), crayons, feutres, stylos, porte-plumes autres qu'en métaux précieux, étiquettes adhésives, autocollants et décalcomanies (transferts), fanions en papier, calendriers, catalogues, atlas en papier, brochures, livrets, chemises pour cartes et documents, albums, revues, lithographies, photographies, journaux et périodiques, livres, épreuves photographiques, affiches, porte-tickets, cartes postales, gommes, boîtes en carton, agendas, papier à lettres, albums photos, cartes de voeux, carnets, cartes d'abonnement en papier, enveloppes, cartes de visite; porte-plumes en métaux précieux; presse-papiers en métaux précieux; secrétaires; tableaux noirs. Tee-shirts, blousons de survêtement, polos, cravates, bonnets, combinaisons (vêtements de dessus), coupe-vent, vestes imperméables, blazers, bermudas, pull-overs, pulls en polaire, vestes en polaire, shorts en polaire, gilets en polaire, manteaux, robes de chambre, foulards, chaussures, bottes, chaussures de ski, chandails, chemises, pantalons, ceintures, imperméables, survêtements, shorts, gants, pyjamas, chaussons, maillots de bain. Services d'éducation, à savoir mise à disposition de séminaires, ateliers en matière de sport, conduite sûre et de course; animation de cours éducatifs pour conducteurs, mise à disposition de services de formations personnelles en matière de réparation de motocycles, sport, conduite sûre et de course, divertissement sous forme de courses de motocycles, activités sportives et culturelles, à savoir production et distribution de vidéos en matière de compétitions de conduite, organisation et exploitation de clubs de passionnés de motocycles, organisation d'expositions et compétitions de course automobile et de motocycles à des fins sportives, organisation d'ateliers en matière de motocycles et automobiles, fourniture d'informations en matière de sports, organisation d'expositions de motocycles, éducation et enseignement en matière de voitures et courses motorisées, services de formation sportive sous forme de conduite de motocycles et motocycles sportifs; production d'émissions radiophoniques, émissions télévisuelles, films et séquences vidéo, tous sur le monde des motocycles et motocyclistes». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que ne peut être pris en compte l’argument de l’association déposante selon lequel les consommateurs des produits et services en cause se distinguent nettement (adhérents d’une association à forme non commerciale, sensibilisés par des manifestations de motos et désirant participer à des journées de roulage sur circuits pour la demande contestée / toute personne souhaitant acquérir une moto de marque DUCATI pour la marque antérieure) ; qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue en prenant en considération les seuls libellés des produits et services des marques en cause, lesquels en l’espèce sont rédigés en termes généraux de sorte que le consommateur pertinent des produits et services en présence est un consommateur d’attention moyenne non spécialisé. CONSIDERANT de même qu'est inopérant l'argument de l’association déposante selon lequel elle a pour activité essentielle l’organisation d’animations et notamment l’organisation d’un rassemblement dédié à la moto ancienne de marque DUCATI à l’occasion duquel elle vend des produits dérivés, activité ignorée de la société opposante, de sorte que le consommateur des services en cause serait distinct ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties en présence. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne des produits et services, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal JOURNEES DUCATI, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe DUCATI, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’une dénomination accompagnée d’un élément figuratif ; Que les signes précités ont en commun la dénomination DUCATI ; Qu’ils diffèrent par la présence du terme JOURNEES dans le signe contesté et d’éléments graphiques dans la marque antérieure ; Que toutefois, ces différences sont minimisées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté et par l’incidence conceptuelle des marques en cause ;Qu’en effet, au sein du signe contesté, la dénomination DUCATI, distinctive au regard des produits et services en cause, présente un caractère essentiel en ce que l’élément verbal JOURNEES, qui évoque un événement organisé sur plusieurs jours, apparait fortement évocateur de l’objet ou du sujet des services et produits ; Que la dénomination DUCATI présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, la présence d’un élément graphique n’ayant pas pour effet d’altérer son caractère immédiatement perceptible mais tendant au contraire à la mettre en exergue ; Qu’intellectuellement, le consommateur est donc bien fondé à percevoir le signe contesté JOURNEES DUCATI comme une déclinaison, pour une nouvelle gamme de produits et services de la marque antérieure DUCATI, présentés lors d’événements spécialement organisés autour des produits de la marque DUCATI et qui leur sont consacrés en accord avec le titulaire de cette marque ; Qu’il existe donc bien un risque d’association entre les signes de sorte que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que ne saurait prospérer l’argument de l’association déposante selon lequel elle est titulaire d’une autre marque DUCATI CLUB DE FRANCE déposée en 1996, soit antérieurement au dépôt de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, et renouvelée en 2006, cette marque ayant paisiblement coexistée avec la marque antérieure et le signe contesté JOURNEES DUCATI en constituant une simple déclinaison ; Que de même, contrairement aux demandes de l’association déposante, il n’y a pas lieu d’inviter la société opposante à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle conteste certains dépôts de marques mais ne s’oppose pas à d’autres utilisations ; Qu’en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, toute autre considération relevant de la seule compétence des tribunaux. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu’en conséquence, le signe verbal contesté JOURNEES DUCATI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DUCATI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 13-1173 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 966 193 es t rejetée. Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Michel FDirecteur des Marques, Dessins & Modèles