INPI, 27 mars 2018, 2012-3162

OPP 12-3162 /OT Le 7 mars 2014

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Elvan U a déposé, le 30 avril 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 917 005 portant sur le signe verbal PHOENIX AUDIOVISUEL.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».

Le 24 juillet 2012, la société TRAMP (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LE CIRQUE PHENIX déposée le 19 juin 2009 et enregistrée sous le n°09 3 658 567.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ».

L’opposition a été notifiée le 1 er août 2012 au déposant sous le numéro 12-3162. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse.

Le 23 août 2012, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire.

Suite à une action judiciaire, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette action.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société TRAMP fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produis et services

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

La société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et notamment l’identité et la forte similitude des produits et services et la similitude des signes.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant visant à relever les différences d’activités des parties en présence ainsi que celles relatives au public visé ; qu’en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et/ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ;

Qu’en outre, le déposant ne saurait utilement reprocher à la société opposante de n’avoir visé qu’une partie des produits et services faisant objet de l’opposition et non pas l’intégralité de ces derniers, dès lors que l’opposante à le choix de viser dans son opposition les produits et services et le souhaite.

CONSIDERANT enfin, que ne saurait être retenue l’argumentation du déposant, tirée de décisions de justice et d’une décision statuant sur une opposition rendue par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, toutes rendues dans des espèces différentes.

CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal PHOENIX AUDIOVISUEL, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE CIRQUE PHENIX, ci-dessous reproduit :

Qu’à cet égard, à titre liminaire, ne saurait être pris en considération les arguments du déposant selon lesquels les signes en présence comporteraient des logos différents (un oiseau pour le signe contesté, un chapiteau de cirque pour la marque antérieure), dès lors qu’ils portent uniquement sur des éléments verbaux ; qu’il convient donc de préciser que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit être effectuée uniquement entre les modèles des marques tels que déposés.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux termes et la marque antérieure est constituée de trois termes ;

Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause comportent une dénomination des plus proches, à savoir PHOENIX pour le signe contesté et PHENIX pour la marque antérieure (longueur proche, six lettres communes placées dans le même ordre, identité phonétique et même évocation d’un oiseau légendaire qui renait de ses cendres) ;

Qu’à ce titre, s’il apparaît peu probable, comme l’affirme le déposant que le terme PHOENIX soit prononcé [feunix], il demeurerait néanmoins un importante proximité phonétique entre les deux dénominations ;

Que les signes diffèrent par la présence du terme AUDIOVISUEL dans le signe contesté et des termes LE CIRQUE au sein de la marque antérieure ;

Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu’en effet, les dénominations PHOENIX et PHENIX, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause, dont elles ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni ne désignent une caractéristique et sont, à ce titre, parfaitement appropriables à titre de marque ;

Qu’à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient le déposant, que « ...le mythe du PHOENIX » soit « soit un des plus anciens et des plus répandus dans les mythologies des civilisations archaïques », cette circonstance n’empêchant nullement l’appropriation de ces termes à titre de marque du fait du leur caractère arbitraire au regard des produits et services désignés ;

Qu’en outre, au sein des signes en présence, les dénominations PHOENIX et PHENIX, présentent respectivement un caractère dominant ; en effet, le terme AUDIOVISUEL de la demande d’enregistrement contestée et les termes LE CIRQUE de la marque antérieure sont susceptibles d’être perçus comme faisant référence à l’objet ou la destination des produits et services en présence et apparaissent dès lors faiblement distinctifs ;

CONSIDERANT ainsi, que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des deux signes ;Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le consommateur entre les signes en cause ;

Qu’à cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel l’opposant « n’apporte aucune preuve de notoriété»; qu’en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion, elle n’est nullement nécessaire à l’existence d’un tel risque.

CONSIDERANT enfin qu’est sans incidence le fait relevé par le déposant que les deux signes seraient exploités sous des formes particulières (avec un oiseau pour le signe contesté, avec un chapiteau pour la marque antérieure) ; qu’en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s'effectuer uniquement en fonction des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté PHOENIX AUDIOVISUEL constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée LE CIRQUE PHENIX.

CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public des services concernés.

CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté PHOENIX AUDIOVISUEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE CIRQUE PHENIX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe