OPP 09-116
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Devenu définitif le 19/12/2009
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société UHT FRANCE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 1er octobre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 601 930 portant su r le signe verbal PHOTOSUPPLEMENTS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « ordinateurs, matériels informatiques. – appareil pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction des images. – équipement pour le traitement de l'information. – logiciels d'imagerie numérique. – supports de programmes d'ordinateurs. – logiciels informatiques, périphériques pour ordinateurs. – logiciels et publications accessibles par téléchargement en ligne. – logiciels de gestion de bases de données. – logiciels liés à la création, l'enregistrement de photographies et d'images. – logiciels liés à la manipulation, la transformation et la gestion de photographies et d'images ; – fourniture d'accès à des bases de données. – communication par tout moyen (réseaux informatiques, terminaux d’ordinateurs). – transmission de messages et d'images par ordinateur, par un réseau informatique mondial. – services d'acheminement et de transmission de données informatiques. – services d'affichage de données électroniques. – raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial ; – élaboration et conception de logiciel. – location de logiciels informatiques. – programmation pour ordinateur. – élaboration de bases de données. – enregistrement électronique de photographies et d'images. – hébergement de sites et de données informatiques, de photographies et d'images numérisées. – traitement, agrandissement, retouche, modification d'images via un réseau informatique mondial ».
Le 7 janvier 2009, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PHOTO, déposée le 7 mars 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 414 508.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « appareils pour la reproduction des données, appareils pour l'enregistrement et la transmission des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; centres serveurs de base de données (programmes), bases de données (logiciels), moteurs de recherche (logiciels), appareils (instruments) informatiques permettant l'accès à des bases et des banques de données musicales, audiovisuelles, multimédia, de textes, de sons, d'images ; publications électroniques téléchargeables. Télécommunications ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons, musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; services de communications sur réseaux informatiques en général et notamment par Internet ; services de communications par terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de transmission et diffusion de textes, dépêches, images, messages, données, sons et sonneries, vidéos, chansons, informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications. Services de téléchargement de textes, articles de presse, dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries, musiques et chansons, de jeux, vidéos, informations à partir d'un site Internet, par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, par câble, par téléphones mobiles et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 15 janvier 2009.
Suite à deux demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
Elle invoque également la notoriété et l’ancienneté de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société UHT FRANCE conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « ordinateurs, matériels informatiques. – appareil pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction des images. – équipement pour le traitement de l'information. – logiciels d'imagerie numérique. – supports de programmes d'ordinateurs. – logiciels informatiques, périphériques pour ordinateurs. – logiciels et publications accessibles par téléchargement en ligne. – logiciels de gestion de bases de données. – logiciels liés à la création, l'enregistrement de photographies et d'images. – logiciels liés à la manipulation, la transformation et la gestion de photographies et d'images ; – fourniture d'accès à des bases de données. – communication par tout moyen (réseaux informatiques, terminaux d’ordinateurs). – transmission de messages et d'images par ordinateur, par un réseau informatique mondial. – services d'acheminement et de transmission de données informatiques. – services d'affichage de données électroniques. – raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; – élaboration et conception de logiciel. – location de logiciels informatiques. – programmation pour ordinateur. – élaboration de bases de données. – enregistrement électronique de photographies et d'images. – hébergement de sites et de données informatiques, de photographies et d'images numérisées. – traitement, agrandissement, retouche, modification d'images via un réseau informatique mondial » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « appareils pour la reproduction des données, appareils pour l'enregistrement et la transmission des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; centres serveurs de base de données (programmes), bases de données (logiciels), moteurs de recherche (logiciels), appareils (instruments) informatiques permettant l'accès à des bases et des banques de données musicales, audiovisuelles, multimédia, de textes, de sons, d'images ; publications électroniques téléchargeables. Télécommunications ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons, musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; services de communications sur réseaux informatiques en général et notamment par Internet ; services de communications par terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de transmission et diffusion de textes, dépêches, images, messages, données, sons et sonneries, vidéos, chansons, informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications. Services de téléchargement de textes, articles de presse, dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries, musiques et chansons, de jeux, vidéos, informations à partir d'un site Internet, par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, par câble, par téléphones mobiles et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ».
CONSIDERANT que les produits et services suivants : « ordinateurs, matériels informatiques. – appareil pour la transmission, l'enregistrement des images. – équipement pour le traitement de l'information. – logiciels d'imagerie numérique. – supports de programmes d'ordinateurs. – logiciels informatiques, périphériques pour ordinateurs. – logiciels et publications accessibles par téléchargement en ligne. – logiciels de gestion de bases de données. – logiciels liés à la création, l'enregistrement de photographies et d'images. – logiciels liés à la manipulation, la transformation et la gestion de photographies et d'images ; – communication par tout moyen (réseaux informatiques, terminaux d’ordinateurs). – transmission de messages et d'images par ordinateur, par un réseau informatique mondial. – services d'acheminement et de transmission de données informatiques. – élaboration et conception de logiciel. – location de logiciels informatiques. – programmation pour ordinateur » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que les produits et services suivants : « appareil pour la reproduction des images » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux « appareils pour la reproduction des données » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ;
Qu’il n'y a pas lieu d'examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que l’identité entre les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée.
CONSIDERANT que les services suivants : « fourniture d'accès à des bases de données. – services d'affichage de données électroniques. – raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les services de « Télécommunications » de la marque antérieure consistent en des prestations techniques ayant pour objet de permettre la connexion et la transmission d’informations par des moyens informatiques ou électroniques ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services suivants : « élaboration de bases de données » apparaissent complémentaires aux « bases de données (logiciels) » de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, la société déposante ne saurait affirmer, dans ses observations, qu’elle conteste la similarité des produits en cause, sans apporter d’argumentation à cet égard.
CONSIDERANT que les services suivants : « enregistrement électronique de photographies et d'images » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « Services de téléchargement d’images, vidéos, à partir d'un site Internet, par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, par câble, par téléphones mobiles et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications » de la marque antérieure consistent en des prestations techniques ayant pour objet l’enregistrement de données par des moyens électroniques ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’il n'y a pas lieu d'examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée.
CONSIDERANT que les services suivants : « traitement, agrandissement, retouche, modification d'images via un réseau informatique mondial » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les services de « diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons, musicaux ou non, à usage interactif ou non) » de la marque antérieure consistent en des prestations techniques ayant pour objet la mise en forme d’image par un moyen informatique ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’il n'y a pas lieu d'examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée.
CONSIDERANT que les services d’ « hébergement de sites et de données informatiques, de photographies et d'images numérisées » de la demande d'enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les « appareils (instruments) informatiques permettant l'accès à des bases et des banques de données musicales, audiovisuelles, multimédia, de textes, de sons, d'images » la prestation des premiers requiert l'utilisation des seconds ;
Qu'il s'agit donc de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’il n'y a pas lieu d'examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée.
CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PHOTOSUPPLEMENTS ;
Que la marque antérieure porte sur porte sur la dénomination PHOTO.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé du terme PHOTO suivi du terme SUPPLEMENTS ; que la marque antérieure est constituée exclusivement du terme PHOTO.
CONSIDERANT qu’au regard des « ordinateurs, matériels informatiques. – équipement pour le traitement de l'information. – supports de programmes d'ordinateurs. – périphériques pour ordinateurs. – fourniture d'accès à des bases de données. – communication par tout moyen (réseaux informatiques, terminaux d’ordinateurs). – transmission de messages par ordinateur, par un réseau informatique mondial. – services d'acheminement et de transmission de données informatiques. – services d'affichage de données électroniques. – raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. – élaboration de bases de données. – hébergement de sites et de données informatiques » de la demande d’enregistrement, le terme PHOTO apparaît distinctif, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ;
Qu’en outre, si le terme PHOTO ne présente pas un caractère intrinsèquement distinctif au regard des « publications accessibles par téléchargement en ligne » de la demande d’enregistrement, en ce qu’il en désigne l’objet, la connaissance de la marque antérieure en tant que magazine a été démontrée par la société opposante ;
Qu’en effet, la société opposante fournit des documents démontrant la connaissance de la marque antérieure en tant que magazine spécialisé dans le domaine de la photo ; qu’en particulier, le magazine PHOTO est édité depuis 40 ans et diffusé dans 70 pays ;
Que cette connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la presse confère donc au terme PHOTO un caractère distinctif au regard des « publications accessibles par téléchargement en ligne » de la demande d’enregistrement ;
Qu’en outre, ce terme présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme SUPPLEMENTS, parfaitement séparable du terme PHOTO, se rapporte à ce domaine pour désigner ce qui s’ajoute à quelque chose pour le compléter ou l’améliorer ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme PHOTO ;
Que le signe contesté PHOTOSUPPLEMENTS constitue donc l’imitation de la marque antérieure PHOTO pour les produits et services précités.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PHOTOSUPPLEMENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des « ordinateurs, matériels informatiques. – équipement pour le traitement de l'information. – supports de programmes d'ordinateurs. – périphériques pour ordinateurs. – publications accessibles par téléchargement en ligne. - fourniture d'accès à des bases de données. – communication par tout moyen (réseaux informatiques, terminaux d’ordinateurs). – transmission de messages par ordinateur, par un réseau informatique mondial. – services d'acheminement et de transmission de données informatiques. – services d'affichage de données électroniques. – raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. – élaboration de bases de données. – hébergement de sites et de données informatiques ».
CONSIDERANT en revanche, qu’au regard des « appareil pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction des images. – logiciels d'imagerie numérique. – logiciels informatiques. – logiciels accessibles par téléchargement en ligne. – logiciels de gestion de bases de données. – logiciels liés à la création, l'enregistrement de photographies et d'images. – logiciels liés à la manipulation, la transformation et la gestion de photographies et d'images. – transmission d'images par ordinateur, par un réseau informatique mondial. – élaboration et conception de logiciel. – location de logiciels informatiques. – programmation pour ordinateur. – enregistrement électronique de photographies et d'images. – hébergement de photographies et d'images numérisées. – traitement, agrandissement, retouche, modification d'images via un réseau informatique mondial » de la demande d’enregistrement, la seule présence du terme PHOTO ne saurait suffire pour créer un risque de confusion entre les deux signes ;
Qu’en effet, au sein du signe contesté, et comme le souligne à juste titre la société déposante, le terme PHOTO ne présente pas de caractère distinctif au regard des produits et services précités dès lors qu’il désigne une de leurs caractéristiques à savoir leur objet, et n'est donc pas de nature à lui seul à indiquer leur origine commerciale ;
Que la société opposante invoque « l’ancienneté et la notoriété » de la marque PHOTO dans le domaine de l’édition et la presse et fournit des documents à l’appui de ses observations ;
Que toutefois, si la notoriété de la marque antérieure est établie pour un magazine, elle ne l’est pas pour les produits et services précités qui ne relèvent pas du domaine de la presse ;
Que le signe contesté PHOTOSUPPLEMENTS ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure PHOTO pour les produits et services précités.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PHOTOSUPPLEMENTS peut être adopté à titre de marque pour désigner les produits et services suivants : « appareil pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction des images. – logiciels d'imagerie numérique. – logiciels informatiques. – logiciels accessibles par téléchargement en ligne. – logiciels de gestion de bases de données. – logiciels liés à la création, l'enregistrement de photographies et d'images. – logiciels liés à la manipulation, la transformation et la gestion de photographies et d'images. – transmission d'images par ordinateur, par un réseau informatique mondial. – élaboration et conception de logiciel. – location de logiciels informatiques. – programmation pour ordinateur. – enregistrement électronique de photographies et d'images. – hébergement de photographies et d'images numérisées. – traitement, agrandissement, retouche, modification d'images via un réseau informatique mondial ».
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro n° 09-116 est reconnue partiel lement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « ordinateurs, matériels informatiques. – équipement pour le traitement de l'information. – supports de programmes d'ordinateurs. – périphériques pour ordinateurs. – publications accessibles par téléchargement en ligne. - fourniture d'accès à des bases de données. – communication par tout moyen (réseaux informatiques, terminaux d’ordinateurs). – transmission de messages par ordinateur, par un réseau informatique mondial. – services d'acheminement et de transmission de données informatiques. – services d'affichage de données électroniques. – raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. – élaboration de bases de données. – hébergement de sites et de données informatiques ».
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 601 930 est pa rtiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Ruth COHEN-AZIZA, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves C, Chef de Groupe