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INPI, 7 juillet 2020, 2019-3712

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • publication • produits • propriété • prêt • publicité • spectacles • production • risque • société • enseignement • service • terme

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-3712
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PI ; Pi coaching
  • Numéros d'enregistrement : 373753 ; 4554016
  • Parties : PREDICTIVE INDEX LLC (États-Unis) / Benoît P

Résumé

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Texte intégral

OPP 19-3712 Le 09/12/2019 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** DEVENU DEFINITIF LE 17/01/2020 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Benoît P a déposé, le 23 mai 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 554 016, portant sur le signe complexe PI COACHING. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Le 14 août 2019, la société PREDICTIVE INDEX LLC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union européenne complexe, PI, déposée le 7 novembre 1996 et renouvelée sous le numéro 373753. Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : « Documents préimprimés concernant la formation en économie d'entreprise (gestion) et en développement et organisation des ressources humaines. Services de conseil et conseils professionnels en matière de formation en économie d'entreprise (gestion), en développement et organisation des ressources humaines et en gestion du personnel, tout ce qui précède en relation avec la direction des affaires. Organisation et conduite de formation et enseignement en matière de développement et organisation des ressources humaines ». L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 19-3712. Il a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE L’opposante a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes. Il ne présente pas d’argument concernant la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Documents préimprimés concernant la formation en économie d'entreprise (gestion) et en développement et organisation des ressources humaines. Services de conseil et conseils professionnels en matière de formation en économie d'entreprise (gestion), en développement et organisation des ressources humaines et en gestion du personnel, tout ce qui précède en relation avec la direction des affaires. Organisation et conduite de formation et enseignement en matière de développement et organisation des ressources humaines ». CONSIDERANT que les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. CONSIDERANT en revanche, que les « conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations...) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque fournies par des sociétés spécialisées dans la publicité et l'évènementiel ne présentent pas les mêmes objet et destination que les « Services de conseil et conseils professionnels en matière de formation en économie d'entreprise (gestion), en développement et organisation des ressources humaines et en gestion du personnel, tout ce qui précède en relation avec la direction des affaires » de la marque antérieure invoquée qui désignent l’action de former, d'instruire quelqu'un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ; que, contrairement à ce qu’indique la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que ces services recouvrent « une activité de conseil et d’exécution de tous les services visant à l’administration et la direction d’une entreprise » ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que le service d’« organisation de concours (divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspond à des prestations rendues dans le cadre d’activités de loisirs, ne présente pas le même objet que les services d’« Organisation et conduite de formation et enseignement en matière de développement et organisation des ressources humaines » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations visant à transmettre des connaissances ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PI COACHING, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PI, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté comporte deux éléments verbaux et un élément figuratif présentés, l’ensemble étant présenté en couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal présenté de façon particulière ; Que visuellement et phonétiquement, ces signes ont en commun l’élément verbal PI ; Que les signes diffèrent par la présence du terme COACHING, d’éléments graphiques et de couleurs dans le signe contesté et par la présentation de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, contrairement aux assertions du déposant, l’élément verbal PI apparaît distinctif au regard des produits et des services en cause, dès lors qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle et ne désigne pas une de leurs caractéristiques ; Que cet élément apparaît essentiel dans la marque antérieure dès lors qu’il en constitue le seul élément par lequel elle sera lue et communiquée oralement ; Qu’à cet égard, la présentation spécifique de la marque antérieure n’altère en rien le caractère immédiatement perceptible de l’élément PI ; Que, de même, l’élément verbal PI apparaît essentiel dans le signe contesté en raison du caractère faiblement distinctif du terme COACHING qui l’accompagne, ce dernier se rapportant en outre, au terme d’attaque arbitraire PI ; Que la présentation spécifique du signe contesté tenant à une calligraphie particulière, la présence des éléments figuratifs ainsi que des couleurs ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel de l’élément verbal PI qui reste immédiatement perceptible et ce d’autant plus que le symbole pi prononcé « pi » y est représenté ; Qu'il s’ensuit qu’il existe un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public, ces signes pouvant être perçus comme ayant la même origine économique. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’est extérieure à la présente procédure l’argumentation du déposant tenant à l’absence de risque de confusion entre les marques en présence en raison de son activité réelle et de la situation géographique de titulaire de la marque antérieure ; Qu’il en va de même de son argumentation relative aux conditions de création du signe contesté (les lettres PI faisant « référence aux deux premières lettres du nom du déposant... ») et de la marque antérieure (les lettres PI correspondent aux « premières lettres du nom du titulaire Predictive Index ») ; Qu’en effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions de création et d’utilisation. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine commune de ces marques. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté PI COACHING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union européenne complexe PI. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Responsable de Pôle DEPARTEMENT DES MARQUES, DESSINS ET MODELES Service de l’opposition PROMARK M. B ALAIN [...] 75008 PARIS Marque : Pi coaching N° National et réf. : 4554016 / 2019-3712 / RC (à rappeler dans toute correspondance - art. R 712-6 du code de la propriété intellectuelle) Affaire suivie par : Ruth COHEN-AZIZA Téléphone : 01.53.04.58.19 Courbevoie, le 27/01/2020 RECOMMANDE AVEC A.R. Objet : Opposition à enregistrement - Notification du projet de décision (art. R. 712-16-2° du code de la propriété intellectuelle) - Décision n°2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque. Rectificatif. Le projet de décision statuant sur l’opposition citée en référence, qui vous a été adressé le 9 décembre 2019, comportait une erreur matérielle ; qu’en effet, le projet de décision mentionnait dans la comparaison des produits et services, les services suivants de la demande d'enregistrement : « comptabilité ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles » non visés par l’opposante dans son acte d’opposition. Toutefois, suite à une erreur matérielle, ces services, qui n’étaient pas objets de l’opposition, apparaissent dans le corps et dans le dispositif du projet de décision. Par conséquent, en page 1, dans la rubrique «

I.-FAITS ET PROCEDURE

» au 2 ème paragraphe, il convient de lire : Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». En page 3, dans la rubrique «

II.-DECISION

» portant sur la partie intitulée « Sur la comparaison des produits et services », au 1 er paragraphe, il convient de lire : CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». De même, en page 3, dans la rubrique «

II.-DECISION

» portant sur la partie intitulée « Sur la comparaison des produits et services », au 3ème paragraphe, il convient de lire : CONSIDERANT que les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Enfin, en page 6, dans la rubrique « PAR CES MOTIFS, DECIDE », il convient de lire le dispositif comme suit : Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. La présente notification sera inscrite au Registre National des Marques avec la décision précitée. Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Responsable de pôle DEPARTEMENT DES MARQUES, DESSINS ET MODELES Service de l’opposition P BENOIT 18B CHEMIN DES LANDES 85300 SOULLANS Marque : Pi coaching N° National et réf. : 4554016 / 2019-3712 / RC (à rappeler dans toute correspondance - art. R 712-6 du code de la propriété intellectuelle) Affaire suivie par : Ruth COHEN-AZIZA Téléphone : 01.53.04.58.19 Courbevoie, le 27/01/2020 RECOMMANDE AVEC A.R. Objet : Opposition à enregistrement - Notification du projet de décision (art. R. 712-16-2° du code de la propriété intellectuelle) - Décision n°2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque. Rectificatif. Le projet de décision statuant sur l’opposition citée en référence, qui vous a été adressé le 9 décembre 2019, comportait une erreur matérielle ; qu’en effet, le projet de décision mentionnait dans la comparaison des produits et services, les services suivants de la demande d'enregistrement : « comptabilité ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles » non visés par l’opposante dans son acte d’opposition. Toutefois, suite à une erreur matérielle, ces services, qui n’étaient pas objets de l’opposition, apparaissent dans le corps et dans le dispositif du projet de décision. Par conséquent, en page 1, dans la rubrique «

I.-FAITS ET PROCEDURE

» au 2 ème paragraphe, il convient de lire : Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». En page 3, dans la rubrique «

II.-DECISION

» portant sur la partie intitulée « Sur la comparaison des produits et services », au 1 er paragraphe, il convient de lire : CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». De même, en page 3, dans la rubrique «

II.-DECISION

» portant sur la partie intitulée « Sur la comparaison des produits et services », au 3ème paragraphe, il convient de lire : CONSIDERANT que les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Enfin, en page 6, dans la rubrique «

PAR CES MOTIFS

, DECIDE », il convient de lire le dispositif comme suit : Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. La présente notification sera inscrite au Registre National des Marques avec la décision précitée. Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Responsable de pôle
Note...