INPI, 11 décembre 2012, 12-2722

OPP 12-2722 / VA 09/11/2012 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 11/12/2013 **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MCS (société par actions simplifiée) a déposé, le 3 avril 2012, la demande d’enregistrement n° 12 3 910 313 portant sur l e signe complexe FIGHTING TV.Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou des données encodées ; appareils téléphoniques, téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ; postes de télévision ; appareils audiovisuels, appareils pour le traitement de l'information, appareils et instruments de lecture optique, d'informations codées et supports optiques, magnétiques de telles informations, appareils et parties constitutives d'appareils pour la transmission de données et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite ; terminaux de télécommunication, terminaux multimédia ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels, logiciels de fourniture d'accès à un centre serveur de bases de données et à un service de messagerie électronique, logiciels de navigation sur Internet, progiciels, circuits de logiciels, banques de données, interfaces (logiciels), banques d'images (logiciels) ; supports d'enregistrements magnétiques, supports optiques ou magnétiques pour l'information, supports pour l'enregistrement et la reproduction des données, des sons, des images ou des signaux ; disques acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques optiques numériques, disques digital vidéo, vidéodisques, disques et disquettes d'enregistrement, bandes magnétiques ; modules de circuits intégrés, circuits imprimés, cartes de circuit imprimés, cartes pour la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, de sons, d'images ou de signaux, cartes à mémoire enregistrée, cartes à mémoire magnétiques ou à puce de mémoire contenant des programmes d'ordinateurs, cartes magnétiques vierges et enregistrées ; appareils électriques de contrôle pour appareils de jeux sur postes de télévision ; appareils de jeux électroniques destinés à être utilisés avec des récepteurs de télévision ; appareils de jeux électroniques à main conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; appareils électriques de contrôle pour les appareils de jeux électroniques tenus à la main ; logiciels de jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur ; satellites, émetteurs de télécommunication, émetteurs et récepteurs par satellite ; Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques. Communications par réseau en fibres optiques. Transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) services de messagerie électronique, transmission d'informations par voie télématique, transmission de messages, communication radiophonique, télévisuelle, par câble et par satellite, transmission d'informations contenues dans une banque de données, transmission de données, sons, images et textes par et sur Internet ; Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, enseignement, édition de livres et de revues, prêts de livres, éducation et divertissement et notamment radiophonique, télévisuels, par télétexte, par informatique et par l'internet. Spectacles ; organisation de concours en matière d'éducation et de divertissements ; organisation de jeux par le moyen des média audio-visuels interactifs ou non ; organisation de compétitions sportives ; remises de prix ; activités sportives et culturelles ; services de club, locations de stades ; locations d'équipement pour les sports ; enseignement et formation dans le domaine du sport ; mise à disposition de supports enregistrés ayant un but d'enseignement ou de divertissement ; production de films, production d'enregistrements audio, sur l'internet et le web ; montage de bandes vidéos ; montage de produits radiophoniques et de télévision ; édition de texte ; de publications électroniques et numériques ; d'illustrations de livres , de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autre que publicitaires organisation et conduite de colloques, séminaires, de conférences ; production, organisation et représentation de spectacles, activités culturelles à titre de mécénat, attribution de prix et de récompenses, remise de trophées. Le 27 juin 2012, la société SPI INTERNATIONAL BV (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale FIGHTBOXTV déposée le 29 avril 2009 et enregistrée sous le numéro 8 262 181, dont la société opposante est devenue titulaire par suite d’une transmission totale de propriété. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils pour le stockage, l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques et à fibres optiques; matériel informatique et logiciels; ordinateurs et programmes informatiques; dispositifs de télécommandes de télévision ; services de télécommunications; fourniture de connexions de télécommunications électroniques; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunications; Communications par terminaux d'ordinateurs Divertissement; Composition, production, mise en ondes et diffusion d'émissions radio et télévisés, de films et de vidéos; conception, production et réalisation de productions audiovisuelles ; production de films ;organisation et tenue d'événements et manifestations éducatifs, culturels, musicaux et sportifs, notamment de séminaires, édition, prêt de livres, , informations et conseils relatifs aux services précités; tous les services précités fournis ou non par voie électronique, notamment via internet ». Le 4 juillet 2012, l’Institut a adressé à la société déposante un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans sa demande et l'invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée le 12 juillet 2012 à la société déposante sous le numéro 12-2722 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, l’opposant fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison. Le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la très grande proximité de certains produits et services. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation de la demande d’enregistrement contestée, effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou des données encodées ; appareils téléphoniques, téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ; postes de télévision ; appareils audiovisuels, appareils pour le traitement de l'information, appareils et instruments de lecture optique, d'informations codées et supports optiques, magnétiques de telles informations, appareils et parties constitutives d'appareils pour la transmission de données et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite ; terminaux de télécommunication, terminaux multimédia ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels, logiciels de fourniture d'accès à un centre serveur de bases de données et à un service de messagerie électronique, logiciels de navigation sur Internet, progiciels, circuits de logiciels, banques de données, interfaces (logiciels), banques d'images (logiciels) ; supports d'enregistrements magnétiques, supports optiques ou magnétiques pour l'information, supports pour l'enregistrement et la reproduction des données, des sons, des images ou des signaux ; disques acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques optiques numériques, disques digital vidéo, vidéodisques, disques et disquettes d'enregistrement, bandes magnétiques ; modules de circuits intégrés, circuits imprimés, cartes de circuit imprimés, cartes pour la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, de sons, d'images ou de signaux, cartes à mémoire enregistrée, cartes à mémoire magnétiques ou à puce de mémoire contenant des programmes d'ordinateurs, cartes magnétiques vierges et enregistrées ; appareils électriques de contrôle pour appareils de jeux sur postes de télévision ; appareils électriques de contrôle pour les appareils de jeux électroniques tenus à la main ; logiciels de jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur ; satellites, émetteurs de télécommunication, émetteurs et récepteurs par satellite ; Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques. Communications par réseau en fibres optiques. Transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) services de messagerie électronique, transmission d'informations par voie télématique, transmission de messages, communication radiophonique, télévisuelle, par câble et par satellite, transmission d'informations contenues dans une banque de données, transmission de données, sons, images et textes par et sur Internet ; Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, enseignement, édition de livres et de revues, prêts de livres, éducation et divertissement et notamment radiophonique, télévisuels, par télétexte, par informatique et par l'internet. Spectacles ; organisation de concours en matière d'éducation et de divertissements ; organisation de jeux par le moyen des média audio-visuels interactifs ou non ; organisation de compétitions sportives ; remises de prix ; activités sportives et culturelles ; services de club, locations de stades ; locations d'équipement pour les sports ; enseignement et formation dans le domaine du sport ; mise à disposition de supports enregistrés ayant un but d'enseignement ou de divertissement ; production de films, production d'enregistrements audio, sur l'internet et le web ; montage de bandes vidéos ; montage de produits radiophoniques et de télévision ; édition de texte ; de publications électroniques et numériques ; d'illustrations de livres , de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autre que publicitaires organisation et conduite de colloques, séminaires, de conférences ; production, organisation et représentation de spectacles, activités culturelles à titre de mécénat, attribution de prix et de récompenses, remise de trophées » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour le stockage, l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques et à fibres optiques;; matériel informatique et logiciels; ordinateurs et programmes informatiques; dispositifs de télécommandes de télévision ; services de télécommunications; fourniture de connexions de télécommunications électroniques; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunications; Communications par terminaux d'ordinateurs ; Divertissement; Composition, production, mise en ondes et diffusion d'émissions radio et télévisés, de films et de vidéos; conception, production et réalisation de productions audiovisuelles ; production de films ;organisation et tenue d'événements et manifestations éducatifs, culturels, musicaux et sportifs, notamment de séminaires, édition, prêt de livres, , informations et conseils relatifs aux services précités;tous les services précités fournis ou non par voie électronique, notamment via internet ». CONSIDERANT que les « Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou des données encodées ; appareils téléphoniques, téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ; postes de télévision ; appareils audiovisuels, appareils pour le traitement de l'information, appareils et instruments de lecture optique, d'informations codées et supports optiques, magnétiques de telles informations, appareils et parties constitutives d'appareils pour la transmission de données et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite ; terminaux de télécommunication, terminaux multimédia ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels, logiciels de fourniture d'accès à un centre serveur de bases de données et à un service de messagerie électronique, logiciels de navigation sur Internet, progiciels, circuits de logiciels, banques de données, interfaces (logiciels), banques d'images (logiciels) ; supports d'enregistrements magnétiques, supports optiques ou magnétiques pour l'information, supports pour l'enregistrement et la reproduction des données, des sons, des images ou des signaux ; disques acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques optiques numériques, disques digital vidéo, vidéodisques, disques et disquettes d'enregistrement, bandes magnétiques ;, cartes à mémoire magnétiques ou à puce de mémoire contenant des programmes d'ordinateurs ; appareils électriques de contrôle pour appareils de jeux sur postes de télévision ; appareils électriques de contrôle pour les appareils de jeux électroniques tenus à la main ; logiciels de jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur ; satellites, émetteurs de télécommunication, émetteurs et récepteurs par satellite ; Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques. Communications par réseau en fibres optiques. Transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) services de messagerie électronique, transmission d'informations par voie télématique, transmission de messages, communication radiophonique, télévisuelle, par câble et par satellite, transmission d'informations contenues dans une banque de données, transmission de données, sons, images et textes par et sur Internet ; Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, enseignement, édition de livres et de revues, prêts de livres, éducation et divertissement et notamment radiophonique, télévisuels, par télétexte, par informatique et par l'internet. Spectacles ; organisation de concours en matière d'éducation et de divertissements ; organisation de jeux par le moyen des média audio-visuels interactifs ou non ; organisation de compétitions sportives ; remises de prix ; activités sportives et culturelles ; services de club, locations de stades ; locations d'équipement pour les sports ; enseignement et formation dans le domaine du sport ; mise à disposition de supports enregistrés ayant un but d'enseignement ou de divertissement ; production de films, production d'enregistrements audio, sur l'internet et le web ; montage de bandes vidéos ; montage de produits radiophoniques et de télévision ; édition de texte ; de publications électroniques et numériques ; d'illustrations de livres , de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autre que publicitaires organisation et conduite de colloques, séminaires, de conférences ; production, organisation et représentation de spectacles, activités culturelles à titre de mécénat, attribution de prix et de récompenses, remise de trophées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « Modules de circuits intégrés, circuits imprimés, cartes de circuit imprimés, cartes pour la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, de sons, d'images ou de signaux, cartes à mémoire enregistrée ; cartes magnétiques vierges et enregistrées » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de composants électroniques susceptibles d’être intégrés dans les appareils et dispositifs les plus divers, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Matériel informatique; ordinateurs et programmes informatiques » de la marque antérieure qui regroupent les dispositifs informatiques et les programmes permettant à ces derniers d’exécuter une tâche donnée ; Que ces produits, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (magasins spécialisés dans les produits électroniques pour les premiers, magasins spécialisés dans les équipements informatiques et les ordinateurs pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe FIGHTING TV, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal FIGHTBOXTV, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un ensemble complexe dont les éléments verbaux sont inscrits dans des calligraphies et cartouches de tailles et de couleurs distinctes, la marque antérieure apparaissant quant à elle purement verbale ; Que les signes ont en commun l’association de la séquence d’attaque FIGHT à l’élément final TV ; Que les signes se différencient, visuellement et phonétiquement par leur séquence centrale (ING dans le signe contesté, BOX au sein de la marque antérieure) et par la présentation du signe contesté comportant notamment la représentation en filigrane du terme TV et de lettres de grande taille ; Que toutefois, ces différences n’apparaissent pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes ; Qu’en effet, les termes FIGTHING et FIGHT (dont le caractère distinctif n’est pas contesté) seront perçus comme des termes anglais ayant la même étymologie et sont proches au plan visuel et phonétique ; Que de plus et contrairement à ce que soutient la société déposante, la présence de l’élément BOX entre les termes FIGHT et TV de la marque antérieure ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, ce terme anglais, compris du consommateur français comme signifiant « boite », étant faiblement distinctif dans le domaine de l’audiovisuel et des télécommunications car couramment utilisé pour désigner un boitier multimédia notamment utilisé en association avec la télévision ; Qu’en outre, ces différences sont d’autant moins perceptibles qu’elles sont situées au cœur des deux signes ; Qu’enfin et contrairement à ce que soutient la société déposante, la présentation précitée du signe contesté, comportant notamment l’inscription en filigrane de deux lettres et de l’élément TV est sans grande incidence ; Qu’en effet, ces éléments sont peu lisibles et n’altèrent p as le caractère immédiatement perceptible de l’ensemble FIGHTING TV inscrit en premier plan en caractères gras et blancs contrastant avec les couleurs foncées des cartouches au sein desquels il est inscrit ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le signe complexe contesté FIGHTING TV constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure FIGHTBOXTV. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services en cause ; Que le signe complexe contesté FIGHTING TV ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FIGHTBOXTV.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-2722 est reconnue partielle ment justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou des données encodées ; appareils téléphoniques, téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ; postes de télévision ; appareils audiovisuels, appareils pour le traitement de l'information, appareils et instruments de lecture optique, d'informations codées et supports optiques, magnétiques de telles informations, appareils et parties constitutives d'appareils pour la transmission de données et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite ; terminaux de télécommunication, terminaux multimédia ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels, logiciels de fourniture d'accès à un centre serveur de bases de données et à un service de messagerie électronique, logiciels de navigation sur Internet, progiciels, circuits de logiciels, banques de données, interfaces (logiciels), banques d'images (logiciels) ; supports d'enregistrements magnétiques, supports optiques ou magnétiques pour l'information, supports pour l'enregistrement et la reproduction des données, des sons, des images ou des signaux ; disques acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques optiques numériques, disques digital vidéo, vidéodisques, disques et disquettes d'enregistrement, bandes magnétiques ;, cartes à mémoire magnétiques ou à puce de mémoire contenant des programmes d'ordinateurs ; appareils électriques de contrôle pour appareils de jeux sur postes de télévision ; appareils électriques de contrôle pour les appareils de jeux électroniques tenus à la main ; logiciels de jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur ; satellites, émetteurs de télécommunication, émetteurs et récepteurs par satellite ; Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques. Communications par réseau en fibres optiques. Transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) services de messagerie électronique, transmission d'informations par voie télématique, transmission de messages, communication radiophonique, télévisuelle, par câble et par satellite, transmission d'informations contenues dans une banque de données, transmission de données, sons, images et textes par et sur Internet ; Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, enseignement, édition de livres et de revues, prêts de livres, éducation et divertissement et notamment radiophonique, télévisuels, par télétexte, par informatique et par l'internet. Spectacles ; organisation de concours en matière d'éducation et de divertissements ; organisation de jeux par le moyen des média audio-visuels interactifs ou non ; organisation de compétitions sportives ; remises de prix ; activités sportives et culturelles ; services de club, locations de stades ; locations d'équipement pour les sports ; enseignement et formation dans le domaine du sport ; mise à disposition de supports enregistrés ayant un but d'enseignement ou de divertissement ; production de films, production d'enregistrements audio, sur l'internet et le web ; montage de bandes vidéos ; montage de produits radiophoniques et de télévision ; édition de texte ; de publications électroniques et numériques ; d'illustrations de livres , de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autre que publicitaires organisation et conduite de colloques, séminaires, de conférences ; production, organisation et représentation de spectacles, activités culturelles à titre de mécénat, attribution de prix et de récompenses, remise de trophées ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 910 313 e st partiellement rejetée, pour les produits et services précités.Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ,Chef de groupe