OPP 99-0093 / MAS
08/06/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
*****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société UNIVERSAL NETCOM (société anonyme) a déposé, le 8 octobre 1998, la demande d’enregistrement n° 98 753 331 portant sur le signe complexe CANALNET.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : "Appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs. Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images. Supports d'enregistrement magnétiques ou optiques. Appareils téléphoniques, appareils de télévision et décodeurs pour ces appareils, câbles électriques et de télécommunication. Claviers d'ordinateur, périphériques d'ordinateur, logiciels (programmes enregistrés), modems, cartes magnétiques. Appareils de télécommande. Publicité, gestion de fichiers informatiques, renseignements d’affaires, diffusion d’annonces publicitaires. Communication par terminaux d’ordinateurs. Transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs. Informations en matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux télécommunications. Location de temps d’accès à des centres serveurs de bases de données, à des réseaux de télécommunications. Consultation en matière d’ordinateur et d’informatique. Etudes de projets techniques. Programmation pour ordinateur. Location d'ordinateurs, d'équipements d'informatique et de télécommunication" (classes 9, 35, 38 et 42).
Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 98/46 NL du 13 novembre 1998.
Le 13 janvier 1999, la société CANAL + (société anonyme), représentée par Monsieur Marc SABATIER, avocat du cabinet M. SABATIER justifiant d’un pouvoir, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
L’acte d’opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CANAL +, renouvelée par déclaration en date du 31 juillet 1996 et enregistrée sous le n° 1 380 680. La société CANAL + est propriétaire de cette marque dès l’origine, suite à un changement de dénomination sociale selon acte inscrit au Registre national des marques le 24 août 1988, sous le n° 032 274.
Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "Appareils et instruments électriques, optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement de l’information ; Téléviseurs, ordinateurs, logiciels, décodeurs, téléphones, Publicité, distribution de prospectus, Conseils, informations ou renseignements d’affaires. Communications. Agences d’informations. Transmissions de messages, travaux d’ingénieurs ; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires Services relatifs à la location de matériels, d’instruments et accessoires de communication, de réception, d’amplification, de reproduction d’informations, de programmes, d’appareils de codage et de décodage. Services de conception, réalisation de programmes relatifs à l’informatique" (classes 9, 35, 38 et 42).
L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée, le 5 février 1999, à la société UNIVERSAL NETCOM, sous le numéro 99-0093. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Par courrier émis le 6 avril 1999 (le 5 étant férié), la société UNIVERSAL NETCOM, représentée par Madame Tehani GOY et Monsieur Philippe BRUNSWICK, avocats du cabinet BRUNSWICK & ASSOCIES justifiant d’un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 13 avril suivant.
Le 6 avril 1999, la société opposante a, conformément à l'article L. 712-4 b) du Code de la propriété intellectuelle, présenté une demande de suspension de la procédure d'opposition, en raison d'une action en nullité formée à l'encontre de la demande d'enregistrement contestée. Elle joignait, à cet effet, copie de l'assignation en justice devant le Tribunal de grande instance de Paris, le 6 avril 1999.
Le 13 avril 1999, l'Institut a adressé cette demande de suspension à la société déposante et informé les parties que la procédure d'opposition était suspendue.
Le 27 septembre 2001, l'Institut a adressé aux parties un courrier les invitant à lui faire connaître l'issue définitive du litige. Le 15 octobre 2001, la société opposante a informé l'Institut qu'aucun jugement n'avait encore été rendu dans le cadre de cette procédure.
Le 17 janvier 2002, la société opposante a adressé à l'Institut le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 11 décembre 2001 relatif à l'assignation précitée.
Le 22 janvier 2002, l'Institut a adressé ce courrier à la société déposante et informé les parties que la procédure d'opposition était toujours suspendue, le jugement précité n'étant pas définitif.
Le 11 juin 2002, la société opposante a adressé à l'Institut copie du certificat de non appel relatif au jugement précité.
Le 13 mars 2007, l'Institut a informé les parties de la reprise de la procédure à compter de cette date au stade où elle se trouvait le 13 avril 1999, date de la suspension. Il était précisé aux parties qu'un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations présentées par la société déposante leur serait prochainement notifié.
Le 12 avril 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse ainsi que du jugement précité.
L’opposant a contesté le bien-fondé de ce projet.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CANAL + fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux précités de la marque antérieure.
Sont identiques, les "appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; appareils téléphoniques ; appareils de télévision et décodeurs pour ces appareils ; logiciels (programmes enregistrés) ; publicité ; renseignements d’affaires" de la demande d’enregistrement contestée et les "appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement de l’information ; téléviseurs, ordinateurs, logiciels, décodeurs, téléphones, publicité, renseignements d’affaires" de la marque antérieure invoquée.
Sont également identiques, le service de "diffusion d’annonces publicitaires" de la demande d’enregistrement et le service de "distribution de prospectus" de la marque antérieure, en ce qu’ils sont synonymes.
Enfin, sont identiques, le service de "programmation pour ordinateurs" de la demande d’enregistrement et les "Services de conception, réalisation de programmes relatifs à l’informatique" de la marque antérieure.
Sont similaires, les "câbles électriques et de télécommunication" de la demande d'enregistrement et les "appareils et instruments électriques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont couverts par les seconds.
Sont similaires, les "supports d'enregistrement optiques" de la demande d'enregistrement et les "appareils et instruments optiques" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont couverts par les seconds.
Sont similaires par complémentarité, les "claviers d'ordinateur, périphériques d'ordinateur" de la demande d'enregistrement et les "ordinateurs" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont nécessaires à l’utilisation des seconds. En outre, ils sont vendus ensembles ou dans les mêmes circuits.
Sont similaires, le "modem" de la demande d'enregistrement et l’"équipement pour le traitement de l’information" de la marque antérieure, en ce que le produit précité de la demande d’enregistrement est un "…appareil comprenant un modulateur et un démodulateur, utilisés dans le traitement à distance de l’information".
Sont similaires, les "cartes magnétiques" de la demande d'enregistrement et les "supports d'enregistrement magnétiques" de la marque antérieure, en ce qu’ils sont de même nature.
Sont similaires, les "appareils de télécommande" de la demande d'enregistrement et les "appareils pour la transmission du son ou des images" de la marque antérieure, en ce qu’ils "…permettent tous deux l’exécution d’un ordre par un dispositif spécifique".
Sont également similaires, les produits précités de la demande d'enregistrement et les "téléviseurs" de la marque antérieure, en ce que les seconds ne sont jamais vendus sans les premiers.
Sont similaires, le service de "gestion de fichiers informatiques" de la demande d'enregistrement et les services de "conseils, informations ou renseignements d’affaires" de la marque antérieure, en ce que premiers sont couverts par les seconds. En effet, le service précité de la demande d’enregistrement est "…dispensé… dans le cadre des Conseils aux entreprises".
Sont similaires, le service de "communication par terminaux d’ordinateurs" de la demande d'enregistrement et les services de "communications ; services de transmission relatifs à l’informatique" de la marque antérieure, en ce qu’ils ont la même nature.
Sont similaires, le service de "transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs" de la demande d’enregistrement et les "services de transmission relatifs à l’informatique" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont couverts par les seconds.
Sont également similaires, le service de "transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs" de la demande d’enregistrement et les "appareils pour la transmission du son ou des images" de la marque antérieure.
Sont similaires, les services d’"informations en matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux télécommunications" de la demande d’enregistrement et les services de "communications ; agences d’informations" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont couverts par les seconds.
Sont similaires, le service de "location de temps d’accès à des centres serveurs de bases de données, à des réseaux de télécommunications" de la demande d’enregistrement et l’"équipement pour le traitement de l’information" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont rendus à l’aide des seconds.
En outre, l’"équipement pour le traitement de l’information" de la marque antérieure "…inclut …les "serveurs de base de données"".
Sont similaires, le service de "consultation en matière d’ordinateur et d’informatique" de la demande d’enregistrement et les services de "…consultations professionnelles…" de la marque antérieure.
Sont similaires, les services d’"études de projets techniques" de la demande d’enregistrement et les services de "travaux d’ingénieurs" de la marque antérieure, en ce qu’ils ont la même nature.
Sont similaires, le service de "location d'ordinateurs, d'équipements d'informatique et de télécommunication" de la demande d’enregistrement et les "services relatifs à la location de matériels, d’instruments et accessoires de communication, de réception, d’amplification, de reproduction d’informations, de programmes, d’appareils de codage et de décodage" de la marque antérieure.
La société opposante cite, à l’appui de son argumentation, plusieurs décisions de justice.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des services concernant les services de « gestion de fichiers informatiques » désignés par la demande d’enregistrement.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue la reproduction partielle et l’imitation de la marque antérieure invoquée.
En effet, les signes comportent la même dénomination CANAL qui se retrouve, à l’identique, dans les deux marques, l’adjonction du terme NET au sein du signe contesté étant inopérante, en ce qu’ il "…est bien détaché de l’élément CANAL" et "…est purement descriptif du domaine qui couvre les produits et services désignés, qui est le NET, selon le diminutif usuel d’Internet".
A tout le moins, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles susceptibles de créer un risque de confusion entre ces deux signes.
La société opposante cite, à l’appui de son argumentation, plusieurs décisions de justice.
Elle invoque la renommée de la marque antérieure, notoirement connue comme la première chaîne cryptée, et précise qu'elle fait l'objet d'une diversification très importante dans l’informatique, la télématique, l’Internet. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit de la documentation
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société UNIVERSAL NETCOM précise qu'elle a une activité dans le domaine de l'informatique, qui est distincte et non concurrente de celle de la société opposante, connue pour sa chaîne cryptée.
Elle conteste également la comparaison des signes et insiste sur le défaut de distinctivité du terme CANAL commun à ces signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et servicesCONSIDERANT que le jugement définitif du Tribunal de grande instance de Paris en date du 11 décembre 2001 prononce la nullité du dépôt de la demande d'enregistrement contestée en ce qu'elle vise les produits et services suivants : "Appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs. Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images. Appareils de télévision et décodeurs pour ces appareils, câbles électriques et de télécommunication. Claviers d'ordinateur, périphériques d'ordinateur, logiciels (programmes enregistrés). Appareils de télécommande. Communication par terminaux d’ordinateurs. Transmission de messages et d’images assistée d'informatique appliquée aux télécommunications. Location de temps d’accès à des centres serveurs de bases de données, à des réseaux de télécommunications. Consultation en matière d’ordinateur et d’informatique. Programmation pour ordinateur. Location d'ordinateurs, d'équipements d'informatique et de télécommunication" ;
Qu'ainsi, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Supports d'enregistrement magnétiques ou optiques. Appareils téléphoniques, modems, cartes magnétiques. Publicité, gestion de fichiers informatiques, renseignements d’affaires, diffusion d’annonces publicitaires. Transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs. Informations en matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux télécommunications ; Etudes de projets techniques" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Appareils et instruments électriques, optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement de l’information ; Téléviseurs, ordinateurs, logiciels, décodeurs, téléphones, Publicité, distribution de prospectus, Conseils, informations ou renseignements d’affaires. Communications. Agences d’informations. Transmissions de messages, travaux d’ingénieurs ; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires Services relatifs à la location la vente, le prêt, l’échange de matériels, d’instruments et accessoires de communication, de réception, d’amplification, de reproduction d’informations, de programmes, d’appareils de codage et de décodage. Services de conception, réalisation de programmes, diffusion, transmission, enregistrements relatifs à l’informatique".
CONSIDERANT que les "Supports d'enregistrement magnétiques ou optiques. Appareils téléphoniques, modems, cartes magnétiques. Publicité, renseignements d’affaires, diffusion d’annonces publicitaires. Transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs. Informations en matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux télécommunications Etudes de projets techniques" de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, la société déposante ne saurait utilement invoquer le fait que l’activité de la société déposante consiste à fournir un accès au réseau Internet, à une messagerie électronique et à un Minitel par le biais d’un téléviseur et que le produit qu’elle commercialise consiste en un clavier infrarouge, un décodeur et une télécommande, alors que la société opposante serait connue par le public pour sa chaîne cryptée et n’aurait aucune activité dans le domaine de l’informatique ;
Qu'en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
CONSIDERANT en revanche que le service de "gestion de fichiers informatiques" de la demande d’enregistrement, qui s’entend d’une prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement manipuler pour le compte de tiers les informations figurant dans des fichiers informatiques, n’a pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "conseils, informations ou renseignements d’affaires" de la marque antérieure, qui s’entendent de services visant à mettre à la disposition d’entités économiques des connaissances particulières dans le domaine des affaires ;
Que ces services, répondant à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle et sont fournis par des prestataires différents (informaticiens pour les premiers, conseillers d’affaires pour les seconds) ;
Qu’à cet égard, si, comme le soutient la société opposante après projet, les services précités de la marque antérieure peuvent être gérés par l’informatique et les informations stockées dans des fichiers informatiques, il n’en demeure pas moins que retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de services dès lors que l’informatique est aujourd’hui présente dans tous les domaines ;
Que le service de « gestion de fichiers informatiques » ne présente pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les « services relatifs à la location, la vente, le prêt, l’échange de matériel, instruments et accessoires de reproduction d’informations, de programmes ; services de conception, réalisation de programmes, diffusion, transmission, enregistrement relatifs à l’informatique » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de prestations de prêt, moyennant paiement, de matériels pour reproduire des informations et des programmes informatiques et de prestations de création de ces mêmes programmes ;
Qu’à cet égard, si tous ces services consistent à gérer et à administrer une activité et que cela peut être fait de manière informatique, comme le soutient la société opposante après projet, tel est le cas d’un très grand nombre de prestations qui ne présentent aucune caractéristique commune ;
Qu’en outre, ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que si le premier peut contenir ou utiliser un programme informatique, ce programme constitue un moyen technique intervenant aujourd’hui dans de multiples domaines et ayant des applications les plus diverses ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services qui sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe CANALNET, ci- dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CANAL +, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction partielle et l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ;
Qu’en l’espèce, le signe contesté CANALNET ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure CANAL+, du fait des différences résultant des éléments finaux NET / + et d'une présentation particulière et en couleurs de ce signe, lesquels ne constituent pas des différences insignifiantes.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
CONSIDERANT que le signe contesté CANALNET et la marque antérieure CANAL + ont en commun le terme CANAL ;
Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; qu'en effet, le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 11 décembre 2001 a clairement indiqué qu'…au moment du dépôt de sa marque par la société CANAL +, il n'est nullement établi que le mot "CANAL" était descriptif des produits et services [en cause]" ;
Qu'ainsi, ne saurait être retenue l'argumentation de la société déposante tendant à démontrer l'absence de caractère distinctif du terme CANAL au regard des produits et services visés ;
Que ce terme apparaît dominant au sein de la marque antérieure, l'élément + qui lui est adjoint ne formant pas avec lui un ensemble unitaire et n'en altérant pas le caractère immédiatement perceptible ; qu'à cet égard, le jugement précité précise que la marque antérieure CANAL + est couramment désignée par le seul terme CANAL ;
Que le terme CANAL présente également un caractère dominant au sein du signe contesté ; qu'en effet, il se trouve accompagné du suffixe NET qui fait directement référence à l'Internet, comme le reconnaît d'ailleurs la société déposante, de sorte qu'il apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu'il en évoque une caractéristique ; que la présentation particulière et en couleurs de ce signe n'est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme CANAL au sein de ce signe ;
Qu'en outre, les différences relevées tenant à la présentation particulière, aux couleurs employées et au nombre de lettres de chacun de ces signes ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que celui-ci résulte de la présence commune du terme CANAL présentant un caractère distinctif et dominant au sein de chacun de ces signes, comme il a été démontré précédemment ;
Qu'enfin, le risque de confusion est accru par la connaissance dont bénéficie la marque antérieure ; qu'en effet, il ressort du jugement précité que la "…démonstration [est] faite de la grande notoriété de la marque "CANAL +", y compris dans sa forme abrégée "CANAL", acquise non seulement pour désigner … des produits et services liés à la télévision, mais aussi aux nouvelles technologies telles qu'Internet…" ;
Qu'ainsi, le signe contesté CANALNET est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure CANAL + pour une nouvelle gamme de produits et services proposés sur Internet ou relatif à l'Internet ;
Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre le signe contesté CANALNET et la marque antérieure CANAL +.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ;
Que le signe complexe contesté CANALNET ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal CANAL +.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition n° 99-0093 est reconnue partiell ement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Supports d'enregistrement magnétiques ou optiques. Appareils téléphoniques, modems, cartes magnétiques. Publicité, renseignements d’affaires, diffusion d’annonces publicitaires. Transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs. Informations en matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux télécommunications ; Etudes de projets techniques".
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 98 753 331 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Laëtitia BENEDETTI MALRAISON, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CChef de Groupe