INPI, 29 septembre 2006, 05-3441

29/09/2006 OPP 05-3441 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MOBIBASE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 5 septembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 378 537, portant s ur le signe verbal GAY LOFT. Le 14 décembre 2005, la société GAMELOFT S.A. (société anonyme), représentée par Madame Sophie BARA, avocat du cabinet ARILLA & Associés, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque communautaire verbale GAMELOFT, déposée le 22 novembre 2001 sous le numéro 2473767. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services La demande d'enregistrement désigne des services qui sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les services de « Communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs et bouquets satellitaires télévisuels et mobiles » de la demande d'enregistrement et les services de « Télécommunications. Services de télécommunications, services de communication par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, numériques, pour la télévision numérique ou interactive ; services de télécommunication par Internet, Intranet, Internet pour et par téléphones portables, par réseaux numériques par satellite, câble et voie terrestre ; services de téléphonie sans fil » de la marque antérieure, les premiers relevant des catégories générales formées par les seconds. Sont identiques, les services de « Fourniture d'accès et raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial » de la demande d'enregistrement et les « services de communication en ligne. Services de télécommunications » de la marque antérieure, les premiers relevant des catégories générales formées par les seconds. Sont similaires, en raison de leur objet commun, les services de « Fourniture d'accès et raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial » de la demande d'enregistrement et les « services de conférence accessibles par des réseaux électroniques ou par d'autres moyens de communication en lignes, connexion à un réseau de télécommunications pour télécharger des jeux vidéo, scénarios et vidéographie interactifs par réseau de télécommunication ; services de location de temps d'accès à des réseaux de télécommunications et à des sites Internet » de la marque antérieure. Sont identiques, les « Services d'affichage électronique » de la demande d'enregistrement et les « services de messageries électroniques, de conservation, de transmission de messages, services permettant à une personne d'envoyer ou de recevoir des informations, des programmes, des fichiers ou des données informatiques » de la marque antérieure, les premiers relevant des catégories générales formées par les seconds. Sont similaires, par complémentarité, les « Services d'affichage télématiques » de la demande d'enregistrement et les « services de transmission d'informations télématiques » de la marque antérieure. Sont identiques, les services de « Transmission d'information par serveur vocal et plateforme mobile. Transmission d'images, de sons, d'informations à destination des terminaux mobiles » de la demande d'enregistrement et les « Services de télécommunications, communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, numériques… ; services de télécommunication par Internet, Intranet, Internet pour et par téléphones portables ; services de transmission d'informations télématiques » de la marque antérieure, les premiers relevant des catégories générales formées par les seconds. Sont similaires, par complémentarité, les services de « Transmission d'information par serveur vocal et plateforme mobile. Transmission d'images, de sons, d'informations à destination des terminaux mobiles » de la demande d'enregistrement et les « services de messageries électroniques, de conservation, de transmission de messages ; services de téléphonie sans fil » de la marque antérieure. Sont identiques, les services de « Transmission d'images, de sons, d'informations à destination des terminaux mobiles » de la demande d'enregistrement et les « services de diffusion et de transmission de jeux vidéo vers et depuis un téléphone portable, un assistant personne numérique ou un ordinateur, un décodeur numérique ou analogique, permettant d'accéder à un site ou à un portail après connexion sur le réseau Internet » de la marque antérieure. Sont identiques, les « Services rendus par une chaîne de télévision à savoir : diffusion d'émissions télévisées » de la demande d'enregistrement et les « services de communication pour la télévision numérique ou interactive » de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie plus générale formée par les seconds. Sont similaires, les « Services rendus par une chaîne de télévision à savoir : diffusion d'émissions télévisées » de la demande d'enregistrement et les « services permettant ou participant à la diffusion de programmes de radio ou de télévision interactive ou pas. Education et divertissement » de la marque antérieure. Sont identiques, les services de « Publication électronique de contenu éditorial en ligne. Micro- édition. Téléchargement de contenus éditoriaux (textes, images, vidéos et sons) pour des tiers. Publication électronique de livres, de magazines et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement et les services d’« Education et divertissement » de la marque antérieure, les premiers relevant des catégories générales formées par les seconds. Sont similaires, par complémentarité, les services de « Téléchargement de contenus éditoriaux (textes, images, vidéos et sons) pour des tiers » de la demande d'enregistrement et les « services de communication en ligne ; services de télécommunication par Internet, Intranet, Internet pour et par téléphones portables, par réseaux numériques par satellite, câble et voie terrestre ; services de diffusion et de transmission de jeux vidéo vers et depuis un téléphone portable, un assistant personne numérique ou un ordinateur, un décodeur numérique ou analogique, permettant d'accéder à un site ou à un portail après connexion sur le réseau Internet » de la marque antérieure. Sont similaires, en raison de leur objet commun, les « Services de transfert de programmes de données » de la demande d'enregistrement et les « services de messageries électroniques, de conservation, de transmission de messages ; services permettant à une personne d'envoyer ou de recevoir des informations, des programmes, des fichiers ou des données informatiques » de la marque antérieure. Sont identiques, les « Services de jeux, proposés en ligne au moyen d'un réseau télé informatique » de la demande d'enregistrement et les « services de diffusion et de transmission de jeux vidéo vers et depuis un téléphone portable, un assistant personne numérique ou un ordinateur, un décodeur numérique ou analogique, permettant d'accéder à un site ou à un portail après connexion sur le réseau Internet » de la marque antérieure. Sont similaires, par complémentarité, les « Services de jeux, proposés en ligne au moyen d'un réseau télé informatique » de la demande d'enregistrement et les services de « connexion à un réseau de télécommunications pour télécharger des jeux vidéo, scénarios et vidéographie interactifs par réseau de télécommunication. Services d'accès et de location de temps d'accès à des jeux vidéo par un réseau de télécommunication et pour un serveur, y compris le réseau Internet et le réseau de télévision par câble, satellite ou voie terrestre » de la marque antérieure. Sont similaires, en raison de leur finalité commune, les services de « Production de films sur bandes vidéo et autres supports numériques, services de photographies » de la demande d'enregistrement et le service de « divertissement » de la marque antérieure. Sont similaires, par complémentarité, les services de « Production de films sur bandes vidéo et autres supports numériques, services de photographies » de la demande d'enregistrement et les services de « communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, numériques, pour la télévision numérique ou interactive ; services permettant ou participant à la diffusion de programmes de radio ou de télévision interactive ou pas » de la marque antérieure. Sont similaires, les services de « Production de films sur bandes vidéo et autres supports numériques, services de photographies » de la demande d'enregistrement et les services de « conception et réalisation de jeux [vidéo] » de la marque antérieure. Sont identiques, les « services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), sur un réseau de téléphonie mobile, hertzien (télévision), radio, physique (cassettes vidéos, DVD) ou tout autre moyen de diffusion de l'image » de la demande d'enregistrement et les « services de diffusion et de transmission de jeux vidéo vers et depuis un téléphone portable, un assistant personne numérique ou un ordinateur, un décodeur numérique ou analogique, permettant d'accéder à un site ou à un portail après connexion sur le réseau Internet. Services d'accès et de location de temps d'accès à des jeux vidéo par un réseau de télécommunication et pour un serveur, y compris le réseau Internet et le réseau de télévision par câble, satellite ou voie terrestre » de la marque antérieure, les premiers relevant des catégories générales formées par les seconds. Sont similaires, par complémentarité, les « services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), sur un réseau de téléphonie mobile, hertzien (télévision), radio, physique (cassettes vidéos, DVD) ou tout autre moyen de diffusion de l'image » de la demande d'enregistrement et les « jeux pour micro-ordinateurs, jeux vidéo. Connexion à un réseau de télécommunications pour télécharger des jeux vidéo, scénarios et vidéographie interactifs par réseau de télécommunication » de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, le service d’« Organisation de jeux-concours en matière d'éducation ou de divertissement » de la demande d'enregistrement et les services d’« Education et divertissement » de la marque antérieure, le premier relevant des catégories générales formées par les seconds. Est identique, le service de « Programmation pour ordinateur » de la demande d'enregistrement qui se retrouve dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Sont similaires, les services de « Conseils en matière d'ordinateurs » de la demande d'enregistrement et les services de « programmation et programmes pour ordinateurs » de la marque antérieure. Sont similaires, en raison de leur nature commune, les services de « Conception et développement de logiciels et de bases de données » de la demande d'enregistrement et le service de « programmation pour ordinateurs » de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services de « Création et entretien de sites Web et mobiles (wap, i-mode) pour des tiers. Hébergement de sites informatiques (sites Web) » de la demande d'enregistrement et les « services de messageries électroniques, de conservation, de transmission de messages, de conférence accessibles par des réseaux électroniques ou par d'autres moyens de communication en lignes, services de communication en ligne ; services de télécommunication par Internet, Intranet, Internet pour et par téléphones portables, par réseaux numériques par satellite, câble et voie terrestre, services de transmission d'informations télématiques ; services de téléphonie sans fil, services de diffusion et de transmission de jeux vidéo vers et depuis un téléphone portable, un assistant personne numérique ou un ordinateur, un décodeur numérique ou analogique, permettant d'accéder à un site ou à un portail après connexion sur le réseau Internet ; Internet, Intranet, Internet pour téléphones portables, assistants personnels numériques, ordinateurs et décodeurs de télévision numérique ou analogique » de la marque antérieure. Sont similaires, par complémentarité, les services de « Création et entretien de sites Web et mobiles (wap, i-mode) pour des tiers. Hébergement de sites informatiques (sites Web) » de la demande d'enregistrement et les « services de communication… » de la marque antérieure. Sont similaires, par complémentarité, les services de « Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d'un support physique vers un support électronique (numérisation de documents) » de la demande d'enregistrement et les « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques. Télécommunications, services de conservation, de transmission de messages » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les signes. La société opposante fait en outre valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par la notoriété de la marque antérieure et fournit à cet égard divers documents. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 décembre 2005, sous le n° 05-3441. Cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure d'opposition a été suspendue, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été tenues informées. Le 11 janvier 2006, le cabinet ARILLA & Associés a fourni le pouvoir le constituant régulièrement mandataire de la société opposante. Par courriers notifiés les 18 et 19 avril 2006, l'Institut a informé les parties que la procédure d'opposition avait repris suite à la publication de l'enregistrement de la marque antérieure au bulletin des marques communautaires n°14/2006 du 3 avril 2006. I l était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs et bouquets satellitaires télévisuels et mobiles. Fourniture d'accès et raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique et télématiques. Transmission d'information par serveur vocal et plateforme mobile. Transmission d'images, de sons, d'informations à destination des terminaux mobiles. Services rendus par une chaîne de télévision à savoir : diffusion d'émissions télévisées. Publication électronique de contenu éditorial en ligne. Micro-édition. Téléchargement de contenus éditoriaux (textes, images, vidéos et sons) pour des tiers. Services de transfert de programmes de données, de jeux, proposés en ligne au moyen d'un réseau télé informatique. Production de films sur bandes vidéo et autres supports numériques, services de photographies, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), sur un réseau de téléphonie mobile, hertzien (télévision), radio, physique (cassettes vidéos, DVD) ou tout autre moyen de diffusion de l'image. Publication électronique de livres, de magazines et de périodiques en ligne. Organisation de jeux-concours en matière d'éducation ou de divertissement. Conception et développement de logiciels et de bases de données. Programmation pour ordinateur. Création et entretien de sites Web et mobiles (wap, i-mode) pour des tiers. Conseils en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d'un support physique vers un support électronique (numérisation de documents). Hébergement de sites informatiques (sites Web) » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, jeux pour micro-ordinateurs, jeux vidéo. Télécommunications, services de messageries électroniques, de conservation, de transmission de messages, de conférence accessibles par des réseaux électroniques ou par d'autres moyens de communication en lignes, services de communication en ligne. Services de télécommunications, services de communication par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, numériques, pour la télévision numérique ou interactive ; services de télécommunication par Internet, Intranet, Internet pour et par téléphones portables, par réseaux numériques par satellite, câble et voie terrestre, services de transmission d'informations télématiques, services permettant à une personne d'envoyer ou de recevoir des informations, des programmes, des fichiers ou des données informatiques ; services permettant ou participant à la diffusion de programmes de radio ou de télévision interactive ou pas ; services de téléphonie sans fil, services de diffusion et de transmission de jeux vidéo vers et depuis un téléphone portable, un assistant personne numérique ou un ordinateur, un décodeur numérique ou analogique, permettant d'accéder à un site ou à un portail après connexion sur le réseau Internet, connexion à un réseau de télécommunications pour télécharger des jeux vidéo, scénarios et vidéographie interactifs par réseau de télécommunication, messagerie électronique. Education et divertissement. Services d'accès et de location de temps d'accès à des jeux vidéo par un réseau de télécommunication et pour un serveur, y compris le réseau Internet et le réseau de télévision par câble, satellite ou voie terrestre ; services de location de temps d'accès à des réseaux de télécommunications et à des sites Internet ; programmation et programmes pour ordinateurs, Internet, Intranet, Internet pour téléphones portables, assistants personnels numériques, ordinateurs et décodeurs de télévision numérique ou analogique ; conception et réalisation de jeux pour décodeurs de télévision numérique ou analogique, pour téléphones portables, pour assistants personnels numériques ou pour ordinateurs ». CONSIDERANT que les services de « Communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs et bouquets satellitaires télévisuels et mobiles. Fourniture d'accès et raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique et télématiques. Transmission d'information par serveur vocal et plateforme mobile. Transmission d'images, de sons, d'informations à destination des terminaux mobiles. Services rendus par une chaîne de télévision à savoir : diffusion d'émissions télévisées. Téléchargement de contenus éditoriaux (textes, images, vidéos et sons) pour des tiers. Services de transfert de programmes de données, de jeux, proposés en ligne au moyen d'un réseau télé informatique, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), sur un réseau de téléphonie mobile, hertzien (télévision), radio, physique (cassettes vidéos, DVD) ou tout autre moyen de diffusion de l'image. Organisation de jeux-concours en matière d'éducation ou de divertissement. Conception et développement de logiciels et de bases de données. Programmation pour ordinateur. Création et entretien de sites Web et mobiles (wap, i-mode) pour des tiers. Conseils en matière d'ordinateurs. Hébergement de sites informatiques (sites Web) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains des services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « Publication électronique de contenu éditorial en ligne. Micro-édition. Publication électronique de livres, de magazines et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à publier en ligne divers documents (contenu éditorial, livres, magazines…), ne relèvent pas des catégories plus générales formées par les services d’« Education et divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations consistant respectivement à instruire et à distraire le public ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques. CONSIDERANT que les services de « Production de films sur bandes vidéo et autres supports numériques, services de photographies » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de la prestation visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films sur divers supports, et de prestations consistant à prendre et/ou développer des photographies, ne possèdent pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services de « divertissement ; conception et réalisation de jeux pour décodeurs de télévision numérique ou analogique, pour téléphones portables, pour assistants personnels numériques ou pour ordinateurs » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de la prestation consistant à distraire le public et de prestations visant à concevoir et réaliser des jeux pour des supports électroniques (télévision, téléphone, ordinateur…) ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d'enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, numériques, pour la télévision numérique ou interactive ; services permettant ou participant à la diffusion de programmes de radio ou de télévision interactive ou pas » de la marque antérieure, en ce que tous ces services ne sont pas nécessairement fournis en association les uns avec les autres ; qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d'un support physique vers un support électronique (numérisation de documents) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques. Télécommunications, services de conservation, de transmission de messages » de la marque antérieure, en ce que les seconds ne servent pas nécessairement ni exclusivement à la réalisation des premiers ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal GAY LOFT, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination GAMELOFT, présentée en lettres minuscules d'imprimerie, droites et noires, à l’exception de la lettre G en majuscule. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. CONSIDERANT que, si les signes en présence ont en commun les séquences GA-LOFT et se prononcent en deux temps dont le dernier est identique, ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à engendrer entre eux un risque de confusion, dès lors qu’ils produisent une impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, visuellement, le signe contesté GAY LOFT et la marque antérieure GAMELOFT se distinguent par leur structure (deux termes de trois et quatre lettres pour le premier / une seule dénomination de huit lettres pour la seconde), ainsi que par leur élément d’attaque (respectivement GAY et GAME), ce qui leur confère une physionomie distincte ; Que phonétiquement, le signe contesté GAY LOFT et la marque antérieure GAMELOFT se distinguent par leur sonorité centrale (respectivement [ai] / [èïm]) ; Qu’à cet égard, ces différences sont d’autant plus sensibles qu’elles portent sur l’élément d’attaque des deux signes et retiendront donc particulièrement l’attention du consommateur ; Qu’en outre, intellectuellement, les signes en présence possèdent des évocations tout à fait distinctes en raison de la présence du terme GAY au sein du signe contesté relatif à l’univers homosexuel et de celle du terme anglo-saxon GAME au sein de la marque antérieure signifiant « jeu » et compris du consommateur français concerné. CONSIDERANT enfin que si la société opposante a démontré que la marque antérieure GAMELOFT est connue d’une large fraction du public pour désigner des services de production, d’édition, de conception et de distribution de jeux vidéo pour téléphones portables, il n’est pas établi que la connaissance de cette marque s’étende au-delà du domaine des jeux vidéos ; Qu’en outre, les signes en l’espèce présentent des différences telles qu’aucun risque de confusion ne peut se produire dans l’esprit du public. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté GAY LOFT ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure invoquée GAMELOFT. CONSIDERANT en conséquence qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des services en présence ; Que le signe verbal contesté GAY LOFT peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale GAMELOFT.

PAR CES MOTIFS

DECIDEArticle unique : L'opposition n° 05-3441 est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Murielle SJuriste