INPI, 15 juillet 2021, NL 21-0005

Mots clés
produits • risque • nullité • propriété • déchéance • rapport • règlement • société • terme • rôle

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 21-0005
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : SILHOUETTES
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL08 ; CL10 ; CL41 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 1522160
  • Parties : SINCLAIR PHARMACEUTICALS Ltd (Royaume-Uni) / PHIACADEMY DOO BEOGRAD SARL (Serbie)

Résumé

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E Siège15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 NL 21-0005 Le 15/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. $2

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 7 janvier 2021, la société de droit britannique Sinclair Pharmaceuticals Limited (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0005 contre la partie française de l’enregistrement international complexe du 24 décembre 2019 sous le n° 1522160 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société de droit serbe PHIACADEMY DOO BEOGRAD est titulaire, (le titulaire de la marque contestée), a été publié à la Gazette des marques internationales 2020/11 du 26 mars 2020 et a fait l’objet d’une déclaration d’octroi pour la France publiée à la Gazette 2020/37 du 24 septembre 2020. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie seulement des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques non médicamenteux, sauf pour l'usage sur les cheveux ou le cuir chevelu. Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical, sauf que pour usage sur les cheveux ou le cuir chevelu; appareils de massage; sutures chirurgicales. Classe 44 : Services médicaux sauf la mise en place et la transplantation de cheveux; services de soins de beauté, sauf les soins capillaires ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque internationale désignant l’Union Européenne antérieure portant sur le signe verbal SILHOUETTE REFINE. Ce signe a été enregistré le 5 septembre 2018, l’enregistrement a été publié à la Gazette des marques internationale 2018/42 du 1er novembre 2018 et l’octroi de protection pour l’Union Européenne a été déclaré le 8 avril 2019. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée et la marque française antérieure arguant de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes en cause. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. $26. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R. 718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 1er mars 2021, reçu le 15 mars 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 17 mai 2021, le 15 étant un samedi et le 16 un dimanche. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 29 mars 2021.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable 9. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 10. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du code la propriété intellectuelle est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ». La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure verbale SILHOUETTE REFINE n° 1432402. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. $21- Sur les produits 14. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie seulement des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques non médicamenteux, sauf pour l'usage sur les cheveux ou le cuir chevelu. Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical, sauf que pour usage sur les cheveux ou le cuir chevelu; appareils de massage; sutures chirurgicales. Services médicaux sauf la mise en place et la transplantation de cheveux; services de soins de beauté, sauf les soins capillaires ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Savons, crèmes, gels, produits hydratants, lotions et produits cosmétiques au cours ou à la suite d'interventions esthétiques et reconstructives; tous les produits précités pour une utilisation en rapport avec les cheveux et le cuir chevelu. Sutures, aiguilles pour sutures et fils de suture pour interventions esthétiques et reconstructives. Services médicaux, à savoir services de chirurgie esthétique et reconstructive, services de soins esthétiques et reconstructifs pour le corps, services de soins esthétiques et reconstructifs pour le visage; services de soins esthétiques pour la peau interventions et interventions médicales esthétiques et reconstructives faiblement invasives; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, à l'exception de ceux pour les cheveux et le cuir chevelu, à savoir services de chirurgie esthétique et reconstructive, services de soins corporels esthétiques et reconstructifs, services de soins esthétiques et reconstructifs pour le visage, services de soins esthétiques et reconstructifs pour la peau et interventions médicales esthétiques et reconstructives faiblement invasives ». 17. Il n’est pas contesté que les « Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques non médicamenteux, sauf pour l'usage sur les cheveux ou le cuir chevelu. Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical, sauf que pour usage sur les cheveux ou le cuir chevelu; appareils de massage; sutures chirurgicales. Services médicaux sauf la mise en place et la transplantation de cheveux; services de soins de beauté, sauf les soins capillaires » de la marque contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 2- Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 19. La marque antérieure porte sur le signe verbal SILHOUETTE REFINE. $220. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif présentés de façon particulière alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux. 23. Ces signes ont en commun la dénomination SILHOUETTE placée en position d’attaque au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. 24. Si les signes diffèrent par la présence, au sein de la marque contestée, d’un élément graphique et, au sein de la marque antérieure, de l'élément verbal REFINE, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 26 à 30). 25. Les signes en présence comportent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles générant des ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 26. Les signes ont en commun l’élément distinctif SILHOUETTE, qui apparait tout au plus évocateur au regard des produits et services en présence. 27. Au sein de la marque antérieure il est suivi du terme REFINE qui constitue la traduction anglaise du terme français « affiner », susceptible d’être compris d’une partie du public pertinent qui comprend l’anglais ou par sa proximité avec le radical français –FINE, comme le souligne le demandeur, apparaît ainsi susceptible de décrire une caractéristique des produits et services en cause, à savoir d’avoir pour effet d’affiner et de rendre plus mince. 28. En outre en raison de sa longueur et de sa position d’attaque, elle retiendra davantage l’attention du consommateur et présente ainsi un caractère essentiel au sein de la marque antérieure. 29. Il en va de même au sein de la marque contestée, la dénomination SILHOUETTE constituant le seul élément verbal par lequel la marque sera prononcée et lue, l’élément figuratif qui l’accompagne n’en altérant ni la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible au sein de ce signe. 30. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. $23- Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 31. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. 32. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 33. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public des produits et services de la marque contestée considérés comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, à savoir les « Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques non médicamenteux, sauf pour l'usage sur les cheveux ou le cuir chevelu. Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical, sauf que pour usage sur les cheveux ou le cuir chevelu; appareils de massage; sutures chirurgicales. Services médicaux sauf la mise en place et la transplantation de cheveux; services de soins de beauté, sauf les soins capillaires », est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal ainsi que par un public de professionnels de la santé (médecins, chirurgiens) ayant une expertise ou, à tout le moins, des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical et dont le degré d’attention est plus élevé. 34. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 35. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée de l’ensemble verbal SILHOUETTE REFINE, n’est pas discuté. 4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 36. L'appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 37. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits et services cités au point 17, des ressemblances d’ensemble entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. Le consommateur est en effet susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services visant à affiner la silhouette. 38. Le fait que certains des produits et services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 39. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les produits visés au point 17. $2

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0005 est justifiée. Article 2 : La partie française de la marque internationale n° 1522160 est déclarée nulle, pour lesproduits et services suivants : « Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques nonmédicamenteux, sauf pour l'usage sur les cheveux ou le cuir chevelu. Appareils et instrumentschirurgicaux à usage médical, sauf que pour usage sur les cheveux ou le cuir chevelu; appareilsde massage; sutures chirurgicales. Services médicaux sauf la mise en place et latransplantation de cheveux; services de soins de beauté, sauf les soins capillaires ». $2