OPP 09-3221 / CJR
19/03/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5,L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18,
R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSVENNOSTYU "BOOKMAC - ELEKTRONNYE KNIGNYE MAGAZINY" (société de droit russe) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 004 981 du 10 novembre 2008, portant sur le signe complexe BOOKMAC et désignant la France.
Le 23 septembre 2009, la société APPLE INC. (société organisée selon les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale MACBOOK, déposée le 23 février 2006 et enregistrée sous le numéro 4 921 235.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les services de l'enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Elle invoque en outre, l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée, par courrier du 29 septembre 2009 à l'OMPI pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire dans le même délai.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur les services suivants : « Publicité; service d'office; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; agences de publicité; location d'espaces publicitaires; gestion de fichiers informatiques; services de facturation; démonstration de produits; transcription; sondages d'opinion; études de marketing; services de mise en page à des fins publicitaires; direction professionnelle des affaires artistiques; services de coupures de presse; mise à jour de matériel publicitaire; traitement de texte; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; décoration de vitrines de magasins; préparation de feuilles de paye; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de ventes aux enchères; promotion des ventes pour des tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location de tranches- horaires pour la publicité sur supports de communication; location de matériel publicitaire; location de distributeurs automatiques; location de photocopieurs; publication de textes publicitaires; services de dactylographie; publicités radiophoniques; publicité à l'extérieur; distribution d'échantillons; diffusion d'annonces publicitaires; rédaction de textes publicitaires; publicité en ligne sur réseaux informatiques; publicité par correspondance; publicités télévisées; reproduction de documents; compilation de statistiques; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; établissement de relevés de comptes; préparation de petites annonces; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; traitement administratif de commandes d'achats; relations publiques; services de comparaison des prix; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises); services de réponse téléphonique pour abonnés absents; services d'experts en rendement. Télécommunications; agences de presse; radiodiffusion télévisuelle; télédiffusion par câble; services de tableaux d'affichage électroniques (services de télécommunications); informations en matière de télécommunications; services d'acheminement et de jonction de télécommunications; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; fourniture d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services); fourniture d'accès à des bases de données; mise à disposition de connexions de télécommunication pour l'accès à un réseau télématique mondial; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission de télégrammes; messagerie électronique; location d'appareils de transmission de messages; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location d'équipements de télécommunications; communications radiophoniques; communications par réseaux à fibres optiques; radiotéléphonie mobile; communications par terminaux d'ordinateur; transmission par satellite; communications télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de télécopies; services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques); services de téléconférences; services de télex; services de boîte vocale; services de téléphonie. Services scientifiques et technologiques et conception et recherches scientifiques s'y rapportant; services de recherches scientifiques et analyses industrielles; élaboration et amélioration technique de logiciels; analyse de systèmes informatiques; authentification d'oeuvres d'art; reconstitution de données; services de graphiste; services de protection contre les virus informatiques; études de projets techniques; travaux d'ingénieurs (expertises); installation de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; services de conseiller en matériel informatique; services de conseiller en logiciels; contrôle de la qualité; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; décoration intérieure; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; fourniture de moteurs de recherches pour Internet; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); conception de systèmes informatiques; location de serveurs web; location d'ordinateurs; location de logiciels; hébergement de sites informatiques (sites Web); duplication de programmes informatiques; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; programmation informatique; stylisme (conception industrielle) » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Ordinateurs, ordinateurs portables, matériel informatique, logiciels, périphériques informatiques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; logiciels de système d'exploitation d'ordinateurs; circuits intégrés; publications électroniques (téléchargeables); matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour compresser et décompresser des supports
numériques; programmes informatiques; logiciels et publications sous forme électronique fournis en ligne à partir de bases de données, à partir de services fournis sur un réseau informatique mondial ou Internet; logiciels interactifs; appareils de recherche d'informations électroniques à partir d'un réseau informatique mondial ou de l'internet; supports d'enregistrement magnétiques et optiques; programmes d'enregistrement de données; serveurs; appareils pour le montage vidéo; matériel informatique et logiciels audiovisuels; matériel et logiciels de montage vidéo; logiciels pour la création de polices et titres pour films, vidéos et multimédia; enregistreurs vidéo numériques; caméras vidéo; logiciels multimédia; logiciels de jeux informatiques interactifs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Services de télécommunications et de communications; fourniture de services de communications en ligne; communications via un réseau informatique mondial ou Internet; services de courrier électronique, de réception et d'envoi de messages; services de diffusion; fourniture d'accès à des pages web; transmission et distribution de données ou d'images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l'internet; fourniture d'accès à des sites web MP3 sur Internet; offre de musique numérique par télécommunications; fourniture d'accès à des sites web de musique numérique sur Internet; location de temps d'accès à une base de données; services de consultation, d'information et de conseils pour tous les services précités. Services de conseils en matériel informatique et logiciels; location de matériel informatique et de logiciels appareils et équipements; services de conseils en matière de logiciels audiovisuels et multimédias; programmation pour ordinateurs; services d'assistance et de consultation en matière de développement de systèmes, bases de données et applications informatiques; conception graphique pour la compilation de pages web sur Internet; informations concernant le matériel informatique ou les logiciels fournis en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; création et gestion de sites web; conception et développement de sites web proposant du matériel multimédia; hébergement de sites web pour le compte de tiers; services d'information, de conseils et d'assistance relatifs à tous les services précités ».
CONSIDERANT que les services suivants de l'enregistrement international contesté : « service d'office; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; transcription; direction professionnelle des affaires artistiques; traitement de texte; décoration de vitrines de magasins; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location de distributeurs automatiques; location de photocopieurs; services de dactylographie; compilation de statistiques; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques. Télécommunications; radiodiffusion télévisuelle; télédiffusion par câble; services de tableaux d'affichage électroniques (services de télécommunications); informations en matière de télécommunications; services d'acheminement et de jonction de télécommunications; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; fourniture d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services); fourniture d'accès à des bases de données; mise à disposition de connexions de télécommunication pour l'accès à un réseau télématique mondial; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission de télégrammes; messagerie électronique; location d'appareils de transmission de messages; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location d'équipements de télécommunications; communications radiophoniques; communications par réseaux à fibres optiques; radiotéléphonie mobile; communications par terminaux d'ordinateur; transmission par satellite; communications télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de télécopies; services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques); services de téléconférences; services de télex; services de boîte vocale; services de téléphonie. Services scientifiques et technologiques et conception et recherches scientifiques s'y rapportant; services de recherches scientifiques et analyses industrielles; élaboration et amélioration technique de logiciels; analyse de systèmes informatiques; authentification d'oeuvres d'art; reconstitution de données; services de graphiste; services de protection contre les virus informatiques; études de projets techniques; travaux d'ingénieurs (expertises); installation de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; services de conseiller en matériel informatique; services de conseiller en logiciels; contrôle de la qualité; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; décoration intérieure; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; fourniture de moteurs de recherches pour Internet; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); conception de systèmes informatiques; location de serveurs web; location d'ordinateurs; location de logiciels; hébergement de sites informatiques (sites Web); duplication de programmes informatiques; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; programmation informatique; stylisme (conception industrielle) » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.
CONSIDERANT en revanche, que les services de « services de facturation; démonstration de produits; préparation de feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de ventes aux enchères; promotion des ventes pour des tiers; établissement de relevés de comptes; préparation de petites annonces; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; traitement administratif de commandes d'achats; relations publiques; services de comparaison des prix; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises); services de réponse téléphonique pour abonnés absents » de l’enregistrement international contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « offre de musique numérique par télécommunications ; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur Internet » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement mis en œuvre pour la réalisation aux seconds et peuvent être rendus dans les domaines les plus divers ;
Que ces services non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, enfin, que la société opposante ne saurait établir de liens entre les services de « Publicité; agences de publicité; location d'espaces publicitaires; démonstration de produits; sondages d'opinion; études de marketing; services de mise en page à des fins publicitaires; services de coupures de presse; mise à jour de matériel publicitaire; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; location de tranches-horaires pour la publicité sur supports de communication; location de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; publicités radiophoniques; publicité à l'extérieur; distribution d'échantillons; diffusion d'annonces publicitaires; rédaction de textes publicitaires; publicité en ligne sur réseaux informatiques; publicité par correspondance; publicités télévisées; reproduction de documents ; préparation de petites annonces; relations publiques; services d'experts en rendement. Agences de presse » de l’enregistrement international contesté et les « services de
communications » de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie en raison de son imprécision regroupe des services dont il n’est pas possible d’identifier l’objet, la fonction et la destination.
CONSIDERANT en conséquence, que les services de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe BOOKMAC, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MACBOOK, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites
et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par l'enregistrement international contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale et objective des signes pris dans leur ensemble qu’ils ont en commun les éléments verbaux MAC et BOOK et diffèrent dans l’enregistrement international contesté par leur inversion et par la présence d’inscriptions en écriture cyrillique ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci- dessus ;
Qu’en effet, la simple inversion des termes MAC et BOOK dans l’enregistrement international contesté n’est pas de nature à écarter le risque de confusion, dès lors que les deux signes restent dominés par les mêmes termes MAC / BOOK ;
Qu'en outre, la présence des inscriptions en écriture cyrillique, visuellement très proches de l’élément BOOKMAC au sein de l’enregistrement international contesté n'altère pas le caractère dominant et immédiatement perceptible de ce dernier qui concentre l’essentiel du pouvoir distinctif de l’enregistrement international contesté ;
Que les signes en présence génèrent donc une impression d’ensemble très proche, le signe contesté pouvant être perçu par le public comme une déclinaison complexe de la marque antérieure, de sorte que les marques en cause peuvent être rattachées à la même origine ;
Qu'ainsi, le signe complexe contesté BOOKMAC constitue l’imitation de la marque antérieure MACBOOK, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par l’enregistrement international contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;
Qu'ainsi, l’enregistrement international contesté BOOKMAC ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MACBOOK.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition numéro 09-3221 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « service d'office; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; transcription; direction professionnelle des affaires artistiques; traitement de texte; décoration de vitrines de magasins; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location de distributeurs automatiques; location de photocopieurs; services de dactylographie; compilation de statistiques; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques. Télécommunications; radiodiffusion télévisuelle; télédiffusion par câble; services de tableaux d'affichage électroniques (services de télécommunications); informations en matière de télécommunications; services d'acheminement et de jonction de télécommunications; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; fourniture d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services); fourniture d'accès à des bases de données; mise à disposition de connexions de télécommunication pour l'accès à un réseau télématique mondial; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission de télégrammes; messagerie électronique; location d'appareils de transmission de messages; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location d'équipements de télécommunications; communications radiophoniques; communications par réseaux à fibres optiques; radiotéléphonie mobile; communications par terminaux d'ordinateur; transmission par satellite; communications télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de télécopies; services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques); services de téléconférences; services de télex; services de boîte vocale; services de téléphonie. Services scientifiques et technologiques et conception et recherches scientifiques s'y rapportant; services de recherches scientifiques et analyses industrielles; élaboration et amélioration technique de logiciels; analyse de systèmes informatiques; authentification d'oeuvres d'art; reconstitution de données; services de graphiste; services de protection contre les virus informatiques; études de projets techniques; travaux d'ingénieurs (expertises); installation de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; services de conseiller en matériel informatique; services de conseiller en logiciels; contrôle de la qualité; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; décoration intérieure; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; fourniture de moteurs de recherches pour Internet; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); conception de systèmes informatiques; location de serveurs web; location d'ordinateurs; location de logiciels; hébergement de sites informatiques (sites Web); duplication de programmes informatiques; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; programmation informatique; stylisme (conception industrielle) ».
Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 1 004 981 est partiellement refu sée, pour lesservices précités.
Pour le Directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle
Caroline RJuriste