INPI, 13 septembre 2017, 2015-2951

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • tiers • publicité • société • propriété • presse • publication • déchéance • vente • animaux • terme • règlement • risque • sous-traitance • recevabilité

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-2951
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : INDIGO ; INDIGO
  • Numéros d'enregistrement : 13031869 ; 4172790
  • Parties : O2 HOLDINGS LIMITED / Stéphane D

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 15-2951 / PAB Projet de décision devenu définitif le 7 mars 2017. PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur S DE FREITAS a déposé, le 12 avril 2015, la demande d'enregistrement n° 4 172 790 portant sur le signe complexe INDIGO.Ce signe est destiné à distinguer, les services suivants : « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ».Le 25 juin 2015, la société O2 HOLDINGS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l’Union européenne INDIGO, déposée le 27 mars 2014 et enregistrée sous le n° 13031869. Cet enregistrement porte, notamment, sur les services suivants : « Publicité; Audits d'entreprises [analyses commerciales]; Services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Bureaux de placement; Gestion de fichiers informatisée; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Consultation pour les questions de personnel; Recrutement de personnel; Sélection du personnel par procédés psychotechniques; Services de relations publiques; Location d'espaces publicitaires; services d’information et de conseils dans tous les domaines précités ; Télécommunications; Radiotéléphonie mobile; Services de communication par terminaux informatiques; Communications par réseau de fibres optiques; Services de téléphonie et de téléphonie mobile; Panneau d'affichage électronique [télécommunications]; Messagerie électronique; Informations en matière de télécommunications; Services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; Fourniture d'accès à des bases de données; Fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet; Services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d'accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location d'équipement de télécommunication; Services de téléconférences; Agences de presse; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; services d’enseignement [cours] ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Authentification d'œuvres d'art; Ensemencement de nuages; Conception de logiciels; Mise à jour de logiciels; Conception de systèmes informatiques; Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en matière d'économie d'énergie; Décoration intérieure; Numérisation de documents [scanning]; Conception dans le domaine de la mode; Conception de produits graphiques; Hébergement de sites sur Internet; Dessin industriel; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Étude de projets techniques; Location de serveurs web; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Stylisme [esthétique industrielle]; Services de tests pour inspection de véhicules en matière de sécurité routière; Programmation informatique; Analyse de systèmes informatiques ; Services d'informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications ; services de préparation d’aliments ; services médicaux ; soins d' hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services de soins infirmiers ; Garde d'enfants à domicile; Garde d'animaux de compagnie à domicile ». L'opposition a été notifiée le 1er juillet 2015 au déposant sous le numéro 15-2951. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant soulève l’irrecevabilité de l’opposition. Il a, en outre, invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Il conteste également la comparaison des services et celle des signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT que l’article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle » ; Que l'article L. 712-4 du code précité dispose que « pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d’une marque enregistrée (…) » ; Qu’enfin, aux termes de l'article R. 712-15 du code précité « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R. 712-26 » ; Qu’en l’espèce, la demande d’enregistrement contestée ayant été publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle n° 15/18 du 30 avril 2015, une procédure d’opposition pouvait être engagée à son encontre jusqu’au 30 juin 2015 inclus ; Qu’ainsi, la société opposante ayant déposé l’opposition à l’INPI le 25 juin 2015, elle a respecté la condition de délai imposée par les textes susvisés ; CONSIDERANT, en conséquence, que l’opposition a été présentée dans les délais, formes et conditions prescrits ; qu’elle est donc recevable. B.- SUR L’INVITATION FAITE PAR LE DEPOSANT DE PRODUIRE DES PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DES DROITS DE L’OPPOSANT N’EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu’aux termes de l’article R 712-17 du code précité, « Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non-exploitation » ; CONSIDERANT, en l'espèce, que dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant invite la société opposante à produire de telles pièces ; Que toutefois, la marque antérieure invoquée, étant enregistrée depuis moins de cinq ans, son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de cette marque. CONSIDERANT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande. C.- AU FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Publicité; Audits d'entreprises [analyses commerciales]; Services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Bureaux de placement; Gestion de fichiers informatisée; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Consultation pour les questions de personnel; Recrutement de personnel; Sélection du personnel par procédés psychotechniques; Services de relations publiques; Location d'espaces publicitaires; services d’information et de conseils dans tous les domaines précités ; Télécommunications; Radiotéléphonie mobile; Services de communication par terminaux informatiques; Communications par réseau de fibres optiques; Services de téléphonie et de téléphonie mobile; Panneau d'affichage électronique [télécommunications]; Messagerie électronique; Informations en matière de télécommunications; Services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; Fourniture d'accès à des bases de données; Fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet; Services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d'accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location d'équipement de télécommunication; Services de téléconférences; Agences de presse; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; services d’enseignement [cours] ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Authentification d'œuvres d'art; Ensemencement de nuages; Conception de logiciels; Mise à jour de logiciels; Conception de systèmes informatiques; Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en matière d'économie d'énergie; Décoration intérieure; Numérisation de documents [scanning]; Conception dans le domaine de la mode; Conception de produits graphiques; Hébergement de sites sur Internet; Dessin industriel; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Étude de projets techniques; Location de serveurs web; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Stylisme [esthétique industrielle]; Services de tests pour inspection de véhicules en matière de sécurité routière; Programmation informatique; Analyse de systèmes informatiques ; Services d'informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications ; services de préparation d’aliments ; services médicaux ; soins d' hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services de soins infirmiers ; Garde d'enfants à domicile; Garde d'animaux de compagnie à domicile ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels sa marque est une déclinaison d’une autre marque plus ancienne, lui appartenant, et ayant acquis une certaine notoriété, dès lors que cette circonstance est étrangère à la présente procédure dans laquelle seules doivent être prises en comptes la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée, toute autre considération relevant d’une procédure portée devant des tribunaux judiciaires ; Que de même, est inopérante l’argumentation du déposant relative à l’étendue du dépôt de la marque antérieure dès lors que le déposant d’une marque est seul maître du choix du libellé qu’il entend protéger ; Qu’enfin, quelle que soit l’activité des parties, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d'opposition doit être effectuée uniquement entre les libellés des produits et des services tels que déposés, indépendamment des conditions d'exploitation, réelles ou supposées, des marques en cause. CONSIDERANT, en revanche, que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « Publicité » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement ne présentent pas le même objet que les « services d’enseignement [cours] ; services de préparation d’aliments ; services médicaux ; soins d' hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services de soins infirmiers ; Garde d'enfants à domicile; Garde d'animaux de compagnie à domicile » de la marque antérieure, le seul fait qu’ils « s’entendent tous de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients » constituant un critère bien trop large pour que le consommateur puisse leur attribuer la même origine ; Que ces services ne sont donc pas similaires ; Que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont donc, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe INDIGO reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal INDIGO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes ont en commun le terme INDIGO ; Qu’il en résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que si les signes diffèrent par la calligraphie utilisée dans le signe contesté et la présence de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet le terme INDIGO est distinctif pour les services en cause ; Qu’à cet égard, le fait que la marque antérieure soit une marque verbale, présentée sans calligraphie ni couleur particulière, est sans incidence sur son caractère distinctif dès lors que le terme INDIGO ne constitue pas la désignation nécessaire ou usuelle des services en cause et n’en décrit aucune caractéristique ; Que la présentation calligraphique et en couleur du signe contesté ne fait pas perdre à la dénomination INDIGO son caractère prépondérant dès lors qu’elle demeure immédiatement lisible et perceptible ; Qu’il résulte de la présence commune de l’élément distinctif INDIGO une impression d'ensemble très proche entre ces deux marques. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, ne saurait prospérer l’argumentation du déposant relative au développement d’un projet innovant et aux circonstances ayant présidé au choix de son signe, ces considérations étant extérieures à la présente procédure. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public des produits concernés.CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté INDIGO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union européenne INDIGO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe