INPI, 8 avril 2021, NL 20-0068

Mots clés
produits • vente • risque • nullité • publicité • propriété • tiers • production • soutenir • déchéance • monnaie • société • rapport • recours • règlement

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 20-0068
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : ONLYFOOT
  • Classification pour les marques : CL18 ; CL25 ; CL35
  • Numéros d'enregistrement : 18/4421549
  • Parties : AKTIESELEKABET af 21 (Danemark) / X

Résumé

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 NL 20-0068 Le 08/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1 er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 2 septembre 2020, la société Aktieselskabet af 21. november 2001, société de droit danois, (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0068 contre la marque complexe n° 18/4421549 déposée le 22 janvier 2018, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur X est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-07 du 16 février 2018. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : " Classe 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; serviettes [maroquinerie] ; mallettes pour documents ; étuis pour clés ; sacs-ceintures et bananes ; porte-cartes [portefeuilles] ; sacs de voyage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; sacs pochettes ; Classe 25 : chapellerie ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussons ; kimonos ; maillots de bain ; chapeaux ; bonnets ; casquettes ; Classe 35 : Marketing promotionnel ; promotion des ventes ; distribution de matériel promotionnel ; conseils concernant la promotion commerciale ; services de promotion des ventes ; services de publicité et de promotion ; promotion des ventes pour des tiers ; gestion promotionnelle de personnalités du sport ; conseils en matière de promotion des ventes ; promotion, publicité et marketing de sites Web en ligne ; gestion d'entreprises de vente au détail pour le compte de tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; production de films publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d'informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente". 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure portant sur le signe verbal ONLY n°638833, déposée le 25 septembre 1997, dont le dernier renouvellement a été publié au bulletin des marques de l’Union européenne le 1 er septembre 2017 et dont il est devenu titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre le 5 mars 2004 sous le n° T000977184. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée ONLY FOOT et la marque de l’Union européenne ONLY arguant de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes en cause. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R. 718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 9 novembre 2021, reçu le 21 novembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 21 janvier 2021.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable 8. La marque contestée a été déposée le 22 janvier 2018 soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 9. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 10. Ainsi, conformément à l’article L. 714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». 11. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée". 12. Enfin, l’article L. 713-3 du code précité précise que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI B- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 14. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure verbale ONLY n° 638833. 15. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 16. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- Sur les produits et services 17. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 18. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : "Portefeuilles ; porte- monnaie ; serviettes [maroquinerie] ; mallettes pour documents ; étuis pour clés ; sacs-ceintures et bananes ; porte-cartes [portefeuilles] ; sacs de voyage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; sacs pochettes ; chapellerie ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussons ; kimonos ; maillots de bain ; chapeaux ; bonnets ; casquettes ; Marketing promotionnel ; promotion des ventes ; distribution de matériel promotionnel ; conseils concernant la promotion commerciale ; services de promotion des ventes ; services de publicité et de promotion ; promotion des ventes pour des tiers ; gestion promotionnelle de personnalités du sport ; conseils en matière de promotion des ventes ; promotion, publicité et marketing de sites Web en ligne ; gestion d'entreprises de vente au détail pour le compte de tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; production de films publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d'informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente". 19. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été renouvelée notamment pour les produits suivants : "Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; Peaux d'animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Mallettes pour documents; Sacs de plage; Porte-documents; Porte-cartes [portefeuilles]; Sacs à main; Filets à provisions; Portefeuilles; Bourses; Sacs à dos; Cartables; Sacs pour faire les courses; Coffrets destiné à contenir des articles de toilette dits "vanity cases". Vêtements, chaussures et chapellerie". Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 20. Les produits et services précités de la marque contestée ne peuvent pas être comparés, contrairement aux allégations du demandeur, aux "produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres clases" de la marque antérieure invoquée. Cette formulation ne permet pas d’identifier précisément les produits protégés pour procéder à une quelconque comparaison avec les produits et services précités de la marque contestée, dès lors que cette catégorie regroupe des produits dont la seule indication quant à leur composition ne permet pas de les identifier précisément, recouvrant ainsi une multitude de produits de nature, fonction et destination diverses. 21. Il n’est pas contesté que les "Portefeuilles ; porte-monnaie ; serviettes [maroquinerie] ; mallettes pour documents ; étuis pour clés ; sacs-ceintures et bananes ; porte-cartes [portefeuilles] ; sacs de voyage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; sacs pochettes ; chapellerie ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussons ; kimonos ; maillots de bain ; chapeaux ; bonnets ; casquettes" de la marque contestée sont identiques ou à tout le moins fortement similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. 22. En revanche, les services de "présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d'informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente" de la marque contestée désignent diverses prestations de présentation sur les lieux de vente ayant pour objet de présenter des produits et des services au public afin d’inciter ce dernier à les acheter et à faire connaitre une marque et utilisant notamment le réseau Internet. 23. Ces services ne sont manifestement pas identiques aux "Cuir et imitations du cuir ; Peaux d'animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Mallettes pour documents; Sacs de plage; Porte-documents; Porte-cartes [portefeuilles]; Sacs à main; Filets à provisions; Portefeuilles; Bourses; Sacs à dos; Cartables; Sacs pour faire les courses; Coffrets destiné à contenir des articles de toilette dits "vanity cases". Vêtements, chaussures et chapellerie" de la marque antérieure, ces derniers désignant des produits et non des services comme l'indique le demandeur. 24. A cet égard, ce dernier ne saurait valablement soutenir que "la présentation en ligne de produits est la continuité naturelle de ces produits eux-mêmes puisqu'il s'agit de leur commercialisation selon le procédé de vente en ligne qui devient de plus en plus utilisé et qui est fatalement amené à supplanter la vente en magasin". En effet, force est de constater que le libellé invoqué à l'appui de la présente procédure ne comporte pas les services de vente en ligne, mais divers articles de maroquinerie, accessoires de mode et articles d'habillement, l'Institut devant statuer au vu des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. 25. En outre, les services susvisés de la marque contestée ne se trouvent pas en étroite relation avec les produits invoqués de la marque antérieure En effet, les premiers qui désignent diverses prestations destinées à présenter au public des produits et services sans les spécifier précisément, n'ont pas pour objet les seconds. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 26. A cet égard, le demandeur ne saurait valablement soutenir que les services susvisés de la marque contestée "sont susceptibles de concerner tous les produits possibles, faute de description précise" et "peuvent par conséquent concerner aussi les produits des classes 18 et 25 visés par la marque antérieure, caractérisant ainsi le risque de confusion". 27. En effet, en décider ainsi reviendrait à considérer similaires aux services de "présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d'informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente" de la marque contestée tous les produits et services susceptibles de faire l'objet de ces prestations, c'est-à-dire une grande partie des produits et services de la classification internationale, alors mêmes qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. 28. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires. 29. Les services de "Marketing promotionnel ; promotion des ventes ; distribution de matériel promotionnel ; conseils concernant la promotion commerciale ; services de promotion des ventes ; services de publicité et de promotion ; promotion des ventes pour des tiers ; gestion promotionnelle de personnalités du sport ; conseils en matière de promotion des ventes ; promotion, publicité et marketing de sites Web en ligne ; gestion d'entreprises de vente au détail pour le compte de tiers ; production de films publicitaires" de la marque contestée désignent des prestations relatives au développement des ventes par la publicité et les efforts de ventes exceptionnels et des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise. 30. Ces services ne se trouvent pas en étroite relation avec les "Cuir et imitations du cuir ; Peaux d'animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Mallettes pour documents; Sacs de plage; Porte-documents; Porte-cartes [portefeuilles]; Sacs à main; Filets à provisions; Portefeuilles; Bourses; Sacs à dos; Cartables; Sacs pour faire les courses; Coffrets destiné à contenir des articles de toilette dits "vanity cases". Vêtements, chaussures et chapellerie" de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers qui ne visent aucun produits et services précisément, n'ont pas pour objet les seconds, lesquels n'ont pas obligatoirement recours aux prestations des premiers. 31. A cet égard, le demandeur ne saurait valablement soutenir que les services susvisés de la marque contestée "accompagnent la vente de produits en cuir et de vêtements désignés par la marque antérieure. Ils en sont la continuité naturelle puisqu’il est désormais communément admis que la vente s’accompagne d’opérations marketing, de publicité et de promotion des ventes, que ce soit sur support physique ou sur le web. Les films publicitaires participent de cette promotion". 32. En effet, en décider ainsi reviendrait à considérer similaires aux services susvisés de la marque contestée tous les produits et services susceptibles de faire l'objet de prestations de promotion des ventes, de marketing et de publicité, c'est-à-dire une grande partie des produits et services de la classification internationale, alors mêmes qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. 33. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 34. En conséquence, les services de "Marketing promotionnel ; promotion des ventes ; distribution de matériel promotionnel ; conseils concernant la promotion commerciale ; services de promotion des ventes ; services de publicité et de promotion ; promotion des ventes pour des tiers ; gestion promotionnelle de personnalités du sport ; conseils en matière de promotion des ventes ; promotion, publicité et marketing de sites Web en ligne ; gestion d'entreprises de vente au détail pour le compte de tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; production de films publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d'informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente" de la marque contestée ne sont ni identiques ni similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2- Sur les signes 35. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 36. La marque antérieure porte sur le signe verbal ONLY. 37. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 38. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 39. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée est composée de deux éléments verbaux et d'éléments figuratifs présentés de façon particulière et en couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. 40. Ces signes ont en commun la dénomination ONLY, placée en position d'attaque au sein de la marque contestée, ce qui leur confère d'importances ressemblances visuelles et phonétiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 41. Si les signes diffèrent par la présence au sein de la marque contestée de l'élément verbal FOOT, d'éléments graphiques et de couleurs, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 43 à 47). 42. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques générant des ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 43. Au sein de la marque contestée, la dénomination ONLY distinctive au regard des produits en cause, présente en outre un caractère dominant. 44. En effet, elle est suivie de l'élément FOOT au sein duquel les lettres O sont remplacées par des éléments figuratifs représentant des ballons de football, et qui est susceptible de désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir d'évoquer une ligne de produits de maroquinerie, d'accessoires et de vêtements de style sportif ou destinés aux amateurs de football, de sorte qu'il apparaît faiblement distinctif et n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur. 45. En outre, la présentation des éléments ONLY FOOT dans des caractères blancs au centre d'un cartouche rectangulaire au fond noir contribue à les mettre en exergue. 46. Ainsi, la dénomination ONLY placée en attaque présente un caractère essentiel au sein de la marque contestée. 47. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3- Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 48. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. 49. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 50. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public des produits de la marque contestés considérés comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, à savoir les "Portefeuilles ; porte- monnaie ; serviettes [maroquinerie] ; mallettes pour documents ; étuis pour clés ; sacs-ceintures et bananes ; porte-cartes [portefeuilles] ; sacs de voyage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; sacs pochettes ; chapellerie ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussons ; kimonos ; maillots de bain ; chapeaux ; bonnets ; casquettes" est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 51. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 52. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée de la dénomination ONLY, n’est pas discuté. 4- Sur l’appréciation globale du risque de confusion 53. L'appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 54. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits cités au paragraphe 21, des ressemblances d’ensemble entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. Le consommateur est en effet susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure à destination d’un public amateur de football. 55. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au point 34. En effet, l'existence d'un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services et produits en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 56. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les produits visés au point 21. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL20-0068 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 18 / 4421549 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : "Portefeuilles ; porte-monnaie ; serviettes [maroquinerie] ; mallettes pour documents ; étuis pour clés ; sacs-ceintures et bananes ; porte-cartes [portefeuilles] ; sacs de voyage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; sacs pochettes ; chapellerie ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussons ; kimonos ; maillots de bain ; chapeaux ; bonnets ; casquettes". Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Note...