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INPI, 27 août 2021, OP 20-3546

Mots clés
produits • société • risque • propriété • preuve • requête • déchéance • nullité • rapport • règlement • ressort • signification

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-3546
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MULTITRAPRESS+ ; MULTIPRESS
  • Numéros d'enregistrement : 4660508 ; 933029
  • Parties : I.V.A.R. SPA (Italie) / TRA SARL

Résumé

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Texte intégral

OPP 20-3546 27 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TRA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 660 508 portant sur le signe verbal MULTITRAPRESS+. Le 17 septembre 2020, la société I.V.A.R. S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale MULTIPRESS, enregistrée le 25 juin 2007, régulièrement renouvelée sous le n° 933 029 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir (...) 1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ...». L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Aux termes de l'article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L'opposition est notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée, lequel dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (...). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ». Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En l'espèce, dans ses premières observations en réponse à l'opposition, la titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de la marque invoquée à l'appui de l'opposition n'était pas encourue. La notification de l'Institut impartissait à la société opposante un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu'au 11 janvier 2021. 2 Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 25/06/2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25/06/2015 au 25/06/2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : « Tuyaux et tubes métalliques pour liquides; tuyaux à eau métalliques; garnitures métalliques pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets métalliques pour tuyaux d'évacuation, robinets à tournant sphérique, clapets de non-retour, robinets d'arrêt; raccords de tuyaux, métalliques ; Appareils et installations de distribution d'eau et leurs garnitures; systèmes de plomberie et de chauffage et leurs garnitures; systèmes d'injection, de mélange et de distribution d'eau pour dispositifs de chauffage et leurs garnitures; têtes thermostatiques ; Tuyaux à eau non métalliques; robinets et clapets de tuyaux non métalliques, raccords de tuyaux non métalliques ». Afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits précités, la société opposante a notamment fourni, de très nombreuses factures éditées entre le 12 janvier 2016 et le 19 juin 2020 et comportant des adresses en France (Pièces 1 à 5) ainsi qu’un catalogue 2020 de ses produits (Pièce 13). Le catalogue (pages 118 à 130) mentionne à plusieurs reprises la marque antérieure MULTIPRESS ainsi que le code MP suivi d’un numéro (MP 5702, MP 5703, MP 5760, MP 5761, etc) afin de désigner de nombreux types de « raccords », tels que par exemple, MP 5702 « raccord droit avec tube en cuivre chromé », MP 5760 « raccord mural », MP5723 « raccord mural pour traces horizontales ». Si l’ensemble des nombreuses factures fournies ne mentionnent pas explicitement la marque antérieure MULTIPRESS, elles mentionnent néanmoins les références ci-avant relevées (MP suivi d’un numéro). Ainsi, en prenant en association les factures avec le catalogue fourni, il est aisé de comprendre que ces codes apparaissant sur les factures font référence à la marque antérieure MULTIPRESS, afin de désigner des raccords de tuyaux. La « Liste des ACS accessoires en cours de validité» en français, mis à jour le 31/12/2018 et établi par le Groupe Carso français (Leader des prestations analytiques environnementales et 3 agroalimentaires accrédité COFRAC, agréé par le Ministère de la santé) » (Pièce 12) dans laquelle sont répertoriés différents accessoires qui ont fait l’objet d’une délivrance d’après le système d’attestation valable pour le territoire français de conformité sanitaire (ACS) mentionne la marque MULTIPRESS de la société opposante pour un « raccord » (corps en laiton brut). À cet égard, les arguments de la société déposante visant à écarter individuellement les pièces qui ont été retenues par l’Institut comme justifiant l’usage sérieux de la marque antérieure ne sauraient être retenus, dès lors que, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. De même, le fait que la marque « apparaisse sous une forme modifiée : MUILTI-PRESS » ne saurait avoir une quelconque incidence, dès lors que le tiret placé entre MULTI et PRESS constitue, de toute évidence, une différence insignifiante susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur. Enfin, si le catalogue ne précise pas le mois d’édition, il est néanmoins raisonnable de penser que sa parution est intervenue bien avant le 25 juin 2020, les produits étant manifestement référencés avant leur mise sur le marché de l’année en cours. Ainsi, les pièces fournies entrent dans la période à prendre en considération et concernent le territoire pertinent, à savoir la France. Elles contiennent également des informations suffisantes concernant le volume commercial de l’usage, sa durée et sa fréquence. Ainsi, la société opposante a démontré que la marque antérieure MULTIPRESS a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les produits suivants : « raccords de tuyaux, métalliques ; raccords de tuyaux non métalliques ». En revanche, pour les « Tuyaux et tubes métalliques pour liquides; tuyaux à eau métalliques; garnitures métalliques pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets métalliques pour tuyaux d'évacuation, robinets à tournant sphérique, clapets de non-retour, robinets d'arrêt; Appareils et installations de distribution d'eau et leurs garnitures; systèmes de plomberie et de chauffage et leurs garnitures; systèmes d'injection, de mélange et de distribution d'eau pour dispositifs de chauffage et leurs garnitures; têtes thermostatiques ; Tuyaux à eau non métalliques; robinets et clapets de tuyaux non métalliques », il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante, à savoir les factures, les brochures, catalogues et extraits de catalogues, que la marque antérieure est exploitée pour ces produits. En effet, ces documents mentionnent uniquement les raccords, les autres produits n’apparaissant sur aucun des documents, ni même pas le biais de références produits. Les extraits de catalogue de la société opposante (Pièces 7 à 10) outre le fait qu’ils sont non datés ou que la date est illisible, ne concernent pas davantage les produits susvisés. En outre, les pièces produites telles que le certificat DVGW (Pièce 6) ou encore la copie d’une étiquette produit (Pièce 11) ne sauraient être prises en considération dans l’appréciation de l’usage sérieux dès lors que la première est en anglais et non accompagnée de traduction et en ce que la seconde, date de 2021 et n’entre ainsi pas dans la période précédemment délimitée. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les « raccords de tuyaux, métalliques ; raccords de tuyaux non métalliques », l’Institut ne prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, que les produits précités. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 4 L'opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; tuyaux flexibles non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « raccords de tuyaux, métalliques ; raccords de tuyaux non métalliques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En premier lieu, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de distribution d'eau ; tuyaux flexibles non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction » de la demande d’enregistrement contestée et les « Tuyaux et tubes métalliques pour liquides; tuyaux à eau métalliques; garnitures métalliques pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets métalliques pour tuyaux d'évacuation, robinets à tournant sphérique, clapets de non-retour, robinets d'arrêt; Appareils et installations de distribution d'eau et leurs garnitures; systèmes de plomberie et de chauffage et leurs garnitures; systèmes d'injection, de mélange et de distribution d'eau pour dispositifs de chauffage et leurs garnitures; têtes thermostatiques ;Tuyaux à eau non métalliques; robinets et clapets de tuyaux non métalliques » de la marque antérieure invoquée, pour lesquels l’usage sérieux n’a pas été prouvé. En l'absence d'argumentation de la société opposante de nature à établir d’autres liens d’identité ou de similarité, lesquels n'apparaissent pas à l'évidence, entre les « appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de distribution d'eau ; tuyaux flexibles non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction » de la demande d'enregistrement contestée et les « raccords de tuyaux, métalliques ; raccords de tuyaux non métalliques » de la marque antérieure, produits pour lesquels l’usage sérieux a été démontré, le risque de confusion n'est pas établi. En second lieu, s’agissant des « installations sanitaires » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels s’entendent d’appareils et installations d'hygiène destinés à distribuer, utiliser et évacuer l'eau dans les habitations (baignoires, bidets, douches, lavabos, éviers, waters), ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « « raccords de tuyaux, métalliques ; raccords de tuyaux non métalliques » de la marque antérieure, consistant en des liaisons mécaniques entre deux tuyaux, permettant le passage du fluide sans fuite. En effet, les seconds ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés avec les premiers, lesquels ne sont pas obligatoirement utilisés en association avec les seconds. En outre, ces produits ne présentent ni les mêmes circuits de distribution, ni ne sont destinés au même public. Enfin, est sans incidence la décision d’opposition de l’EUIPO invoquée par la société opposante, dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait s’appliquer à la présente espèce. Ainsi, ces produits ne sont ni complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent ni identiques, ni similaires aux produits pour lesquels de la marque antérieure est réputée enregistrée. 5 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MULTITRAPRESS+, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal MULTIPRESS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination suivie du caractère spécial + et la marque antérieure, d’un élément verbal. Comme le souligne la société opposante, les signes en cause ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun les termes MULTI et PRESS. Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure serait dépourvue de caractère distinctif au motif que « le signe « multipress » signifie donc que de multiples couches de matériau ont été pressées » et que « le signe MULTIPRESS désigne une caractéristique des produits visés par la marque antérieure », dès lors qu’il ne présente aucun lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En tout état de cause, à moins d'une action en nullité dirigée à l'encontre de la marque antérieure qui serait susceptible de suspendre la procédure d'opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer dans le cadre de la présente procédure, sur la validité d'une marque enregistrée. La seule différence tenant à la présence de la séquence -TRA- au sein du signe contesté, n’est pas de nature à affecter les ressemblances d’ensemble entre ces dénominations, dès lors qu’elle ne porte que sur trois lettres placées au centre du signe et que les dénominations restent pareillement dominées par les longues séquences de lettres communes, à savoir MULTI/PRESS, lesquelles seront immédiatement perçues par le consommateur. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante selon laquelle l’élément central TRA serait le seul élément distinctif et dominant du signe contesté au motif qu’il « est composé des initiales des mots composant la dénomination sociale de la société, à savoir Tuyauterie et Raccords Avancés », dès lors qu’outre le fait qu’il est peu probable que le consommateur perçoive cette signification, l’élément TRA se fondu au milieu d’une dénomination longue et ne saurait être en conséquence isolé autrement que par une opération purement artificielle. Il en va de même du caractère spécial +, lequel sera perçu comme un élément laudatif indiquant la qualité supérieure des produits de sorte qu’il ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes en présence. Le signe verbal contesté MULTITRAPRESS+ est donc similaire à la marque verbale internationale antérieure MULTIPRESS. 6 À cet égard, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel « (...) la société IVAR SPA ne semble pas utiliser le signe tel que déposé, mais le scinde toujours en deux éléments ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les signes sont similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les produits relevées ci-dessus. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MULTITRAPRESS+ peut être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
Note...