INPI, 19 décembre 2016, 2013-4993

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • tiers • publicité • société • spectacles • propriété • transmission • vente • production • presse • publication • risque • service • règlement • terme

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2013-4993
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : HOME BOX OFFICE ; BOX OFFICE
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 3939196 ; 4029409
  • Parties : HOME BOX OFFICE INC / BOX OFFICE SARL

Résumé

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Texte intégral

OPP 13-4993 / MAM19/12/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BOX OFFICE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 30 août 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 029 409 portant sur le signe verbal BOX OFFICE. Le 26 novembre 2013, la société HOME BOX OFFICE, INC. (« corporation » américaine organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur l’ensemble verbal HOME BOX OFFICE, déposée le 20 juillet 2004 et renouvelée par déclaration publiée le 6 août 2014 sous le numéro 003 939 196. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison. Le 16 décembre 2013, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la société déposante le 18 décembre 2013 sous le numéro 13-4993. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'a été présentée à l'Institut dans le délai imparti. En raison d’actions en nullité et en déchéance à l’encontre de la marque antérieure, la procédure a été suspendue le 16 mai 2014 puis a repris à l’issue de ces actions. La reprise de la procédure a été notifiée aux parties par courriers adressés par l’Institut le 6 décembre 2016.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Films cinématographiques; DVD ; supports de stockage de sons; jeux électroniques; jeux fournis sur l'internet ou auxquels on peut jouer sur l'internet; vidéos, bandes, cassettes; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Produits de l'imprimerie; publications; livres; périodiques; magazines; bulletins d'information; brochures; catalogues; articles pour reliures; photographies; calendriers; matériel d' instruction et d' enseignement non compris dans d' autres classes; peintures (tableaux); dessins; illustrations et animations artistiques; gravures; affiches; papier, carton. Préparation et fourniture de catalogues, répertoires, magazines, bulletins, guides, livres et bulletins sous format imprimé ;compilation, stockage, récupération et conservation d' informations dans une base de données ; publicité; fourniture d' espaces publicitaires; promotion de sports ; services de relations publiques; rassemblement, pour le compte de tiers, d' une variété de produits et de services, afin de permettre aux clients de visualiser et d' acheter facilement ces produits à partir d' un site web sur l' internet ou d' un autre site de réseau de communication; rassemblement, pour le compte de tiers, d' une variété de produits et de services, afin de permettre aux clients de visualiser et d' acheter facilement ces produits dans un magasin électronique; rassemblement, pour le compte de de tiers, d' une variété de produits et de services, afin de permettre aux clients de visualiser et d' acheter ces produits facilement à partir d' un catalogue de produits généraux par correspondance ou par voie de télécommunications; services commerciaux; études commerciales et de marché; conduite et compte rendu de recherches pour des tiers, utilisant au moins un site web; fourniture d' informations concernant les affaires, le commerce, la publicité, le marketing et la promotion; traitement de commandes concernant l' achat et la vente de biens et services; organisation et conduite de foires commerciales et concours. Services de communication; services de diffusion; télévision par câble; télédiffusion par abonnement; diffusion télévisée à la carte; vidéotransmission; diffusion via l' internet, les extranets, les réseaux locaux d' entreprises et autres réseaux de communications électroniques; services de télévision par câble et de transmission par satellite; transmission électronique d' informations, données, signaux, logiciels et programmes; fourniture de services et de systèmes pour la transmission d' informations, données et signaux sur des réseaux de communication et des ordinateurs; diffusion de programmes via la télévision, l' internet et d' autres réseaux de communications; services d' échanges d' informations et de données électroniques; transmission et distribution en ligne de données, signaux, images et sons; communication de données et communication vocale; communication d' informations (y compris pages web), programmes informatiques et autres données; fourniture d' accès à des sites web et des pages électroniques; fourniture d' accès à des utilisateurs à l' internet et à d' autres réseaux et bases de données électroniques; fourniture d' accès libre à des bases de données interactives concernant des biens et des services; fourniture d'accès à des services d'informations en ligne et de communications; fourniture d' accès à des informations concernant les divertissements, les films, les programmes, les revues et les bandes annonces en ligne et en utilisant des réseaux de communications électroniques; fourniture d' accès libre à une ou plusieurs bases de données contenant des informations sur des biens et des services; location de temps d' accès à des bases de données, informations, images, musiques et sons accessibles via l' internet et d' autres réseaux de communications électroniques; services de courrier électronique; services de tableaux d' affichage, de forums de discussion et de canaux de discussion; services d'agences de presse; communications via l'internet et d'autres réseaux de communication; crédit-bail de temps d' accès à des bases de données interactives en ligne, toutes traitant de programmes télévisés et radiophoniques, informations dans les domaines précités. Services de divertissement; informations relatives aux sports, loisirs; production et distribution de programmes télévisés, radiophoniques, films, films cinématographiques, avant-premières, bandes annonces et documentaires; création, production et distribution de rapports et de programmes liés aux sports; organisation et fourniture pour le compte de tiers de jeux, concours; organiser et fourniture d' activités culturelles; préparation et fourniture de catalogues, répertoires, magazines, bulletins, guides, livres et bulletins électroniques, tous relatifs aux loisirs; fourniture d' informations utilisant des bases de données interactives liées aux loisirs; publication de catalogues, répertoires, magazines, bulletins, guides, livres, revues, bulletins et autres matériel imprimé et électronique; divertissements; éducation; fourniture et organisation de cours, formation, instruction et éducation; études de projets liés aux loisirs; organisation et conduite de symposiums, séminaires, expositions, congrès, conférences, et ateliers; réservation de tickets pour le divertissement et les événements sportifs; informations dans les domaines précités ». CONSIDERANT que les produits et services « articles pour reliures ; photographies ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; cartes ; calendriers ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage » de la demande d’enregistrement contestée désignent des fournitures et articles de papeterie et de bureau, et des contenants en papier ou en matières plastiques ; Que le « matériel d'instruction et d'enseignement non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure s’entend de tout matériel permettant la transmission d’un savoir ; Qu’ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de la marque antérieure ne relèvent pas de la catégorie générale des « articles de papeterie » dont font partie ceux de la demande d’enregistrement ; Qu’il ne s’agit pas ainsi de produits identiques, ni à tout le moins similaires ; Que les produits précités ne présentent pas davantage, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination, ni ne sont commercialisés dans les mêmes lieux de vente ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations d’organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « études commerciales et de marché; conduite et compte rendu de recherches pour des tiers, utilisant au moins un site web ; traitement de commandes concernant l'achat et la vente de biens et services » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations consistant à mener des enquêtes en vue de déterminer les conditions de distribution et de consommation pour certains produits ou services, de prestations de recherches sur Internet pour des tiers et de prestations de traitement administratif de commandes commerciales ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, comme le fait la société opposante sans étayer son argumentation, que ces services « recouvrent des prestations visant à assister ou suppléer l’entreprise dans des tâches indispensables à son fonctionnement quotidien »; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’en outre, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante sans le démontrer, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services précités de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « fourniture d'informations concernant les affaires, le commerce, la publicité, le marketing et la promotion » de la marque antérieure, la prestation des premiers étant indépendante de celle des seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’enfin, les services de « bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « services commerciaux » de la marque antérieure, cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupant des services dont il n’est pas possible d’identifier avec précision la nature, la fonction et la destination ; Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les « services commerciaux » de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier » de la demande d’enregistrement, qui désignent des produits finis servant à l’hygiène, la décoration et l’emballage, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « papier » de la marque antérieure, qui s’entend d’une matière brute ou semi-finie fabriquée avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former des feuilles, le second n’étant pas exclusivement destiné à la fabrication des premiers mais pouvant avoir de multiples autres applications ;Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BOX OFFICE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur l’ensemble verbal HOME BOX OFFICE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux ; Qu’ils ont visuellement et phonétiquement en commun les termes BOX OFFICE dont il résulte une physionomie et une prononciation proches ; Que les signes diffèrent par la présence de la dénomination HOME au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, il n’est pas contesté que l’ensemble verbal BOX OFFICE, commun aux deux signes et constitutif du signe contesté, est distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu’en outre, au sein de la marque antérieure, le terme HOME n’est pas de nature à retenir l’attention des consommateurs malgré sa position d’attaque dès lors que ce terme sera perçu comme la traduction en anglais du mot « domicile » et évoquera ainsi le lieu de consommation des produits et de prestation des services en cause, à savoir un usage à domicile ; Qu’il en résulte un risque de confusion ou d’association entre ces deux signes. CONSIDERANT en conséquence que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion ou d’association sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté BOX OFFICE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure HOME BOX OFFICE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « articles pour reliures ; photographies ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; cartes ; calendriers ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et servicesprécités. Malika MEHMEL, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de pôle