OP20-1297 30/06/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur T A D (le déposant) a déposé le 11 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20/ 4613397 portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Le 30 mars 2020, la société anonyme de droit suisse SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont il est titulaire :
- l’enregistrement international n°1145224 du 7 décembre 2012, portant sur la dénomination YES et désignant l’Union européenne, sur le fondement d’un risque de confusion ; - la marque verbale de l’Union européenne YES, déposée le 30 avril 2004, enregistrée sous le n°3809852 et régulièrement renouvelée, laquelle est invoquée sur le fondement d’un risque de confusion ainsi que sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. 2
L’opposition est formée contre une partie des produits et services revendiqués au sein de la demande d’enregistrement.
Pendant la phase d’opposition formelle, l’opposant a limité la portée de son opposition et a renoncé à invoquer certains des produits de ses marques antérieures.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité l’opposant à démontrer l’usage sérieux de certains des droits antérieurs.
Le déposant a également procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 23 novembre 2020 sous le n° 0802291.
Une commission orale s’est tenue à la demande de l’opposant, à laquelle seul le mandataire de ce dernier s’est présenté.
A l’issue de tous les échanges écrits et de la commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n°3809852
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. 3
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce l’opposant invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°3809852 portant sur la dénomination YES au regard des produits suivants : « produits de la confiserie et produits du chocolat ».
Au dernier jour de l’opposition formelle, afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposant précise dans son exposé des moyens que la marque antérieure YES « jouit d’une renommée certaine en Europe et en France depuis de très nombreuses années » en ce qu’il « exploite depuis de nombreuses années en Union Européenne un gâteau chocolaté individuel sous cette marque [...] ». Il ajoute que « la gamme de produits YES a connu un renouveau certain, que ce soit par la commercialisation de nouveaux produits [...] ou par sa présence sur les réseaux sociaux ». Il relève par ailleurs qu’ « une simple recherche sur Google avec les mots clés « YES / barre céréale / publicité » montre bien l’importance de la diffusion de [ses] produits ». Il en conclut les produits chocolatés YES jouissent « d’une renommée certaine sur le territoire français, de sorte qu’à l‘évidence le déposant tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ces marques antérieures ou leur porterait préjudice si sa demande devait être acceptée ».
Il fournit à l’appui de son argumentation des liens hypertextes, accompagnés d’extraits qui en sont issus, et des photographies :
- le lien hypertexte de l’encyclopédie en ligne Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Yes_(g %C3%A2teau)) suivi d’un extrait qui indique notamment que la marque antérieure YES désigne une « pâtisserie industrielle moelleuse sous forme de barre, fourrée à la crème confiseur au cacao, enrobée de chocolat noir et décorée avec du chocolat au lait produite par la société Nestlé depuis les années 1980 ». Ce document précise qu’« Après avoir disparu des rayons à la fin des années 1990, [ce gâteau] est à nouveau commercialisé en Allemagne depuis 2011, en France depuis 2013 » ;
- des photographies de friandises non datées sur lesquelles est apposée la marque YES, accompagnées d’un texte d’information en anglais précisant notamment leur composition ;
- le lien hypertexte d’une page du réseau social Facebook (https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Food---Beverage-Company/Les-G%C3%A2teaux-YES-en- France- 161442917271434/ ) suivie d’une copie d’écran de la page d’accueil des « gâteaux YES en France » sur ce même réseau social, sur laquelle figure une publication datée du 13 octobre 2014 promouvant la sortie d’un gâteau YES fourré à la fraise. Ce document montre également que 1570 personnes suivent ce compte Facebook ;
- un extrait non daté des premiers résultats d’une requête sur le moteur de recherche Google dans la rubrique « images » avec les mots clés « YES barre céréale publicité » : y figurent notamment douze photographies du gâteau YES. Sous deux de ces résultats de recherche apparait la mention : « les barres au chocolat disparues des années 70-80 ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que la seule citation de liens hypertextes, sans être accompagnée d’aucun document y afférent, ne saurait être prise en considération aux fins de prouver l’usage d’une marque. En effet, les liens hypertextes ne présentent aucune garantie quant à leur accès et à leur contenu, par principe susceptible d’évolution. Ainsi, les liens hypertextes cités par l’opposant ne sauraient être pris en considération au titre de la présente procédure d’opposition faute d’être également produits sous une forme en garantissant le contenu. Ainsi, la renommée de la marque antérieure invoquée est examinée au regard des seuls extraits fournis par l’opposant accompagnant ces liens hypertextes.
Il ressort de ces documents pris dans leur ensemble qu’ils ne sont pas de nature à démontrer la renommée de la marque antérieure invoquée YES sur le territoire de l’Union européenne. 4
En effet, outre qu’ils ne sont pas datés, à l’exception de la pièce portant sur le réseau social Facebook datée de 2014, si certains de ces documents peuvent concourir à justifier d’une exploitation de la marque antérieure YES, ils ne permettent nullement de constater qu’au jour du dépôt de la demande d’enregistrement contestée cette marque était largement connue du grand public sur le territoire de l’Union européenne pour désigner les produits revendiqués.
En particulier, aucun de ces documents ne justifie de la part de marché détenue par la marque, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de son usage, ou de l’importance des investissements réalisés par l’opposant pour la promouvoir. A cet égard, si la page d’accueil Facebook des « gâteaux YES en France » mentionne que ce compte est suivi par 1570 personnes, il convient de relever que ce chiffre apparait peu significatif au regard du grand public visé. En outre, la publication figurant sur cet extrait est assez ancienne.
Dans ses observations en réponse à celles du déposant, l’opposant fournit deux nouvelles pièces au titre de preuves de la renommée (PIECE 12.pdf et PIECE 13.pdf). Toutefois, ces dernières ne peuvent être prises en considération au titre de l’analyse de la renommée de la marque antérieure invoquée, dès lors qu’elles n’ont pas été fournies dans le délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai pour former opposition, tel qu’il ressort de l’article
R.712-14 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit ce délai pour fournir « ... les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits... ».
En conséquence, la renommée de la marque antérieure YES n'a pas été établie au regard des produits invoqués au jour du délai d’opposition formelle. La renommée étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure ne peut donc pas bénéficier de cette protection.
En outre, aucune démonstration du lien entre les marques en cause et de l’atteinte n’a été faite par l’opposant.
En conséquence, l’opposant ne peut faire valoir le droit précité à l’appui de l’opposition.
B. Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1. Sur le fondement de l’enregistrement international n°1145224 désignant l’Union européenne
Sur la demande de preuve d’usage
Preuve de l’usage
Conformément à l’article
L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou 5
qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Aux termes de ce même article in fine, « aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
L’article
L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [....] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque [...] ; 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée [...] ».
En l'espèce, suite aux observations en réponse à l’opposition formulées par le déposant, l’Institut a imparti un délai d’un mois à l’opposant à compter de la réception de cette notification pour fournir des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de la/les marque(s) invoquée(s) à l'appui de l'opposition n'était pas encourue.
Dans ses observations écrites et orales en réponse, l’opposant a contesté la demande qui lui a été faite de fournir des preuves d’usage. Il estime notamment que dans les observations de la partie adverse qui lui ont été transmises « à aucun moment le déposant ʺn’inviteʺ ʺle titulaireʺ à ʺproduire des pièces propres à établir que la marque (invoquée) a fait l’objet d’un usage sérieuxʺ ». Il ajoute qu’en page 10 des observations précitées, le déposant fait référence à une pièce qui démontre l’usage et conteste un usage sous une forme modifiée. Il en conclut qu’en l’absence de formulation expresse de la part de son contradicteur, l’Institut s’est substitué au rôle dévolu à ce dernier.
Toutefois, il convient de constater que dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant s’interroge à deux reprises sur l’usage de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1145224 (page 3 et page 9), cite l’article
L.714-5, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle (page 9) et poursuit en rappelant que « [...] le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition où faire état d'un juste motif de non exploitation ».
Ainsi, il convient de considérer que le déposant a bien invité la société opposante à fournir des pièces propres à établir que la déchéance sur le territoire de l’Union européenne de l’enregistrement international n°1145224 pour défaut d'exploitation n'était pas encourue.
A cet égard, le fait que le déposant présente également des arguments relatifs à un usage modifié de la marque antérieure YES dans ses observations est sans incidence sur la recevabilité de la demande de preuves d’usage.
En conséquence il convient d’examiner les pièces fournies par l’opposant au titre de l’usage sérieux de la marque antérieure YES précitée.
Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 6
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 11 janvier 2020. L’opposant est donc tenu de prouver que l’enregistrement international antérieur YES a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 11 janvier 2015 au 11 janvier 2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition.
Suite à la limitation de la portée de ses droits antérieurs invoqués, les produits pour lesquels un usage sérieux doit être démontré sont les suivants : «cacao; chocolat ; produits de chocolat ; préparations et boissons à base de chocolat; biscuits, gâteaux, barres de céréales ; préparations de céréales».
Afin de démontrer que les produits YES sont actuellement en vente en France et en Belgique, l’opposant présente dans ses observations :
- une copie écran du site internet valgourmand.com comportant en haut à gauche la mention « NOEL 2021 » et proposant à la vente une barre de fruits secs, banane, noix de pécan et chocolat noir de la marque YES ;
- une copie écran du site internet anti-crise.fr, lequel propose un bon de réduction valable du 24 juin 2019 au 29 juillet 2019 pour des barres de céréales chocolatées YES ;
- une copie écran du site internet belge promobutler.be, qui mentionne une promotion du 4 juin 2019 au 10 juin 2019 pour des barres énergétiques au chocolat et aux fruits YES ;
Il cite également sept liens hypertextes en lien avec le site www.youtube.fr sans textes d’accompagnement.
L’opposant apporte enfin douze pièces au titre de la « fourniture des preuves d’usage » :
- PIECE 1.jpg, à savoir « Copie d’une publication Instagram en date du 12 mai 2019 Démontrant un usage au Royaume-Uni (Manchester) » : cette publication d’un compte Instagram qui ne semble pas être celui de l’opposant porte sur un festival de yoga. Si la marque YES apparait sur cette publication, elle n’identifie pas de produits en particulier ;
- PIECE 2.jpg, à savoir « Copie d’une publication Instagram en date du 24 février 2019 Démontrant un usage au Royaume-Uni (Londres) avec traduction » : la marque YES apparait sur des friandises ;
- PIECE 3.jpg, à savoir « Copie d’une publication Instagram en date du 22 avril 2019 » : la marque YES apparait sur un gâteau au caramel et au chocolat. Cependant, rien n’indique que cette publication provienne d’un compte appartenant à l’opposant ; 7
- PIECE 4.jpg, à savoir « Copie d’une publication Instagram en date du 18 juillet 2019 Démontrant un usage en Espagne avec traduction » : publication rédigée en espagnol proposant des échantillons gratuits pour des barres de fruits secs YES ;
- PIECE 5.pdf, à savoir « Page Wikipedia sur les confiseries YES » : page de l’encyclopédie en ligne Wikipédia portant sur « Yes (gâteau) », dont la dernière mise à jour date du 25 août 2020, et laquelle indique notamment que « Yes est une pâtisserie industrielle moelleuse sous forme de barre, fourrée à la crème confiseur au cacao, enrobée de chocolat noir et décorée avec du chocolat au lait, produite par la société Nestlé depuis les années 1980. [...] Après avoir disparu des rayons à la fin des années 1990, il est à nouveau commercialisé en Allemagne depuis 2011, en France depuis 2013 » ;
- PIECE 6.pdf, à savoir « Différents packaging des produits YES entre 2014 et 2019 Démontrant un usage en Allemagne » : document de source inconnue présentant en édition limitée différents packaging de gâteaux sur lesquels est apposée la marque YES ;
- PIECE 7.pdf, à savoir « Publicité pour les produits YES du 4 septembre 2019 Démontrant un usage dans les gares en Allemagne (montant de la campagne : 320 000 Euros) » : document non daté et de source inconnue sur lequel figurent notamment des photographies de panneaux publicitaires dans le métro et dans la rue ainsi que de rayonnages de grandes surfaces promouvant des barres chocolatées YES ;
- PIECE 8.pdf, à savoir « Dossier de presse YES pour le marché irlandais (à partir de 2018) » : document rédigé en langue anglais et non traduit présentant le déploiement promotionnel de la marque YES pour des friandises en Irlande pour l’année 2019 ;
- PIECE 9.PDF, à savoir « Factures YES pour le marché britannique et irlandais 11 factures pour 2018, 2 factures pour 2019 » : mentionne la vente au Royaume-Uni de produits commercialisés sous la marque YES et composés notamment de fruits et de céréales ;
- PIECE 10.pdf, « Une recherche sur les produits YES commercialisés en 2019 Démontrant un usage au Benelux, au Royaume-Uni, en Autriche, au Portugal, en Espagne, en France, en Allemagne, etc. » : document daté de 2018, rédigé en anglais et provenant d’une société spécialisée dans les études de marchés portant sur des barres de céréales chocolatées, barres de fruits et gâteaux de la marque YES ;
- PIECE 11.pdf, à savoir « Dossier de presse pour le lancement de la marque YES en 2018 Démontrant un usage au Royaume-Uni » : document produit par une agence publicitaire en date du 7 novembre 2018 et rédigé en anglais, portant sur une campagne publicitaire pour des barres notamment composées de chocolat et barres de fruits de la marque YES.
- PIECE 14.pdf : document de source inconnue présentant des données chiffrées pour les années 2018 et 2019 et classées par Etats européens. Toutefois, rien dans ce document n’indique sur quoi portent ces chiffres.
Il n’est pas contesté par le déposant que les pièces fournies par l’opposant démontrent un usage sérieux de la marque antérieure YES , pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour des barres notamment composées de chocolat, barres de fruits, gâteaux, lesquels relèvent de la même catégorie générale que les « produits de chocolat ; préparations à base de chocolat ; biscuits, gâteaux, barres de céréales ; préparations de céréales » invoqués par l’opposant.
A cet égard, et comme le relève à juste titre l’opposant, le fait que la marque antérieure soit exploitée sous une forme figurative n’altère pas le caractère distinctif de la dénomination YES par laquelle la marque est lue et prononcée.
En revanche, il ne ressort pas des documents fournis que la marque antérieure est exploitée pour les « cacao ; chocolat ; boissons à base de chocolat », invoqués à l’appui de l’opposition. 8
Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués par l’opposant, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante.
Ainsi, les barres notamment composées de chocolat, barres de fruits, gâteaux, pour lesquels un usage a été démontré, qui s’entendent de préparations alimentaires solides et sucrées, composées pour les premières de chocolat et d’un ou plusieurs autres produits alimentaires, d’encas fait à base de fruits et moulés sous forme de barre et de préparations culinaires sucrées à base de pâte ne permettent de retenir un usage ni pour le « cacao » qui désignent un produit brut, ni pour les « boissons à base de chocolat », qui désignent des boissons. Par ailleurs, en l’absence de toute pièce portant spécifiquement sur du «chocolat» un usage ne saurait également être retenu pour ce produit qui n’est pas identique aux barres notamment composées de chocolat, barres de fruits et gâteaux, mais simplement similaire.
En conséquence, l’opposant ayant prouvé l’usage de l’enregistrement international n°1145224 désignant l’Union européenne pour les «produits de chocolat ; préparations à base de chocolat ; biscuits, gâteaux, barres de céréales ; préparations de céréales », la marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, pour les seuls produits précités.
Sur la comparaison des produits
En raison de la limitation de la portée de l’opposition faite par l’opposant et du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Arômes de chocolat; Boisson chocolatée; Boissons chocolatées à base de lait; Café au chocolat; cacao et leurs succédanés; Chocolat; Chocolat au raifort japonais; Chocolat chaud; Chocolat pour nappages; Chocolats à la liqueur; Crèmes glacées contenant du chocolat; Desserts préparés [à base de chocolat]; Desserts préparés [pâtisseries]; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Gâteau au chocolat; Gâteaux enrobés de chocolat; Gaufres enrobées de chocolat; Gaufrettes au caramel et au chocolat; Macarons [pâtisserie]; Pâte à tartiner au chocolat; Pâtisserie; Pâtisserie glacée; Pâtisseries; Pâtisseries à la crème; Pâtisseries au chocolat; Pâtisseries aux fruits; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Produits à base de chocolat; Sirop de chocolat; Truffes au chocolat; cacao ; sucre ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ».
Suite à l’appréciation des preuves d’usage faite précédemment, la marque antérieure invoquée est réputée avoir été enregistrée pour les produits suivants : « produits de chocolat ; préparations à base de chocolat ; biscuits, gâteaux, barres de céréales ; préparations de céréales ».
L’opposant soutient que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les « Arômes de chocolat; Boisson chocolatée; Boissons chocolatées à base de lait; Café au chocolat; cacao et leurs succédanés; Chocolat; Chocolat au raifort japonais; Chocolat chaud; Chocolat pour nappages; Chocolats à la liqueur; Crèmes glacées contenant du chocolat; Desserts préparés [à base de chocolat]; Desserts préparés [pâtisseries]; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Gâteau au chocolat; Gâteaux enrobés de chocolat; Gaufres enrobées de chocolat; Gaufrettes au caramel et au chocolat; Macarons [pâtisserie]; Pâte à tartiner au chocolat; Pâtisserie; Pâtisserie glacée; Pâtisseries; Pâtisseries à la crème; Pâtisseries au chocolat; Pâtisseries aux fruits; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Produits à base de chocolat; Sirop de chocolat; Truffes au chocolat; cacao ; sucre ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao »de la demande 9
d’enregistrement contestée apparaissent bien, pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et pour lesquels un usage a été démontré.
A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels les produits de la marque antérieure seraient de nature industrielle et commercialisés dans la grande distribution tandis que les produits de la demande d’enregistrement contestée seraient des produits artisanaux et commercialisés en ligne ou dans des épiceries fines. En effet, la comparaison des produits s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
Il en va de même de l’argument selon lequel les produits de la marque antérieure seraient destinés à être consommés pour les petits déjeuners et goûter tandis que ceux de la demande d’enregistrement contestée seraient destinés à une consommation occasionnelle pour des évènements types fêtes de Noël, de Pâques ou d’anniversaire, dès lors que rien dans le libellé des produits en cause ne permettent une telle affirmation. En tout état de cause, à supposer vrai, cela ne ferait pas échapper les produits précités à tout lien de similarité, ces derniers appartenant à une même catégorie générale, partageant une même nature ou fonction ou présentant un lien étroit et obligatoire.
En revanche, la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne des glaçons et pains de glace destinés à la conservation des aliments n’est pas identique, et ne présente manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits de chocolat ; préparations à base de chocolat ; biscuits, gâteaux, barres de céréales ; préparations de céréales » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations alimentaires.
En effet, ces produits de nature différente ne répondent pas aux mêmes besoins, ne suivent pas les mêmes réseaux de distribution et ne sont pas vendus dans les mêmes rayons des supermarchés, contrairement à ce qu’indique l’opposant.
Ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
En conséquence, la demande d’enregistrement contesté désigne, pour partie, des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la présente opposition.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe YEESO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination YES reproduite ci-dessous :
YES 10
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une dénomination et d’éléments figuratifs. La marque antérieure est quant à elle constituée d’une unique dénomination.
Ces signes ont en commun les séquences YE-S.
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à leur conférer une même impression d’ensemble tant ils diffèrent visuellement, phonétiquement et intellectuellement.
En effet, les dénominations YEESO du signe contesté et YES de la marque antérieure sont de longueur différente (respectivement cinq et trois lettres) et se distinguent par l’adjonction des voyelles E en position centrale et O en position finale du signe contesté, leur conférant ainsi une physionomie bien distincte.
Phonétiquement, ces dénominations ne présentent pas le même rythme (deux temps pour le signe contesté et un seul temps pour la marque antérieure) et répondent à des sonorités successives distinctes ([yi-zo] ou [ye-so] pour le signe contesté / [yess] pour la marque antérieure).
A cet égard, à supposer, comme le soutient l’opposant, que la dénomination YEESO, malgré le doublement de la voyelle E, ne soit pas prononcée avec le son [i] mais le son [é], il n’en demeure pas moins que les signes présentent des différences phonétiques nettement remarquables compte tenu de la voyelle sonore O en position finale du signe contesté.
Ces différences visuelles et phonétiques entre les signes sont d’autant plus perceptibles que les dénominations en cause sont courtes.
Il convient également de relever que le doublement de la voyelle E au sein du signe contestée, peu courant en langue française, retiendra particulièrement l’attention du consommateur, contrairement à ce qu’indique l’opposant.
En outre, le signe contesté apparait comme une unique dénomination, de sorte qu’il sera perçu dans son ensemble, sans en isoler la séquence YE- et la lettre S.
Ainsi, s’il est vrai, comme le relève l’opposant, que les signes présentent trois lettres communes placées dans le même ordre, le consommateur n’appréhendera pas le signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais comme une dénomination bien distincte, et dont la physionomie et la prononciation sont nettement différentes de celles de la marque antérieure.
Enfin, intellectuellement, comme le soulève le déposant, la marque antérieure ne manquera pas d’être perçue par le consommateur comme le mot anglais « yes » signifiant « oui » en français, évocation absente du signe contesté. 11
A cet égard, il apparait peu probable, contrairement à ce qu’indique l’opposant, que la dénomination YEESO du signe contesté soit également perçue comme une référence au terme anglais « yes », en raison du doublement de la voyelle E et de la présence remarquable visuellement et phonétiquement de la voyelle O en position finale. En particulier, rien ne laisse supposer que le doublement de la lettre E sera perçu comme une « intensification » à l’instar de « ouiiiiii » en français.
Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur.
Le signe complexe contesté YEESO n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure YES.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
L’opposant invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure YES dans l’Union européenne et notamment en France.
Toutefois, il est ressorti de l’analyse des pièces de renommée supra, qu’il n’a pas été démontré que la marque antérieure YES bénéfice d’une large connaissance auprès du grand public sur le territoire pertinent.
Dans ses observations en réponse, l’opposant s’appuie également sur trois nouveaux documents, à savoir :
- PIECE 12.pdf : article publié sur le blog lescopainsd-abord.over-blog.com, daté de 2012 et rappelant que « YES était une succulente barre fondante et moelleuse au chocolat », « commercialisée en 1983 et a disparu des rayonnages des grandes surfaces françaises à la fin des années 90 ».
- PIECE 13.pdf : article publié sur le blog aventuresgustatives.blogspot.com, daté de 2016 et donnant un avis sur les gâteaux de la marque YES.
- PIECE 14.pdf : document de source inconnue présentant des données chiffrées pour les années 2018 et 2019 et classées par Etats européens. Rien dans ce document n’indique sur quoi portent ces chiffres. L’opposant précise dans ses observations écrites qu’il s’agit des « chiffres de vente ».
Ces documents ne sont pas non plus de nature à démontrer la notoriété de la marque antérieure YES au jour de dépôt de la demande d’enregistrement litigieuse. En effet, outre que les pièces 12 et 13 sont anciennes, elles concernent l’avis personnel d’internautes, lesquels ne sauraient à eux seuls justifier d’une large connaissance de cette marque auprès du public. La pièce 14, de source inconnue et contenant des données imprécises s’agissant de leur nature, n’est quant à elle pas exploitable.
En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. 12
2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°3809852
Sur la comparaison des produits
En raison de la limitation de la portée de l’opposition faite par l’opposant et du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Arômes de chocolat; Boisson chocolatée; Boissons chocolatées à base de lait; Café au chocolat; cacao et leurs succédanés; Chocolat; Chocolat au raifort japonais; Chocolat chaud; Chocolat pour nappages; Chocolats à la liqueur; Crèmes glacées contenant du chocolat; Desserts préparés [à base de chocolat]; Desserts préparés [pâtisseries]; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Gâteau au chocolat; Gâteaux enrobés de chocolat; Gaufres enrobées de chocolat; Gaufrettes au caramel et au chocolat; Macarons [pâtisserie]; Pâte à tartiner au chocolat; Pâtisserie; Pâtisserie glacée; Pâtisseries; Pâtisseries à la crème; Pâtisseries au chocolat; Pâtisseries aux fruits; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Produits à base de chocolat; Sirop de chocolat; Truffes au chocolat; cacao ; sucre ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ».
La marque antérieure est invoquée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cacao et préparations à base de cacao, produits de la confiserie et produits du chocolat; articles de pâtisserie ; aliments à base de céréales, également sous forme de plats prêts à l'emploi ».
L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Au regard de la proximité des produits invoqués avec ceux de l’enregistrement international n°1145224, il est renvoyé à l’analyse de la comparaison des produits précédemment développée, dont la solution est transposable.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n°3809852, les « glaces à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée n’étant quant à elles pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe YEESO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination YES reproduite ci-dessous :
YES 13
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une absence de similarité entre ceux-ci.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
L’opposant invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure YES pour le public pertinent, laquelle n’a pas été démontrée (voir supra).
En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté YEESO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur l’enregistrement international YES n°1145224 désignant l’Union européenne et sur la marque verbale de l’Union européenne YES n°3809852.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.