INPI, 21 novembre 2014, 2014-1842

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • publicité • publication • spectacles • propriété • risque • tabac • tiers • prêt • production • service • terme • enseignement • retrait

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-1842
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : WINX CLUB ; WINGS
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 811614 ; 4062134
  • Parties : RAINBOW SRL / S CARLOS

Résumé

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Texte intégral

OPP 14-1842 Le 14/10/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Carlos S a déposé le 21 janvier 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 062 134 portant sur la dénomination WINGS. Le 11 avril 2014, la société RAINBOW S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe WINX enregistrée le 1er septembre 2003 sous le numéro 811 614 et désignant la France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque en outre la notoriété de sa marque et joint des documents à cet effet. L'opposition a été notifiée au déposant, le 17 mai 2014, sous le numéro 14-1842 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci. Le déposant a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement, lequel a été inscrit au registre national des marques.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination WINGS ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe WINX CLUB, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal ; que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’éléments graphiques et figuratifs ; Qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination WINGS, constitutive du signe contesté et l’élément WINX de la marque antérieure (longueur proche, même rythme, trois lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir W, I et X, sonorités très proches), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à renforcer cette même impression d’ensemble ; Qu’en effet, les dénominations WINGS et WINX sont distinctives au regard des produits et services en présence ; Qu’en outre, l’élément WINX constitue l’élément dominant de la marque antérieure, dès lors qu’il est présenté en attaque sur une ligne supérieure en grands caractères, le terme CLUB étant inscrit sur une ligne seconde en plus petits caractères et se rapportant au terme WINX ; Qu’en outre, ni son graphisme, ni les éléments figuratifs ne font perdre son caractère dominant et immédiatement perceptible au terme WINX dans la marque antérieure ; Qu’enfin, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure. CONSIDERANT que la dénomination contestée WINGS constitue donc l’imitation de la marque antérieure WINX, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits imprimés ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; fournitures pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés d'imprimerie. Vêtements, chaussures, articles de chapellerie. Jeux et jouets. Enseignement ; services de formation ; divertissements ; activités sportives et culturelles ». CONSIDERANT que les produits suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à l’évidence à ceux précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants : « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; linge de table en papier » de la demande d'enregistrement contestée qui s’entendent de produits finis en papier servant pour les uns à l’hygiène corporelle et pour les autres à l’art de la table n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Papier, matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent respectivement de matière brute ou semi-finie fabriquée avec des fibres végétales réduite en pâte, étendue et séchée pour former des feuilles, et de produits finis faits en matières malléables et servant à envelopper ou contenir divers objets ; Qu’il ne saurait suffire que ces produits soient en papier dès lors qu’ils présentent des caractéristiques propre à les distinguer nettement ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en outre, que si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, la connaissance de la marque antérieure ne saurait permettre en l’espèce d’apprécier plus largement le risque de confusion, sous peine de nier le principe de spécialité qui régit le droit des marques ; Que les produits suivants : « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; » de la marque antérieure ne présentent pas de lien d’identité avec les « papier, jeux, jouets » de la marque antérieure ; Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, il importe peu que la marque antérieure bénéficie d’une certaine connaissance dans le domaine des jeux dès lors qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les jeux et les produits pour fumeurs ; Que ne saurait davantage être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « l’enregistrement de la demande d'enregistrement WINGS pour des articles pour fumeurs porterait atteinte à la marque antérieure et troublerait la jouissance de ses droits au regard de la loi Evin » qui prohibe toute publicité en faveur du tabac et des produits pour fumeur ; qu’en effet, l’Institut n’est pas compétent pour juger de l’application de la loi Evin au cas d’espèce, la prise en considération de l’ensemble de ces circonstances relevant de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que s’agissant des services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement, la société opposante ne saurait valablement soutenir qu’ils sont services similaires « à la production, à la diffusion, à la publicité et à la commercialisation du dessin animé notoire WINX et des produits dérivés », dès lors que ces services ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure ; Que les services suivants : « production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie » de la demande d'enregistrement contestée ne rentrent pas dans les catégories générales, ni ne présentent les même nature, fonction et destination que les services suivants : « Enseignement ; services de formation ; divertissements ; activités sportives et culturelles » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas directement vocation à cultiver ou à enrichir les connaissances du public ni à le distraire ou l’amuser ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas services similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune ; Qu’en outre, la société opposante ne saurait utilement soutenir que les services précités de la demande d'enregistrement sont « similaires aux livres tirés du dessin animé et largement connus, selon l’article Wikipedia ci-joint indiquant que « WINX Club est la série n°1 de la B Rose et Verte », dès lors que ces produits ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure. CONSIDERANT enfin, que les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés, contrairement aux allégations de la société opposante, aux « produits en ces matières [papier], non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure invoquée, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d’identifier les nature, fonction, destination et origine. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du consommateur des produits concernés ; Que la dénomination contestée WINGS ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale complexe WINX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste