INPI, 9 juillet 2019, 2019-0146

OPP 19-0146 / CEF 08/07/2019

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

La VILLE DE RENNES (collectivité territoriale) a déposé, le 15 octobre 2018, la demande d’enregistrement n° 18 4 491 961 portant sur le signe verbal IciRennes.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à dispositiond'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

Le 9 janvier 2019, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale ICI PARIS, déposée le 15 avril 1999, enregistrée sous le n° 99786646 et régulièrement renouvelée, dont la société opposante indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports électroniques, optiques, magnétiques d'informations et/ou de données (textes, sons, images fixes ou animées) quelqu'en soit le mode d'enregistrement (numérique ou analogique) de consultation ou de transmission ; cassettes magnétiques, vidéo et laser ; disques acoustiques ; bandes vidéo ; disquettes informatiques ; vidéo disques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disques compacts interactifs ; programmes d'ordinateur, logiciels et progiciels quel qu'en soit le support et notamment puce ; logiciels de jeux ; logiciels interactifs ; machines à calculer ; équipement pour le traitement et la consultation de l'information et de données ; ordinateurs et ordinateurs portables et notamment livre électronique, agenda électronique ; périphériques d'ordinateur ; cartes électroniques, cartes ou cartouches de jeux électroniques ; stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques ; stylos électroniques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; agences de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des journaux et publications en général (pour des tiers) ; services d'abonnement à tous supports électroniques d'informations ou de données (texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), quel qu'en soit le mode d'enregistrement (numérique ou analogique), de lecture, de consultation ou de transmission (notamment abonnement à une base de données ou à une publication électronique) ; aides et conseils en organisation et direction des affaires et des entreprises commerciales ou industrielles ; expertises en affaires ; estimation en affaires commerciales ; mise à jour de documentation publicitaire ; reproduction de documents ; étude de marché ; gestion de fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires ; location de machines et d'appareils de bureau (à l'exception des appareils de télécommunications et des ordinateurs) ; reproduction par héliographie ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; agences d'information commerciales ; informations d'affaires et investigations pour affaires ; promotion des ventes (pour des tiers) ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; recrutement de personnel ; sondage d'opinion ; transcription de communications. Télécommunications ; agences d'informations (nouvelles) ; agences de presse ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques, télégraphiques, télématiques et téléphoniques et par tous moyens téléinformatiques ; communications par réseaux de fibres optiques ; expédition et transmission de dépêches ; diffusion de programmes de télévision, radiophoniques et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; services de messagerie électronique ; transmission d'informations par voie télématique ; transmission de télécopies ; communication et télévision par câble et par satellite ; transmission d'images et de messages assistés par ordinateurs. Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation par tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, (notamment service télématique, messagerie électronique, service de transmission d'informations d'une base de données, jeux téléphoniques, édition de Cédérom et de Cédéi) ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; formation pratique ; services d'éditions et de publications de livres et de textes autres que textes publicitaires ; services d'éditions de supports d'informations ; production, post-production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision ; exploitation de salles de jeux ; organisation de concours ; production, location et montage de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; planification de réception (divertissement) ; production organisation etreprésentation de spectacles ; divertissements radiophoniques et télévisés. Constitution et réalisation (conception) de bases de données ou de banques de données ».

L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier en date du 15 janvier 2019. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 1 er avril 2019.

La déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Le 14 mai 2019, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

La déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société opposante a présenté des observations en réponse, suite à cette contestation.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison de certains des services en cause.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la déposante et demande la confirmation du projet.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes en présence.

Elle présente une argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause.

Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante réitère et complète son argumentation relative à la comparaison des produits et services. Elle complète également son argumentation relative à la comparaison ainsi que celle des signes.III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;

Que la marque antérieure a été notamment enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports électroniques, optiques, magnétiques d'informations et/ou de données (textes, sons, images fixes ou animées) quelqu'en soit le mode d'enregistrement (numérique ou analogique) de consultation ou de transmission ; cassettes magnétiques, vidéo et laser ; disques acoustiques ; bandes vidéo ; disquettes informatiques ; vidéo disques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disques compacts interactifs ; programmes d'ordinateur, logiciels et progiciels quel qu'en soit le support et notamment puce ; logiciels de jeux ; logiciels interactifs ; machines à calculer ; équipement pour le traitement et la consultation de l'information et de données ; ordinateurs et ordinateurs portables et notamment livre électronique, agenda électronique ; périphériques d'ordinateur ; cartes électroniques, cartes ou cartouches de jeux électroniques ; stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques ; stylos électroniques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; agences de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des journaux et publications en général (pour des tiers) ; services d'abonnement à tous supports électroniques d'informations ou de données (texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), quel qu'en soit le mode d'enregistrement (numérique ou analogique), de lecture, de consultation ou de transmission (notamment abonnement à une base de données ou à une publication électronique) ; aides et conseils en organisation et direction des affaires et des entreprises commerciales ou industrielles ; expertises en affaires ; estimation en affaires commerciales ; mise à jour de documentation publicitaire ; reproduction de documents ; étude de marché ; gestion de fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires ; location de machines et d'appareils de bureau (à l'exception des appareils de télécommunications et des ordinateurs) ; reproduction par héliographie ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; recueil et systématisation de données dans unfichier central ; agences d'information commerciales ; informations d'affaires et investigations pour affaires ; promotion des ventes (pour des tiers) ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; recrutement de personnel ; sondage d'opinion ; transcription de communications. Télécommunications ; agences d'informations (nouvelles) ; agences de presse ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques, télégraphiques, télématiques et téléphoniques et par tous moyens téléinformatiques ; communications par réseaux de fibres optiques ; expédition et transmission de dépêches ; diffusion de programmes de télévision, radiophoniques et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; services de messagerie électronique ; transmission d'informations par voie télématique ; transmission de télécopies ; communication et télévision par câble et par satellite ; transmission d'images et de messages assistés par ordinateurs. Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation par tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, (notamment service télématique, messagerie électronique, service de transmission d'informations d'une base de données, jeux téléphoniques, édition de Cédérom et de Cédéi) ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; formation pratique ; services d'éditions et de publications de livres et de textes autres que textes publicitaires ; services d'éditions de supports d'informations ; production, post-production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision ; exploitation de salles de jeux ; organisation de concours ; production, location et montage de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; planification de réception (divertissement) ; production organisation et représentation de spectacles ; divertissements radiophoniques et télévisés. Constitution et réalisation (conception) de bases de données ou de banques de données».

CONSIDERANT à titre liminaire, que sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels les parties en présence ont des champs d’intervention différents (« communication d’informations sur les politiques publiques de la ville de Rennes [...] sur application mobile », à but de service public rendu aux usagers et ayant « vocation à n’avoir qu’une diffusion très limitée à l’aire métropolitaine » pour le déposant, information portant sur les personnalités populaires « essentiellement parisiennes » portée à la connaissance du public par voie de magazine à un but commercial pour l’opposant) ;

Qu’en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées.

CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à butsculturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet, la société opposante a démontré la similarité entre les services suivants :

- « optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d'enregistrement contestée et le service de « Publicité » de la marque antérieure invoquée ;

- « informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation » de la demande d'enregistrement contestée et les « Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation par tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, (notamment service télématique, messagerie électronique, service de transmission d'informations d'une base de données, jeux téléphoniques, édition de Cédérom et de Cédéi) » de la marque antérieure invoquée ;

- « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « photographie et reportages photographiques » de la marque antérieure invoquée ; Que ces liens de similarité n’ont pas été contestés par la déposante.

CONSIDERANT en revanche que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « relations publiques » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers n’étant pas nécessairement rendue dans le cadre de la prestation des seconds ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante dans ses observations faisant suite au projet de décision, les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « aides et conseils en organisation et direction des affaires et des entreprises commerciales ou industrielles » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques, rendues par des entreprises d'audit et de conseils ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que le service de « location de postes de télévision » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne des prestations consistant à mettre à disposition du public des appareils audiovisuels, ne présente pas les mêmes objet et destination que les « Services de divertissement par tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, (notamment service télématique, messagerie électronique, service de transmission d'informations d'une base de données, jeux téléphoniques, édition de Cédérom et de Cédéi) ; divertissements télévisés ; production, location et montage de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations destinés à divertir le public, de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, de prestations visant à mettre àdisposition du public des films ainsi que de prestations d'assemblage de plans d'un film vidéo dans certaines conditions d'ordre et de temps ;

Qu’à cet égard, les services précités de la demande contestée ne répondent pas aux mêmes besoins ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (les premiers s’adressant à un public désireux de se procurer du matériel audiovisuel et fournis par des sociétés de location de matériels audiovisuels, les seconds s’adressant à des professionnels de l’audiovisuel et de la production cinématographique et fournis par des sociétés de production) ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante dans ses observations faisant suite au projet de décision, le service de « location de postes de télévision » de la demande d'enregistrement contestée, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « jeux interactifs télévisuels ou pour consoles ou pour ordinateurs ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision » de la marque antérieure invoquée, dès lors que la prestation du premier n’a pas pour objet les seconds ;

Qu’il ne s’agit donc pas de service et produits complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal IciRennes ci- dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ICI PARIS présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence consistent tous deux en une expression débutant par le terme ICI et se terminant par le nom d’une ville française (RENNES pour le signe contesté / PARIS pour la marque antérieure) ;

Qu’ils présentent ainsi une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public ;

Que les différences visuelles et phonétiques relevées par la déposante et tenant à la substitution du terme RENNES au terme PARIS ne sauraient être de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes du fait de la construction commune précédemment relevée ;

Qu’en outre, l’allégation de la déposante relative à l’emploi du terme ICI dans de très nombreuses expressions (ICI IMMOBILIER, ICI&DEMAIN, ICI MEME, ICI LIBRAIRIE, ICI RESTAURANT, ICI FORMATION), « y compris associé à des noms de villes (ICI SAINT DENIS, ICI MARGNY, ICI ROYAN,ICI LA ROCHELLE, ICI C’EST MARSEILLE, ICI C NANCY, ICI PROVENCE...) » ne permet pas d’établir le caractère banal du terme ICI au regard des services en cause ;

Que la fourniture par la déposante, suite au projet de décision, de copies de publication de seize demandes d’enregistrement de marques déposées notamment en classe 35 ne saurait suffire à en établir le caractère usuel ;

Qu'en effet, eu égard au nombre considérable de marques revendiquant des services de la classe 35, l'existence de seize marques déposées dans cette classe comportant le terme ICI, apparaît peu significative et ne saurait permettre de démontrer la banalité du terme ICI au regard des services objets de la présente opposition ;

Qu’en tout état de cause, le risque d’association en l’espèce ne résulte pas de la seule présence du terme ICI mais de son association à des noms de ville et aux ressemblances d’ensemble qui en découlent ;

Qu'il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT qu’est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « l’univers de chalandise des deux marques est profondément différent : d’une part, l’information du service public qui complète un écosystème numérique limité à la Métropole et à la Ville de Rennes, et d’autre part, une activité commerciale de vente de magazines dont la ligne éditoriale est celle des tabloïds parisiens » ;

Qu’il en est de même des arguments de la déposante relatifs à l’exploitation des termes ICIRENNES avec « un visuel sous le forme d’un pictogramme en noir et blanc, ce qui n’est pas le cas de la marque ICI PARIS dont le visuel, non déposé à l’INPI, se décline en rouge et blanc » ;

Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté IciRennes constitue l’imitation de la marque antérieure verbale ICI PARIS ;

Qu’en raison de cette imitation, conjuguée à l’identité et à la similarité de certains des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public au regard desdits produits, celui-ci étant fondé à croire à l’existence d’une affiliation entre celles-ci ;

CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté IciRennes ne peut être adopté comme marque pour les produits objets de l’opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ICI PARIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

Cécile FONTAINE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de Pôle