Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 octobre 2012, 2011/06520

Mots clés société · contrefaçon · modèles · produits · sociétés · communication · diffusion · vestiaire · production · vente · sacs · références · procédure civile · siège · chiffre

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2011/06520
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CHABRAND
Classification pour les marques : CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26
Numéros d'enregistrement : 450686 ; 103432 ; 1604982 ; 8192908
Parties : SALVATORE FERRAGAMO SpA (Italie) ; FERRAGAMO FRANCE SAS / CAILIN HOLDING ; CAILIN DIFFUSION ; WALK/C.LIN MAROQUINERIE

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3 e chambre 2 e section N°RG: 11/06520 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 Octobre 2012

DEMANDERESSES S.A. SALVATORE F SPA Palazzo Feroni, 2 via dei Tornabuoni FLORENCE - FI 50123 (ITALIE) FERRAGAMO FRANCE SAS [...] représentées par Me Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221 DEFENDERESSES Société CAILIN HOLDING [...] représentée par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0398 Société CAILIN DIFFUSION [...] représentée par Me Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0398, WALK / CLIN MAROQUINNERIE [...] 15 représentée par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0398 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Arnaud D, Vice-Président assisté de Jeanine R, FF Greffier DEBATS A l'audience du, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 19 Octobre 2012. ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société SALVATORE FERRAGAMO SPA, indique qu'elle a fait enregistrer différentes présentations du signe qu'elle intitule "Gancini" comme marque internationale désignant la France, notamment en classe 18 (articles de maroquinerie) enregistrée le 7 janvier 1980 sous le n° 450 686 renouvelée le 19 novembre 1999 et le 7 janvier 2010, enregistrée le 14 mai 1992 sous le n° 586 543, renouvelée le 10 mai 2002 ainsi que comme marque communautaire n° 103 432 enregistrée le 20 avril 1998, renouvelée le 7 mai 2006 et n° 1 604 982 enregistrée le 18 avril 2001. Ce signe identifie les produits qui en sont revêtus comme provenant de la maison FERRAGAMO. Constatant que la société CAILIN HOLDING qui a déposé le 1er avril 2009 une marque communautaire semi figurative n° 8 192 965 p our plusieurs classes de produit notamment la classe 18 et dont la partie figurative est, selon elle, quasi identique au signe GANCINI, a exploité cette partie figurative indépendamment de l'élément verbal sur de nombreux articles de maroquinerie vendus sur un site de commerce par internet exploité par la société CAILIN DIFFUSION et comme logo en page d'accueil du site www.chabrand-maroquinerie.com ainsi que sur les catalogues et sur les fermoirs de sacs et les attaches en bandoulières des articles de la marque CHABRAND , la société SALVATORE FERRAGAMO SPA a fait procéder à un constat sur le site internet de l'enseigne CHABRAND puis à deux saisies contrefaçon autorisées par ordonnance du 11 mai 2011, l'une au siège social de la société CAILIN HOLDING, titulaire de la marque CHABRAND, et l'autre au siège social et à l'entrepôt de la société CAILIN DIFFUSION, au siège social de la société CHABRAND DIFFUSION et dans le magasin de vente au détail CLIN ainsi qu'auprès de la société WALK C .LIN qui exploite ce magasin. Selon la société FERRAGAMO SPA ces opération ont confirmé la réalité de la contrefaçon mais elle indique ne pas avoir pu obtenir les informations permettant de déterminer : - le nombre de sacs portant les signes contrefaisant commercialisés par les défenderesses dans le monde en entier pour les trois derniers années - le nom des fabricants des sacs litigieux ; - le prix d'achat, - le nom des revendeurs, - le chiffre d'affaire généré par la vente des sacs portant la marque contrefaite. Par acte d'huissier en date du 26 avril 2011, elle a fait assigner les sociétés CAILIN HODING, CAILIN DIFFUSION, WALK C.LIN MAROQUINERIE devant la Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale parasitaire. Les sociétés assignées ont contesté les saisies contrefaçon par la voie du référé rétractation mais par ordonnance du 7 juillet 2011, leur demande a été rejetée et il a été fait droit aux demandes reconventionnelles de la société FERRAGAMO portant notamment sur la communication de nouveaux documents. Au travers de ceux ci, la société FERRAGAMO dit avoir découvert que la contrefaçon de sa marque porte également sur d'autres articles et lignes d'articles. L'ordonnance du 7 juillet 2001 a été confirmée par arrêt du 25 mai 2012 de la cour d'appel de Paris en ce qui concerne les saisies contrefaçon mais la Cour a jugé que seul le juge de la mise en état, dès lors qu'il était saisi, avait compétence pour ordonner la communication de pièces. Dans ses conclusions récapitulatives d'incident du 3 juillet 2012, la société FERRAGAMO demande au juge de la mise en état de : - ordonner aux sociétés CAILIN HODING, et CAILIN DIFFUSION de communiquer à la société FERRAGAMO sous astreintes de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : - tout justificatif attestés par un expert comptable ou un commissaire aux comptes portant sur le nombre d'exemplaire de chacun des modèles de sacs ou de portefeuilles vendus en France ou à l'étranger, à quelque personne que cela soit, portant les références ci-après (ou toute autre référence) : URBAN /763 Modèles : 01, 02, 03, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 82, 85, 86, 87, 89 CINEMA / 804 - Modèles : 01, 02,03, 04,05, 06, 07, 08, 09,10, 11, 12, 13, 14, 81, 82, 83, 84, 85 FOR C / 871 - Modèles : 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 51, 52, 53, 54, 55 FOR 4C / 872 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 51, 52, 53, 54, 55 C PRIM / 404 - Modèles : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51, 52, 53, 54, 55, 56 RICHELIEU/116-modèles : 61, 62, 63, 64, 65,66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 SHOPPER/901-1, 2, 3 MASSILIA / 501 modèles : 01, 02, 04, 05, 06, 07 CASSIS/ 852 Modèles : 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 MOGADOR / 710 Modèles : 31 et 32 BIBLOS / 730 Modèles 21, 22, 23, 24 VICTORIA / 783 Modèles 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 51, 52, 53, 54, 55 SUMMER /907 Modèles 10, 11, 12, 20, 21, 22 WAVE / 893 Modèles 61, 62, 63, 64, 71, 72 REBEL / 863 Modèles 61, 62, 63, 65 tout justificatif attesté par un expert-comptable ou un commissaire au x comptes relatif au chiffre d'affaire résultant pour chacune des deux sociétés de la vente des modèles de sacs ou de portefeuilles portant les références visées ci-avant, vendus en France ou à l'étranger ; tout document révélant l'identité des distributeurs des sociétés CAILIN HOLDING et CAILIN DIFFUSION, localisés en France ou à l'étranger, ayant commandé l'un des modèles de sac ou de portefeuilles portant les références visées ci –avant ; toutes informations relatives à l'identité et au lieu d'établissement de s sociétés ayant fabriqué les modèles de sacs ou de portefeuilles visés ci avant, ainsi que les factures adressées aux sociétés CAILN HOLDING ou CAILIN DIFFUSION, ou WALK CLIN ; - deux exemplaires de tous les catalogues réalisés depuis 2008 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir et notamment le catalogue automne hiver 2011, destinés aux consommateurs ou aux revendeurs et portant les références visées ci-avant; Dans ses écritures en réponse sur incident du 26 juin 2012, les sociétés CAILIN HOLDING et CAILIN DIFFUSION concluent au rejet de la demandent de communication de pièces la société FERRAGAMO au motif qu'il existe une contestation réelle à la fois sur la matérialité de la contrefaçon alléguée et sur la validité des marques qui sont opposées, lesquelles font l'objet d'une contestation soit en demande reconventionnelle d'annulation devant le tribunal de céans, soit devant l’OHMI. Elle soutient également que les demandes de communication de pièces en cause excèdent le champ d'application du droit à l'information prévu par l'article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, d'une part parce qu'elles portent sur des justificatifs de ventes et de chiffres d'affaire réalisés à l'étranger, ce qui contrevient selon elle au principe de territorialité des marques et d'autre part parce qu'elle vise à l'obtention de renseignements qui ne sont pas nécessaires à la recherche de l'origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants mais qui concernent des informations couvertes par le secret des affaires. MOTIFS Sur la contestation de la matérialité de la contrefaçon et de la validité des marques opposées II résulte de l'article 763 du Code de procédure civile, que le juge de mise en état est chargé de contrôler l'instruction de l'affaire en veillant au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange de conclusion et de la communication des pièces. Il ne lui appartient par conséquent pas, pour statuer sur la demande de communication de pièces, de se prononcer, ainsi que l'y invite les défenderesses, sur la matérialité de la contrefaçon ou sur la validité des marques opposées qui constituent l'objet de l'instance. Sur la nature des pièces dont la communication est demandée L'article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par une personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication, ou la distribution des ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'information peut être demandée s'il n'existe pas d'empêchements légitimes. Les documents ou informations recherchés portent sur : a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services; ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) Les quantités produites commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits et services en cause." Il s'ensuit que la demanderesse est fondée à demander la communication de documents et notamment de pièces comptables portant sur le nombre de ventes et de commandes des produits prétendument contrefaisants ainsi que sur le chiffre d'affaire résultant de ces ventes sans que puisse lui être opposée la violation du secret des affaires. De même il y lieu de faire droit à sa demande de communication de documents permettant d'identifier l'origine de la fabrication des articles en cause ainsi que les circuits de distribution par lesquels ils sont vendus. Enfin, la production des catalogues et documents publicitaires est justifiée pour permettre d'établir de façon complète l'ampleur de la contrefaçon. Sur la communication de pièces relatives aux ventes et chiffre d'affaire réalisés à l'étranger Les sociétés défenderesses soutiennent, en visant le principe de territorialité des marques, que les demandes de communication de pièces pour établir les ventes à l'étranger et le chiffre d'affaire s'y rapportant, dépassent le cadre légal du droit de communication puisqu'elles portent sur actes pour lesquels le Tribunal n'est pas compétent. Cependant, ainsi que le fait valoir la demanderesse, il résulte des articles 97 et 98 du règlement CE n° 207/2009 sur la marque communautair e que le tribunal des marques communautaires de l'État où est domicilié le défendeur est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre. En l'espèce, l'action en contrefaçon est fondée notamment sur la protection de deux marques communautaires et il est établi que le domicile des sociétés assignées se trouvent en France, de sorte que la demanderesse est fondée à demander la communication de documents établissant les ventes de produits dont la caractère contrefaisant est allégué dans les États de l'Union européenne. En revanche, contrairement à ce qui est prétendu par la demanderesse, le tribunal n'est pas susceptible d'examiner le préjudice résultant d'actes de contrefaçon commis hors de 1' union européenne. Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande de communication de pièces sauf en ce qui concerne les documents destinés à établir les ventes et le chiffre d'affaire réalisés hors des États de l'Union européenne. Sur l'astreinte Compte tenu de l'exécution, sans résistance dilatoire établie, de la communication de pièces ordonnées le 7 juillet 2011, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la présente décision d'une astreinte Sur les autres demandes, Les sociétés défenderesses, parties perdantes seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'un incident dans le cadre de la mise en état, il y lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe: - Rejetons la demande de communication de pièces relatives aux ventes des produits et au chiffre d'affaire correspondant réalisés à l'étranger hors territoires des États de l'Union européenne - Ordonnons aux sociétés CALIN HODING, CAILIN DIFFUSION, et WALK C.LIN MAROQUINERIES de communiquer les documents énumérés ci-dessous à la société SALVATOIRE FERRAGAMO SPA: a) tout justificatif attestés par un expert comptable ou un commissaire aux comptes portant sur le nombre d'exemplaire de chacun des modèles de sacs ou de portefeuilles vendus en France ou dans un Etat de l'Union Europénne, à quelque personne que cela soit, portant les références ci-après : URBAN /763 Modèles : 01, 02, 03, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 82, 85, 86, 87, 89 CINEMA / 804 - Modèles : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 81, 82, 83, 84, 85 FOR C / 871 - Modèles : 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 51, 52, 53, 54, 55 FOR4C / 872 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 51, 52, 53, 54, 55 C PRIM / 404 - Modèles : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51, 52, 53, 54, 55, 56 RICHELIEU/116 - modèles : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 SHOPPER/901-1, 2, 3 MASSILIA / 501 modèles : 01, 02, 04, 05, 06, 07 CASSIS/ 852 Modèles : 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 MOGADOR / 710 Modèles : 31 et 32 BIBLOS / 730 Modèles 21, 22, 23, 24 VICTORIA / 783 Modèles 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 51, 52, 53, 54, 55 SUMMER/907 Modèles 10, 11, 12, 20, 21, 22 WAVE / 893 Modèles 61, 62, 63, 64, 71, 72 REBEL / 863 Modèles 61, 62, 63, 65 b) tout justificatif attesté par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes relatif au chiffre d'affaire résultant pour chacune des deux sociétés de la vente des modèles de sacs ou de portefeuilles portant les références énumérées ci-dessus, vendus en France ou dans un État de l'Union européenne ; c) tout document révélant l'identité des distributeurs des sociétés CAIL IN HOLDING et CAILIN DIFFUSION, localisés en France ou dans un État de l'Union europénne ayant commandé l'un des modèles de sac ou de portefeuilles portant les références énumérées ci-dessus ; d) toutes informations relatives à l'identité et au lieu d'établissement des sociétés ayant fabriqué les modèles de sacs ou de portefeuilles portant les références visées ci-dessus, ainsi que les factures adressées par elles aux sociétés CAILN HOLDING ou CAILIN DIFFUSION, ou WALK C.LIN ; e) deux exemplaires de tous les catalogues réalisés depuis 2008 jusqu'au 19 octobre 2012 et notamment le catalogue automne-hiver 2011, destinés aux consommateurs ou aux revendeurs et portant les références énumérés ci-dessus ; - Déboutons les sociétés CALIN HODING, CAILIN DIFFUSION, et WALK C.LIN MAROQUINERIES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Réservons les dépens de l'instance ; - Renvoyons la mise en état de l'affaire à l'audience du 29 novembre 2012 à 10 heure avant laquelle les sociétés CALIN HODING, CAILIN DIFFUSION, et WALK C.LIN MAROQUINERIES devront avoir communiqué les pièces en exécution de la présente décision et la société S.A. SALVATORE F SpA aura, le cas échéant, conclu.