INPI, 18 mai 2021, OP 20-4425

OPP 20-4425 18/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame C C a déposé le 11 septembre 2020, la demande d'enregistrement n° 4 681 243 portant sur le signe verbal ELEMENTAIR.. Le 30 novembre 2020, la société BOARDRIDERS IP HOLDINGS, LLC (société américaine organisée sous les lois de Californie) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : - la marque verbale de l'Union européenne ELEMENT, déposée le 14 janvier 2011 et dûment renouvelée sous le n° 9660044, dont elle est devenue titulaire à la suite d'une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ; - la marque complexe internationale ELEMENTS, enregistrée le 6 mars 1992, régulièrement renouvelée sous le n° 583892 et désignant l'Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Pli avisé et non réclamé". Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement de la marque n°9660044 Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chapellerie ; chaussettes ; sous- vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, y compris t-shirts, sweat-shirts, chemises, chemisiers, gilets, débardeurs, maillots et autres hauts, cardigans, chandails, vestes, manteaux, parkas, pantalons, jeans, shorts, shorts pour sports de planche, blouses, tenues de course, hauts et pantalons de tenues de course, hauts molletonnés à capuche, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures (vêtements), foulards, gants, mitaines, maillots de bain, vêtements de skateboard, vêtements de ski, chapellerie, y compris chapeaux, casquettes, calottes, visières, chaussures, y compris chaussettes, souliers, bottes, sandales, tongs; Tabliers [vêtements]; Lavallières; Langes en matières textiles/ Langes en matières textiles; Couches-culottes; Bandanas [foulards]; Peignoirs de bain; Sandales de bain; Souliers de bain; Bonnets de bain; Maillots de bain / maillots de natation; Caleçons de bain; Costumes de plage; Chaussures de plage; Ceintures [habillement]; Bérets; Bavettes non en papier; Boas [tours de cou]; Camisoles; Tiges de bottes; Chaussures de sport; Bottes; Soutiens-gorge; Culottes; Cache-corset; Visières de casquettes/visières solaires/visières [chapellerie]; Casquettes; Chasubles; Vêtements de gymnastique; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Vêtements; Manteaux; Protecteurs de col; Cols [vêtements] ou collets; Combinaisons [vêtements]; Corselets; Corsets [vêtements de dessous]; Manchettes/bracelets de force [vêtements]; Habillement pour cyclistes; Faux-cols; Dessous- de-bras; Peignoirs; Couvre-oreilles [habillement]; Espadrilles; Vestes de pêcheurs; Chaussures (ferrures de -)/ Garnitures en fer pour bottes/ Accessoires (pour chaussures); Chaussures de football/bottes de football; Chancelières non chauffées électriquement; Empeignes; Chaussures; Robes; Étoles [fourrures]; Fourrures [vêtements]; Gabardines [vêtements]; Galoches [galoches]; Jarretières; Gants [habillement]; Souliers de gymnastique; Demi-bottes; Carcasses de chapeaux; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Chapellerie; Talonnettes pour les chaussures/ Talonnettes pour bottes/ Talonnettes pour les chaussures; Talonnettes pour les bas/ Talonnettes pour les bas; Talons; Capuchons [vêtements]; Bonneterie; Premières; Vestes; Pulls; Pull-overs pour dames (chemisettes)/ Chemisettes; Tricots [vêtements]; Brodequins; Layettes; Collants; Livrées; Manipules [liturgie]; Mantilles; Costumes de mascarade; Mitres [habillement]/ Mitres [habillement]; Mitaines; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Vêtements pour automobilistes; Manchons [habillement]; Cravates; Chaussures (antidérapants pour -)/ Dispositifs antidérapants pour bottes/ Antidérapants pour chaussures; Vêtements de dessus; Combinaisons, sarraus; Paletots / pardessus / manteaux de demi-saison; Caleçons [vêtements]; Vêtements en papier; Chapeaux en papier [habillement]; Parkas; Pèlerines; Pelisses; Jupons; Pochettes [habillement]; Poches de vêtements; Pull-overs; Pyjamas; Vêtements confectionnés; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Sandales; Saris; Écharpes; Foulards / écharpes; Châles; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Chemises; Souliers; Bonnets de douche; Maillots de gymnastique et de sport; Chaussures de ski; Jupes; Calottes; Masques pour dormir; Chaussons; Combinaisons [vêtements de dessous]; Fixe- chaussettes; Chaussettes; Semelles; Guêtres; Souliers de sport; Jarretelles; Bas; Crampons de chaussures de football; Vareuses; Costumes; Bretelles pour vêtements [bretelles]; Bas sudorifuges; Lingerie de corps sudorifuge/ Sous-vêtements absorbant la transpiration/ Sous-vêtements absorbant la transpiration; Pull-overs; Bodys [vêtements de dessous]; Tee-shirts; Collants; Bouts de chaussures; Toges; Hauts-de-forme; Sous-pieds; Pantalons; Turbans; Slips; Sous-vêtements/linge de corps; Uniformes; Voilettes; Gilets; Imperméables; Trépointes de chaussures/ Trépointes pour bottes/ Chaussures (trépointes de -); Combinaisons pour ski nautique; Guimpes [vêtements]; Sabots [chaussures]; Aucun des produits précités n'incluant des gaines ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ELEMENTAIR., ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ELEMENT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d'un élément verbal et d'un point et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique. Il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ELEMENTAIR du signe contesté, et ELEMENT, constitutive de la marque antérieure (longueur proche, sept lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d'attaque ELEMENT-, même succession de sonorités [é-lé-ment]). Ces dénominations diffèrent par la présence de la séquence finale -AIR au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence n'est pas de nature à supprimer la perception d'ensemble très proche entre ces dénominations dès lors qu'elle est située en position finale et laisse subsister la même longue séquence d'attaque ELEMENT-. Enfin, la présence d'un point à la fin du signe contesté constitue une différence insignifiante pouvant passer inaperçue aux yeux du consommateur moyen. Il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précitées une impression d'ensemble commune entre les signes. Le signe verbal contesté ELEMENTAIR. est donc similaire à la marque verbale antérieure ELEMENT, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce le risque de confusion est d'autant plus avéré que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l'identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n° 583892 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée ayant précédemment été considérés comme identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure n°9660044, il n'y a pas lieu de procéder à la comparaison des produits désignés par les signes en présence. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe ELEMENTS, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, la présence de la lettre muette S dans la marque antérieure, outre qu'elle sert à marquer le pluriel, n'ayant aucune incidence sur le plan phonétique. Enfin, la police de caractère de la marque antérieure n'est pas de nature à altérer le caractère lisible de l'élément verbal ELEMENTS. Le signe verbal contesté ELEMENTAIR. est donc similaire à la marque complexe antérieure ELEMENTS, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ELEMENTAIR. ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. 5