INPI, 9 octobre 2006, 03-1856

OPP 2003-1856 / VL 09/10/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PROCESSX SOLUTIONS INTERNET a déposé, le 7 avril 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 220 424 portant sur le sig ne verbal PROCESSX EASYONLINE. Le 11 juin 2003, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement. Cette notification l’invitait à procéder à la régularisation matérielle de sa demande dans le délai imparti. Le 16 juillet 2003, Monsieur Jean-Pierre P a procédé à la régularisation de sa demande d’enregistrement, dont une copie a été transmise à la société opposante, à titre d’information. Le 18 juillet 2003, la société EASYNET GROUP PLC (société de droit britannique), représentée par Madame Véronique STAEFFEN, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles », du Cabinet DESBARRES et STAEFFEN, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque verbale EASYNET ONLINE, déposée le 21 décembre 2002 sous le n° 01 3 138 543. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement sont, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sont identiques ou, qausi-identiques, les services de « Transmission et communications par terminaux d'ordinateurs. Etudes de projets informatiques, conception de logiciels, transmission ftp par terminaux » de la demande d'enregistrement et les services de « transmission électronique de données ; élaboration de logiciels ; programmation pour ordinateurs» de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : • Les services de « Gestion de fichiers informatiques » et les services de« transmission électronique de données, d’images et de documents par l’intermédiairede terminaux d’ordinateurs », par complémentarité. • Les services de « publicité en ligne, service d'abonnement en ligne » et les services de « transmission de messages et d’images assistée par ordinateur », les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds. • Les services d’ « abonnement en ligne » et les services de « location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données et à des réseaux », les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds. • Les services de « Location de systèmes de communication » et les services de « communication par réseaux d’ordinateurs », les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds. • Les services de « fourniture d'accès à un réseau informatique mondial » et les services de « location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données et à des réseaux ». • Les services de « Mise à jour de sites internet par procédé autonome de transfert de données provenant de tiers » et les services de « télécommunications pour transmission de données et de messages vocaux », les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds. • Les services de « Recherche et développement de nouveaux produitsinformatiques » et les services de « consultation en matière d’ordinateur ». • Les services d’ « études de projets informatiques, conception de logiciels » et les services de « programmation pour ordinateurs ; consultation en matière d’ordinateur ». • Les services de « création et entretien de sites Web et conseil, conversion de données et de programmes informatiques » et les services d’ « élaboration de logiciels », par complémentarité. • Les services de « dépôt de noms de domaine » et les services d’ « élaboration de logiciels et de télécommunications », par complémentarité. • Les services de « gestion de messageries électroniques » et les « services de messagerie électronique », par leurs nature et destination. • Les services de « gestion des connexions et tableaux de bord de suivi d'audience, hébergement et référencement de site Web publicité : transmission ftp par terminaux : services internet » et les services de « télécommunications, notamment par réseau d’ordinateurs ou téléphoniques ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur », les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds et répondant aux mêmes besoins. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les termes EASYONLINE du signe contesté et EASYNET ONLINE de la marque antérieure. Le 25 juillet 2003, l'Institut a notifié l'opposition au déposant sous le numéro 03-1856 et a informé les parties que, l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle. L'enregistrement de la marque antérieure a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°06/14 du 7 avril 2006, cette publica tion marquant la reprise de la procédure, ce dont les parties ont été informées par courriers de l'Institut en date du 16 mai 2006. Il était précisé au déposant qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne, service d'abonnement à des services Internet en ligne. Location de systèmes de communication. Transmission et communications par terminaux d'ordinateurs, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Mise à jour de sites internet par procédé autonome de transfert de données provenant de tiers. Recherche et développement de nouveaux produits informatiques. Etudes de projets informatiques, conception de logiciels, création et entretien de sites Web et conseil technique en matière de sites web, conversion de données et de programmes informatiques, dépôt de noms de domaine, gestion de messageries électroniques, gestion des connexions et tableaux de bord de suivi d'audience, hébergement et référencement de site Web. Publicité. Tansmission par terminaux. Création et entretien de sites web» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Télécommunications ; transmission électronique de données, d'images et de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux d'ordinateurs ; communications téléphoniques ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; télécommunications pour transmission de données et de messages vocaux ; services de messagerie électronique. Elaboration de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; consultation en matière d'ordinateur ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données et à des réseaux». CONSIDERANT que les services de « Gestion de fichiers informatiques, Location de systèmes de communication. Transmission et communications par terminaux d'ordinateurs, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Mise à jour de sites internet par procédé autonome de transfert de données provenant de tiers. Etudes de projets informatiques, conception de logiciels, conversion de données et de programmes informatiques, gestion de messageries électroniques, gestion des connexions et tableaux de bord de suivi d'audience, hébergement et référencement de site Web Publicité. Transmission par terminaux. Création et entretien de sites web» de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que, contrairement aux prétentions de la société opposante, les services de « publicité en ligne, service d'abonnement à des services Internet en ligne » de la demande d'enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories de services qu'elle revendique, ni ne recouvrent des services qu'elle désigne ; Que notamment, contrairement aux prétentions de la société opposante, les services précités de la demande d'enregistrement, qui s’entendent respectivement de prestations de promotion de services et de prestations ayant pour objet l’usage habituel d’un service en ligne, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « transmission de messages et d’images assistée par ordinateur » de la marque antérieure lesquels s’entendent de prestations techniques de communication d’informations par ordinateur ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ; Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes objet et destination ; Qu’en conséquence, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT de même, que les services de « Recherche et développement de nouveaux produits informatiques » de la demande d'enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure ; Que contrairement aux prétentions de la société opposante, les services précités de la demande d'enregistrement, qui s’entendent de prestations scientifiques et techniques ayant pour objet l’élaboration de programmes informatiques n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « consultation en matière d’ordinateur » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations d’informations et de conseils relatifs aux ordinateurs ; Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes objet et destination ; Qu’en conséquence, ces services ne sont ni identiques ni similaires aux services, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « création et entretien de sites Web et conseil technique en matière de sites web » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « élaboration de logiciels » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne supposant pas la mise en œuvre des seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni partant similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; CONSIDERANT que les services de « dépôt de noms de domaine » de la demande d'enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure ; Que contrairement aux prétentions de la société opposante, les services précités de la demande d'enregistrement, qui s’entendent de prestations ayant pour objet l’enregistrement de noms de domaine n’appartiennent pas à la catégorie générale des services d’ « Elaboration de logiciels. Télécommunications » de la marque antérieure qui désignent respectivement de services consistant à réaliser pour le compte d’un tiers un programme informatique exécutable par un ordinateur et de services de communication à distance d’informations. Que ces services ne sont pas davantage complémentaires, contrairement à ce que fait valoir la société opposante, dès lors que les premiers sont mis en œuvre indépendamment des seconds ; Qu’ il ne saurait suffire pour en décider autrement que la prestation des premiers soit généralement effectuée en ligne ; Qu’en décider autrement sur la base d’un critère aussi large reviendrait à déclarer similaires un très grand nombre de services en l’absence même de tout lien étroit et obligatoire ; Qu’en outre, rien ne permet à la société opposante de prétendre que la réservation de noms de domaine peut être effectuée par des intervenants identiques à ceux chargés de la mise en œuvre des services précités de la marque antérieure ; qu’en effet, ces formalités sont essentiellement administratives, de sorte qu’elles sont généralement effectuées sans assistance particulière de professionnels de l’informatique ou des télécommunications ; Que ces services ne sont donc pas identiques ni même similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne, pour partie, des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PROCESSX EASYONLINE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal EASYNET ONLINE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux des signes en présence ont en commun les séquences de lettres et sonorités EASY et ONLINE ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ; Qu’en effet, pris dans leur ensemble, ils présentent, contrairement aux prétentions de la société opposante, des différences exclusives de tout risque de confusion ; Que visuellement, les signes se distinguent par leur présentation (un élément en majuscule sur une ligne supérieure et une expression en italique en dessous pour le signe contesté / deux éléments verbaux de même taille et sur une même ligne pour la marque antérieure) ;Que phonétiquement, ils diffèrent par leur attaque ; Qu’ en outre, si l’élément EASYONLINE est parfaitement détachable dans le signe contesté, comme le fait valoir la société opposante, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas prépondérant ; Qu’en effet, il apparaît évocateur au regard des services en cause, dès lors qu’il fait référence à un accès facile à internet ; Qu’ainsi, cet élément ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure ; CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argument de la société opposante selon lequel au sein du signe contesté la dénomination EASYONLINE est séparée de l’élément PROCESSX, laissant présumé que le déposant entendrait utiliser la dénomination EASYONLINE seule ; qu’en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison doit porter sur les seuls signes tels que déposés, indépendamment des conditions effectives d'exploitation des parties en présence. CONSIDERANT que, comme le souligne la société opposante, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte de sorte, qu’un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; Que toutefois, en l’espèce, si la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, les signes en présence sont à ce point différents que le consommateur ne sera pas fondé à croire que les services en présence proviennent de la même entreprise ni d’entreprises étroitement liées. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité et la similarité de certains des services en présence, en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques ; Qu' ainsi, le signe verbal contesté PROCESSX EASYONLINE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EASYNET ONLINE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article Unique : L'opposition numéro 03-1856 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, Juriste