OPP 17-2007/MAS25/09/2017
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Devenu définitif le 27 octobre 2017
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société EDEIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 22 février 2017 la demande d'enregistrement n° 17 4 340 140 portant sur le signe complexe EDEIS.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : "Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; démolition de constructions ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; construction navale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie".
Le 17 mai 2017, la société OTEIS France SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe OTEIS déposée le 8 mars 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 255 003.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Construction ; supervision et suivi de travaux de construction ; maintenance et réparation d'installation de production d'énergie ; installation et réparation de réseaux électriques, de gaz, de climatisation et de chauffage ; information, assistance et conseils en matière de construction ; entretien et nettoyage de bâtiments ; Services de dépollution environnemental, à savoir traitement de l'eau, des déchets et des sols ; Conseils en architecture ; conseils et audits en matière d'énergie et d'économie d'énergie ; établissement de plans pour la construction ; conception architecturale pour l'aménagement urbain, l'aménagement de milieux marins et littoraux ; conception et développement de réseaux de distribution d'énergie ; études de projets techniques ; planification en matière d'urbanisme ; expertise [travaux d'ingénieurs] ; ingénierie".
L’opposition formée à l’encontre de l'intégralité des services désignés dans la demande d’enregistrement a été notifiée à la société déposante par courrier en date du 24 mai 2017 sous le numéro 17-2007. Cette notification lui impartissait de répondre avant le 4 août 2017.
La société déposante a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.
Elle a également procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des services en présence en ce qui concerne les services de "maçonnerie ; démolition de constructions ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; construction navale. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stylisme (esthétique industrielle)".
Elle conteste également la comparaison des signes en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; démolition de constructions ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; construction navale ; à l'exception des services de promotion immobilière. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; tous ces services sans lien avec des activités de promotion immobilière" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Construction ; supervision et suivi de travaux de construction ; maintenance et réparation d'installation de production d'énergie ; installation et réparation de réseaux électriques, de gaz, de climatisation et de chauffage ; information, assistance et conseils en matière de construction ; entretien et nettoyage de bâtiments ; Services de dépollution environnemental, à savoir traitement de l'eau, des déchets et des sols ; Conseils en architecture ; conseils et audits en matière d'énergie et d'économie d'énergie ; établissement de plans pour la construction ; conception architecturale pour l'aménagement urbain, l'aménagement de milieux marins et littoraux ; conception et développement de réseaux de distribution d'énergie ; études de projets techniques ; planification en matière d'urbanisme ; expertise [travaux d'ingénieurs] ; ingénierie".
CONSIDERANT que les services de "Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; à l'exception des services de promotion immobilière. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ;
recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; audits en matière d'énergie ; tous ces services sans lien avec des activités de promotion immobilière" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que les services de "maçonnerie ; construction navale ; à l'exception des services de promotion immobilière" de la demande d'enregistrement contestée désignent respectivement la partie des travaux de construction comprenant l'édification du gros œuvre et certains travaux de revêtement ainsi qu'un type particulier de construction, à savoir la prestation visant à réaliser, ériger et édifier un navire ;
Que ces services présentent ainsi les mêmes nature, objet et destination que le service de "Construction" de la marque antérieure qui regroupe l'ensemble des prestations visant à réaliser, ériger et édifier un bâtiment, un monument ;
Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que le service de "démolition de constructions ; à l'exception des services de promotion immobilière" de la demande d'enregistrement contestée qui désigne l'ensemble des prestations visant à détruire une construction, présente les mêmes nature, objet et destination que le service de "Construction" de la marque antérieure, tous ces services ayant au trait au domaine de la construction de bâtiments ;
Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services d'"installation, entretien et réparation de machines ; à l'exception des services de promotion immobilière" de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de "maintenance et réparation d'installation de production d'énergie" de la marque antérieure invoquée, tous ces services visant la mise en place et la remise en état d'objets fabriqués complexes capables de produire un effet donné ;
Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en revanche que les services d'"installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; à l'exception des services de promotion immobilière" de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent pas en étroite relation avec les services de "maintenance et réparation d'installation de production d'énergie ; installation et réparation de réseaux électriques, de gaz, de climatisation et de chauffage ; entretien et nettoyage de bâtiments" de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n'ayant pas le même objet que celle des seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante ; qu'en effet premiers portent sur les appareils de bureau, le matériel informatique et les instruments d'horlogeries et chronométriques, alors que les seconds portent sur les réseaux de production ou de distribution d'énergie, les réseaux électriques de gaz, de climatisation et de chauffage et sur des bâtiments qui ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, des appareils ou des machines se situant dans des constructions et des ouvrages d'art ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer la même origine ;
Que les services d'"installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; à l'exception des services de promotion immobilière" de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent pas englobés par le service d'"ingénierie" de la marque antérieure invoquée ;
Que ces services ne sont donc pas identiques ;
Que ces services ne se trouvent pas davantage en étroite relation, la prestation des premiers n'étant pas nécessaire à la mise en œuvre du second, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu'en outre, les premiers portent exclusivement sur des appareils de bureau, du matériel informatique et des instruments d'horlogeries et chronométriques, qui ne sont pas visés par le second ;
Qu'il ne saurait suffire qu'il existe un service d'ingénierie horlogère pour considérer ces services comme similaires, dès lors que ce lien n'est ni nécessaire ni exclusif ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de "Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement" de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent pas en étroite relation avec les services de "Construction ; information, assistance et conseils en matière de construction ; Services de dépollution environnemental, à savoir traitement de l'eau, des déchets et des sols ; conception et développement de réseaux de distribution d'énergie" de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers étant susceptible d'être rendue indépendamment de la prestation des seconds, lesquels n'impliquent pas nécessairement le recours aux premiers pour leur réalisation ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de "emballage et entreposage de marchandises" de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent pas en étroite relation avec les services de "Construction ; information, Services de dépollution environnemental, à savoir traitement de l'eau, des déchets et des sols" de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers étant susceptible d'être rendue indépendamment de la prestation des seconds, lesquels n'impliquent pas nécessairement le recours aux premiers pour leur réalisation ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services d'"entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; conception de logiciels ; développement de logiciels ;élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; tous ces services sans lien avec des activités de promotion immobilière" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'"études de projets techniques ; expertise [travaux d'ingénieurs] ; ingénierie" de la marque antérieure invoquée ;
Que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (programmeurs informatiques, informaticiens pour les premiers ; ingénieurs pour les seconds) ;
Qu’en outre, et contrairement à ce qu’indique la société déposante, les seconds ne sont pas nécessairement rendus dans le domaine informatique et la prestation des premiers n'est pas directement rendue dans le cadre de la prestation des seconds ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que le service de "stylisme (esthétique industrielle) tous ces services sans lien avec des activités de promotion immobilière" de la demande d'enregistrement contestée qui désigne la
prestation consistant à travailler sur l'aspect extérieur d'un produit industriel en vue d'un résultat esthétique s'accordant à des impératifs fonctionnels et commerciaux, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "Conseils en architecture ; établissement de plans pour la construction ; conception architecturale pour l'aménagement urbain, l'aménagement de milieux marins et littoraux" de la marque antérieure invoquée ;
Qu'ils sont en outre aujourd'hui, contrairement à ce que soutient la société opposante, enseignés par des établissements distincts (écoles d'art appliqué pour les premiers, écoles d'architecture pour les seconds), et ce même si la société opposante cite un exemple de partage de site d'une école parisienne ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Que cette marque a été enregistrée en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté possède un élément verbal et un élément figuratif en couleurs et que la marque antérieure comporte un élément verbal présenté de façon particulière et en couleurs ;
Que les signes en présence ont en commun une dénomination de même longueur comportant trois lettres communes E, I et S, placées dans le même ordre ;
Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble ;
Qu‘en effet, visuellement la substitution des lettres E et D aux lettres O et T qui plus est en position d'attaque, constitue une différence de nature à retenir l'attention du consommateur, ces quatre lettres ayant une représentation graphique bien distincte, et la voyelle E étant déjà présente dans le signe contesté ;
Qu'en outre, les signes en cause possèdent des éléments figuratifs et sont présentés en couleurs (l'élément verbal étant inscrit en noir après l'élément figuratif tricolore noir, vert et bleu vif pour le signe contesté ; l'élément verbal étant inscrit dans une calligraphie particulière en bleu marine, la lettre E comportant un grand accent grave de couleur rouge pour la marque antérieure) ce qui participe de l’impression d’ensemble distincte produite par les deux signes contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Que de plus phonétiquement, cette substitution entraîne une modification importante des sonorités d'attaque des signes ;
Qu'en effet, la lettre O confère à la marque antérieure une syllabe d'attaque bien distincte de celle du signe contesté [é] caractérisé par la répétition de cette sonorité ;
Qu’il en résulte, une physionomie d’ensemble et une prononciation différentes entre les signes en cause ;
Que la présence de la voyelle O en position d'attaque qui caractérise la marque antérieure, bien moins fréquente en français que la voyelle E, apparaît de nature à retenir l'attention du consommateur et à écarter tout risque de confusion entre les signes ;
Que les différences précédemment relevées sont d'autant plus sensibles qu’elles s’inscrivent en attaque de signes relativement courts et qui seront ainsi facilement mémorisable par le consommateur ;
Qu’ainsi, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur entre ces deux signes, contrairement aux allégations de la société opposante.
CONSIDERANT que la société opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie d’une réputation établie notamment en raison des opérations et des projets d'envergure dans le secteur du bâtiment, laquelle doit être prise en compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les signes ;
Que toutefois, les pièces versées aux débats ne démontrent pas la notoriété de la marque antérieure ni sa grande renommée en ce qu’elles établissent, tout au plus, une exploitation de la marque antérieure sur le marché ;
Qu'en outre, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité et la similarité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence, pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause ;
CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté EDEIS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe OTEIS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.
Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Christine BResponsable de Pôle