INPI, 14 juillet 2007, 06-3198

OPP 06-3198

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Devenu définitif le 14/07/2007

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Thierry R et Monsieur Thierry L ont déposé, le 30 juin 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 438 121 portant sur la dén omination NEODESK.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ;services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ».

Le 4 octobre 2006, la société BOUYGUES TELECOM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NEO, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 16 juillet 2001 sous le numéro 1 711 233, dont la société opposante est devenue titulaire, pour les services fondant l’opposition, par suite d’une transmission partielle de propriété inscrite au Registre National des Marques.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Communications ; communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques ; transmission de messages ; services télématiques pour la communication d’informations, services de transmission d’informations par centres serveurs ».

L'opposition a été notifiée le 13 octobre 2006 aux déposants.

Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois.

Les déposants ont présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des preuves d’usage de sa marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 13 mars 2007, des pièces ont été fournies par la société opposante.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société BOUYGUES TELECOM fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Communications ; communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques ; transmission de messages ; services télématiques pour la communication d’informations, services de transmission d’informations par centres serveurs ».

CONSIDERANT que les services de « télécommunications, communications radiophoniques ou téléphoniques, services de radiotéléphonie mobile, émissions radiophoniques ou télévisées, services de messagerie électronique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure à savoir : « Communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques ; transmission de messages ; services télématiques pour la communication d’informations, services de transmission d’informations par centres serveurs ».

CONSIDERANT que les services de « communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques » de la demande d’enregistrement contestée relèvent, tout comme les services de « communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques » de la marque antérieure invoquée, de la catégorie générale des services de télécommunications ;Qu’il s’agit ainsi de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « services d’affichage électronique (télécommunications) » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « services télématiques pour la communication d’information » de la marque antérieure invoquée, de services destinés à communiquer des informations à distance ;

Qu’il s’agit ainsi de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « fourniture d'accès à un réseau d'informatique mondial, raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial » de la demande d'enregistrement contestée relèvent, tout comme les services de « communications téléphoniques » de la marque antérieure des services permettant la transmission d’informations à distance ;

Que ces services peuvent être fournis par les mêmes prestataires et concerner une même clientèle désireuse de communiquer à distance ;

Qu’ainsi, il s’agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT que les services d’ « informations en matière de télécommunications » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et nécessaire avec les services de « communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques » de la marque antérieure invoquée, les premiers ayant pour objet les seconds, ces derniers désignant des moyens de télécommunication ;

Qu’il s’agit ainsi de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « services de téléconférences » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de conférences rendues à distance par le biais des télécommunications, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques » de la marque antérieure invoquée, les premiers étant rendus par le biais des seconds ;

Qu’il s’agit ainsi de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que le service de « location d’appareils de télécommunication » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les services de « communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques ; services de transmissions d'informations par centres serveurs ; transmissions de messages ; services télématiques pour la communication d'informations » de la marque antérieure invoquée, le premier ayant pour objet de permettre la réalisation les seconds ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche, que le service de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend d’opérations informatiques effectuées pour le compte de tiers et consistant à saisir et à manipuler des informations figurant dans des fichiers informatiques, ne présente pas la même nature ni le même objet que les « services de transmission d’informations par centres serveurs » de la marque antérieure invoquée qui désignent des services de télécommunications ;Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation du premier n’étant pas nécessairement rendue dans le cadre des seconds, lesquels n’ont pas pour objet exclusif le premier ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que le service de « publicité en ligne sur un réseau informatique » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entend de prestations visant à inciter le public via un moyen informatique à acheter un produit ou à utiliser un service, ne présente pas de relation étroite et obligatoire avec les « services de transmission d’informations par centres serveurs, services télématiques pour la communication d’informations » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations techniques permettant de transmettre des informations à distance par le biais de l’informatique, dès lors que ces derniers n’ont pas nécessairement pour vocation de transmettre des informations publicitaires ;

Qu’en effet, le service de la demande d’enregistrement contesté est avant tout un service de publicité, la précision « en ligne sur un réseau informatique » ne faisant qu’indiquer le biais par lequel ce service de publicité est rendu ;

Qu’en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires aux « services de transmission d’informations par centres serveurs, services télématiques pour la communication d’informations » de la marque antérieure invoquée tous les services susceptibles d’être rendus à distance grâce à l’informatique alors même que ce domaine tend, en se développant de manière exponentielle, à recouvrir une infinité de produits et services qui possèdent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Que ne saurait être prise en considération la décision d’opposition invoquée par la société déposante dès lors qu’elle concerne une espèce différente de la présente comparaison ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’il en va de même du service de « location de temps publicitaire sur tout moyen de communication » de la demande d’enregistrement contestée, lequel ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques ; transmission de messages ; services télématiques pour la communication d’informations, services de transmission d’informations par centres serveurs » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers n’ont pas pour vocation de permettre la location de temps publicitaire ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services d’« agences de presse ou d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques ayant pour objet de fournir des informations aux journaux et autres médias ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de lien étroit et obligatoire avec les services de « communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques ; transmission de messages ; services télématiques pour la communication d’informations, services de transmission d’informations par centres serveurs » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations techniques permettant de transmettre des informations à distance, dès lors que ces derniers n’ont pas nécessairement pour vocation de permettre le fonctionnement des premiers ;Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de relation étroite et exclusive avec les services de « communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques ; services de transmissions d'informations par centres serveurs ; transmissions de messages ; services télématiques pour la communication d'informations » de la marque antérieure ;

Qu'en effet, les premiers n'ont pas nécessairement pour objet de mettre en œuvre les seconds mais peuvent être utilisés dans les domaines les plus divers, contrairement aux assertions de la société opposante ; que retenir la similarité en l’espèce, reviendrait à considérer les services précités de la demande d’enregistrement similaires à des prestations les plus diverses utilisant l’informatique, lesquelles, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique, peuvent revêtir une infinie variété ;

Qu’en outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante (SSII pour les premiers, opérateurs de télécommunications pour les seconds), ni ne s’adressent à la même clientèle ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT enfin, que les services de « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publications de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux services de « communications » de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des services dont il n’est pas possible d’identifier la nature, l’objet et la destination ;

Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité des services précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les services en cause.

CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination NEODESK, présentée en majuscule d’imprimerie droites, noires et grasses.

Que la marque antérieure porte sur la dénomination NEO, présentée en majuscule d’imprimerie droites, noires et grasses.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu’à cet égard, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause ;

Qu’enfin, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence NEO, distinctive au regard des services en cause ;

Qu'à cet égard, les déposants ne sauraient valablement soutenir que la séquence NEO possède un faible pouvoir distinctif, dès lors qu’au regard des services désignés, elle apparaît tout au plus évocatrice de la notion de nouveauté ;

Que de même, la mention de dix-neuf marques, notamment composées de ce terme, est insuffisante à elle seule pour justifier de cette allégation ; qu’en tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement ou n’ont fait l’objet d’aucun accord ;

Qu’en outre, comme le démontre la société opposante, la marque NEO jouit d’une large connaissance auprès du public dans le domaine des télécommunications, en tant que service de téléphonie mobile, de sorte que la séquence NEO présente un fort pouvoir distinctif au regard des services concernés ;

Qu’ainsi, malgré la présence de la séquence DESK dans le signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à percevoir cette séquence NEO dans le signe contesté et à y reconnaître la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de la présence commune de la séquence NEO, de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des télécommunications et de l’identité ou du moins de la forte similarité des services en cause relevant de ce domaine, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté NEODESK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications).Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NEO.

CONSIDERANT en revanche, qu’à l’égard des services suivants de la demande d'enregistrement : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n’est établie, la seule présence de la séquence NEO dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ;

Qu’en effet, le terme NEO, seul élément constitutif de la marque antérieure, se trouve au sein du signe contesté suivi de l’élément DESK, également arbitraire au regard des services désignés, présenté en caractère de même taille et immédiatement perceptible ;

Qu’à cet égard, le fait que le terme DESK puisse être perçu comme la traduction du mot « bureau » n’empêche pas que ce terme présente un caractère distinctif au regard des services en cause ;

Qu’ainsi, la dénomination NEO, malgré sa position d’attaque, ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur ;

Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente tant sur le plan visuel, phonétique qu’intellectuel ;

Qu’en effet, visuellement, les dénominations NEODESK et NEO se distinguent nettement par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté, trois lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la présence de la séquence [desk] à la fin du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie très différente ;

Que phonétiquement, ces dénominations se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité finale ;

Que sur le plan intellectuel, le signe contesté se distingue par l’évocation du bureau émanant de la séquence DESK, évocation absente de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi que, le signe verbal contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure pour désigner les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d’enregistrement, le consommateur n’étant pas fondé à opérer une confusion sur leur origine ;Qu’en conséquence, la dénomination contestée NEODESK peut être adoptée comme marque pour désigner les services précités de la demande d'enregistrement, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NEO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro n° 06-3198 est reconnue partie llement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 438 121 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités.

Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M, Chef de Groupe