INPI, 25 mars 2013, 12-4198

OPP 12-4198 / CJR 25/03/2013

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

L’association VIVIER BOIS MASSIF CENTRAL (association) a déposé, le 6 juillet 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 932 442 portant su r le signe verbal VIVIER BOIS MASSIF CENTRAL.Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés. Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; restauration de mobilier ; construction navale. Sciage ; soudure ; décontamination de matériaux dangereux ; production d'énergie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ».

Le 27 septembre 2012, la société GOUSSON – CONSULTADORIA E MARKETING S.à.r.l (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ROGER V, déposée le 10 octobre 2007 et enregistrée sous le numéro 6 349 138.Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couverture de lit. Gestion des affaires commerciales ; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de parfums et produits cosmétiques, vêtements et chaussures, et chapellerie et leurs accessoires, ainsi que de lunetterie et articles en cuir, montres et bijoux, papeterie et instruments d'écriture, meubles, miroirs, cadres, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, matières textiles et articles en matières textiles, articles pour couturiers, articles pour fumeurs, afin de permettre à des clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits. Créations de mode, services de styliste concernant les vêtements, les chaussures, les articles en cuir, l'ameublement et la décoration de meubles ».

L'opposition formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services de la demande d'enregistrement, a été notifiée à l’association déposante le 10 octobre 2012, sous le n° 12-4198 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.

L’association déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques.

Le 7 février 2013, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

Le 11 mars 2013, l’association déposante a présenté des observations contestant le bien- fondé de ce projet de décision.

Une commission orale s’est tenue en présence du conseil des deux parties.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

La société GOUSSON – CONSULTADORIA E MARKETING fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après, réitérés lors de la commission orale.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, l’association VIVIER BOIS MASSIF CENTRAL conteste la comparaison des signes.

En revanche, elle ne présente aucune observation sur la comparaison des produits et services.Suite au projet de décision, l’association déposante conteste la comparaison de certains des services, invoquant la différence d’activités des titulaires des marques.

Elle conteste également la comparaison des signes et soutient que le signe contesté constitue « un tout indissociable ».

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, étude de projets techniques » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couverture de lit. Gestion des affaires commerciales ; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de parfums et produits cosmétiques, vêtements et chaussures, et chapellerie et leurs accessoires, ainsi que de lunetterie et articles en cuir, montres et bijoux, papeterie et instruments d'écriture, meubles, miroirs, cadres, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, matières textiles et articles en matières textiles, articles pour couturiers, articles pour fumeurs, afin de permettre à des clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits. Créations de mode, services de styliste concernant les vêtements, les chaussures, les articles en cuir, l'ameublement et la décoration de meubles ».

CONSIDERANT que les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d'enregistrement tout comme les services de « Gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ;

Que ces services sont donc susceptibles de présenter les mêmes objet et destination, et de s’adresser à la même clientèle ;

Que l’association déposante ne saurait invoquer le fait que son activité « n’est pas positionnée sur la gestion des affaires commerciales », dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques ;

Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche que les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement qui s’entendent de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ;Que de même, les services d’ « étude de projets techniques, Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d'enregistrement qui s’entendent de prestations d’ingénieurs susceptibles d'avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, industrie...) ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Créations de mode, services de styliste concernant les vêtements, les chaussures, les articles en cuir, l'ameublement et la décoration de meubles » de la marque antérieure, ces derniers étant rendus par des stylistes et non des ingénieurs ;

Que ces services ne sont pas davantage complémentaires, les seconds ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux premiers pour leur réalisation ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que sont inopérants les arguments de la société opposante tirés de la notoriété de la marque antérieure, dès lors que celle-ci n’est pas établie pour les services invoqués, et qu’en tout état de cause, elle ne saurait engendrer un risque de confusion, tant les services précités des deux marques présentent des caractéristiques propres à les différencier nettement.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des services qui sont, pour partie, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal VIVIER BOIS MASSIF CENTRAL ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ROGER VIVIER.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination VIVIER ;

Qu’ils diffèrent par la présence des termes BOIS MASSIF CENTRAL dans le signe contesté, et du prénom ROGER au sein de la marque antérieure ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ;

Qu'en effet, la dénomination VIVIER commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause ;

Qu'à cet égard, si comme le fait valoir l’association déposante, le terme V est un nom commun faisant partie du langage courant, il n’en demeure pas moins qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause, pas plus qu’il n’est susceptible d’en indiquer une caractéristique ;

Qu’en outre, ce terme V, apparaît comme l’élément essentiel du signe contesté, en raison de sa position d’attaque, les termes BOIS MASSIF CENTRAL qui le suivent apparaissant peu distinctifs, en ce qu’ils sont susceptibles d’évoquer l’objet (le bois) et la destination ou l’origine (le Massif Central) des services ;Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient l’association déposante suite au projet de décision, la dénomination VIVIER simplement juxtaposée, ne forme pas avec les éléments BOIS MASSIF CENTRAL un « tout indissociable », dès lors que le signe contesté VIVIER BOIS MASSIF CENTRAL ne constitue pas une expression ayant une signification propre dans laquelle le terme V serait fondu ;

Qu’il s’ensuit que seule la dénomination arbitraire VIVIER retiendra l’attention du consommateur au sein du signe contesté ;

Qu’il en va de même dans la marque antérieure ROGER VIVIER qui constitue la désignation complète d’une personne dans laquelle le terme V constitue l’élément essentiel en tant que nom de famille ;

Qu’en effet, le terme V ainsi entendu, permet à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom ROGER, qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille ;

Qu’enfin, intellectuellement, la déposante fait valoir que « le mot V...est utilisé dans sa forme littérale...en tant que nom commun [pour désigner les] entreprises de la filière bois » ; que toutefois, rien ne permet d’exclure que ce terme soit perçu dans le signe contesté comme l’indication d’un nom de famille (comme dans la marque antérieure), d’autant que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque ;

Qu’il en résulte donc un risque d’association entre les deux signes.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté VIVIER BOIS MASSIF CENTRAL constitue l’imitation de la marque antérieure ROGER VIVIER.

CONSIDERANT que l’association déposante ne saurait invoquer la différence d’activités des parties en présence (gestion d’un cluster d’entreprises pour elle / industrie de la mode pour l’opposante) ;

Qu’en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques.

CONSIDERANT qu’ainsi, en raison de la similarité de certains des services et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;

Qu’en conséquence, le signe verbal contesté VIVIER BOIS MASSIF CENTRAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ROGER VIVIER.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 12-4198 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 932 442 est p artiellement rejetée, pour les services précités.

Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie R D Chef de Service