Cour d'appel de Paris, 17 juin 2016, 2015/16852

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 17 juin 2016

Pôle 5 - Chambre 2 (n°122, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16852

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 1ère section - RG n°14/08806

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT M. Mokhamed Ali R Représenté par Me Olivier ROUX de la SELURL AGAPÊ, avocat au barreau de PARIS, toque C 210 Assisté de Me Olivier ROUX plaidant pour l'AARPI TESLA, avocat au barreau de PARIS, toque C 210

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE Société G-STAR RAW C.V., société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Keieinbergweg 100 1101 GH AMSTERDAM SUD-OUEST PAYS-BAS Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034 Assistée de Me Céline T plaidant pour l'AARPI HOYNG - ROKH - MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 512

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Sylvie NEROT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civileSigné par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

La société de droit néerlandais G-Star Raw C.V. [ci-après G-Star] appartenant au groupe G-Star spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode en France et à l'étranger, ceci dans quelques 6.300 points de vente de par le monde ainsi que sur le site accessible à l'adresse <www g-star.com> revendique la titularité des droits sur la marque communautaire verbale « Raw », n° 004743225, déposée le 24 novembre 2005 pour désigner, notamment, les produits en classes 25.

Elle précise que cette marque est déclinée en de nombreuses marques verbales ou semi figuratives déposées entre 1998 et 2009 qui comprennent « l'élément distinctif, dominant et renommé » (« GS Raw », « Raw Nettle », « Raw Shoes », « Raw Essentials », « G-Raw », « G Gstar Raw », « G-Star Originals Raw Denim, '), qu'elle fait un usage massif de la marque « Raw », notamment en collaborant avec des célébrités ou en partenariat, qu'elle publie depuis 2009 un périodique, « Raw Magazine », disponible en ligne rendant compte de ses activités ou encore qu'elle fait une promotion intensive de ses produits centrée sur la marque « Raw » en développant une identité visuelle qui lui est propre.

Exposant que, par décision rendue le 10 septembre 2013, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a rejeté l'opposition qu'elle avait formée à la demande d'enregistrement de la marque « Raw Wood 502 », n° 3 970 134, déposée par Monsieur Mokhamed Ali R le 20 décembre 2012 pour désigner, notamment, en classe 25 les « vêtements, chaussures, chapellerie : chemises ; vêtements en cuir ou en imitation de cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » et qu'elle a délibérément renoncé à former un recours en raison de la spécificité de cette procédure, la société G-Star, après avoir vainement mis en demeure Monsieur R, le 03 décembre 2013, de renoncer à l'exploitation de ce signe, l'a assigné aux fins d'en voir prononcer la nullité pour atteinte à ses droits antérieurs ainsi qu'en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire, ceci selon exploit du 30 avril 2014.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 02 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire:

' prononcé la nullité de la marque verbale française « Raw W 502 », précitée pour désigner l'intégralité des produits visés àl'enregistrement en ordonnant la transmission à l'INPI de la décision devenue définitive,

' débouté la société G-Star de ses demandes au titre de la contrefaçon par reproduction de sa marque communautaire verbale « Raw », n°004743225, ainsi qu'en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

' débouté Monsieur R de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour abus de procédure en le condamnant à verser à la société G-Star la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 29 février 2016, Monsieur Mokhamed Ali R, appelant, demande pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L 714-3, L 716-14 et L 717-1 du code de la propriété intellectuelle, 9 du règlement 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, 1315, 1356 et 1382 du code civil, 9, 31, 32, 32-1, 122, 564, 699 et 700 du code de procédure civile :

' d'infirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives à la contrefaçon et à la concurrence déloyale et parasitaire,

' de dire la société G-Star irrecevable en ses demandes fondées sur la « menace de contrefaçon » invoquée pour la première fois en cause d'appel et de la débouter de son appel incident,

' de déclarer la société G-Star irrecevable tant en ses demandes au titre de la concurrence déloyale que de la concurrence parasitaire et de la débouter de l'intégralité de ses demandes,

' subsidiairement, de constater l'absence de préjudice subi par l'intimée du fait des actes allégués de contrefaçon et, en conséquence, de ramener toute condamnation qui serait prononcée à la somme d'un euro en déboutant la société G-Star du surplus de ses demandes,

' reconventionnellement, de condamner la société G-Star à lui verser la somme indemnitaire de 225.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'abus de procédure, celle de 30.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2016, la société de droit néerlandais G-Star Raw C.V.prie, en substance, la cour, au visa des articles L 711-4 et L 717-1 du code de la propriété intellectuelle, 9 du règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire, 1382 du code civil, 565 du code de procédure civile, de débouter Monsieur R de l'ensemble de ses demandes, de la déclarer bien-fondée en sa demande de confirmation et en son appel incident et :' de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables,

' de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon par reproduction, de considérer que Monsieur R menace de se rendre coupable de contrefaçon de sa marque communautaire et de lui interdire, ainsi qu'à la société Euro Maxcim, d'utiliser, sur quelque support, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, la marque « Raw Wood 502» ou tout autre signe similaire et notamment les signes « Raw », « Raw W » et « Raw W 503 », en France et sur le territoire communautaire dès le prononcé de l'arrêt à intervenir,

' de le condamner, enfin, à lui verser la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'exception de nouveauté opposée par Monsieur R

Considérant que Monsieur R, exposant que du fait de la procédure et du jugement intervenu il s'est abstenu d'importer, en France ou ailleurs, les milliers de pièces vestimentaires (T-shirts et polos) revêtus de la marque « Raw Wood 502 » qu'il déclare avoir fait fabriquer par son fournisseur au Bangladesh, fait valoir qu'en première instance la société G-Star s'est prévalue de faits de contrefaçon qui n'ont pas été retenus par les premiers juges ;

Que pour la première fois en cause d'appel, elle invoque une menace de contrefaçon en sollicitant à ce titre une mesure d'interdiction et qu'il s'agit là, estime-t-il, d'une demande nouvelle, irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, ajoutant que les faits de la cause n'ont pas évolué depuis le jugement ;

Mais considérant que la société G-Star qui réitère devant la cour la demande d'interdiction qu'elle formulait en première instance en se fondant, en cause d'appel, sur les dispositions de l'article 102 du règlement (UE) 207/2007 permettant au tribunal des marques communautaires d'interdire « de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon » oppose à juste titre à l'appelant les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile selon lequel « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » ;

Que ce moyen d'irrecevabilité ne saurait, par conséquent, prospérer ;Sur la protection de la marque communautaire « Raw »

Considérant que pour voir infirmer la décision du tribunal qui, sur le fondement de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et, notamment : a) une marque antérieure enregistrée (... ) » et au terme de son appréciation globale des signes en présence, a prononcé l'annulation de la marque « Raw Wood 502 », Monsieur R soutient que malgré l'identité ou la similarité de certains des produits désignés à l'acte d'enregistrement, les signes en cause révèlent d'importantes dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel de nature à écarter tout risque de confusion ou d'association entre les marques, ajoutant que ceci est renforcé par la prise en compte du caractère faiblement distinctif de la marque « Raw » pour désigner les produits en classe 25 et de la distinctivité du signe « Raw Wood 502 » pris dans son ensemble ;

Qu'il fait successivement valoir que le risque de confusion doit être apprécié en regard de la seule marque « Raw » revendiquée et non d'autres marques enregistrées et utilisées par l'intimée, voire des tiers comme la société Facton Ltd, incluant le terme « Raw » et que cette marque est faiblement distinctive ; qu'à cet égard et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la preuve n'est pas rapportée de la large connaissance par le public de la marque « Raw », principalement utilisée en complément des marques G-Star ainsi qu'en attestent les pièces adverses ou comme en a jugé, le 03 juin 2013, l 'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) saisi d'une opposition à l'enregistrement de la marque « Raw Craft » et que le terme « Raw » qui signifie littéralement « brut » ou « non traité » et qui permet d'identifier un type de pantalon en jean ou denim est évocateur pour désigner des produits en classe 25 ;

Que les signes en présence, poursuit-il, se différencient par leur longueur - le terme « Wood » présentant, par sa taille et sa position, un caractère dominant dans sa propre marque -, du fait, aussi, de la prononciation de cinq syllabes plutôt qu'une dans des sonorités différentes immédiatement perceptibles dans sa propre marque et, dans la mesure également où, sur le plan conceptuel, le terme « raw » sera compris comme signifiant « brut », renvoyant à un jean sans traitement (délavage, coloration, patine,...), alors que l'élément verbal « wood » signifiant « bois » se révèlera arbitraire pour désigner des vêtements et, finalement, d'une distinctivité supérieure au terme « raw »; qu'à admettre même que ces termes ne soient pas compris du public, il les percevra comme des termes de pure fantaisie dont les différences de structure, de longueur et de physionomie l'emportent sur l'élément commun « raw » ;

Considérant, ceci rappelé, que la société G-Star fonde son action sur les dispositions de l'article 9 § 1 sous b) du règlement (UE) 207/2009 selon lequel :« 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : () b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (...) » ;

Qu'elle ne se prévaut donc pas des dispositions sous c) de ce même article qui concernent la marque jouissant d'une renommée dans la Communauté, comme elle le précise d'ailleurs clairement dans ses écritures (au § 1.2.1.2), si bien que Monsieur R ne peut valablement lui opposer le fait qu'elle ne justifie pas de la « forte connaissance par le public français » ou de divers éléments propres à caractériser la renommée d'une marque (parts de marché, rayonnement, sondages d'opinion,...) ou encore une décision de l'OHMI statuant sur une opposition de la société G-Star se prévalant de la renommée de la marque « Raw » ; qu'il ressort des conclusions de l'intimée qu'elle prétend seulement à la distinctivité intrinsèque de sa marque renforcée par son exploitation dans la vie des affaires ;

Que, s'agissant d'apprécier le risque de confusion entre les signes en conflit, il y a d'abord lieu de considérer que n'est pas contesté le fait qu'ils désignent, tous deux, des produits identiques ou similaires ;

Que le signe alphanumérique querellé (« Raw W 502 », calligraphié en lettres noires majuscules) ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première revendiquée (« Raw », calligraphiée de la même façon), il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, visuellement, s'il est vrai que les deux signes en conflit n'ont pas la même longueur et qu'en particulier la marque seconde est composée de trois éléments distincts, il n'en demeure pas moins que cette dernière comporte en attaque le terme « Raw », que cette partie du signe, de nature à capter l'attention du public qui lit de gauche à droite, est appelée à être mémorisée et qu'en l'espèce, le premier terme du signe contesté inclut en son entier le terme « Raw » (très éventuellement susceptible de renvoyer le consommateur moyenfrançais à l'idée d' « inachevé » ou de « brut »), distinctif pour désigner l'ensemble des produits visés à l'enregistrement en classe 25 et largement exploité sur le marché, comme tendent à le prouver les pièces versées aux débats, fût-ce en association avec diverses dénominations dont le terme « Raw » se démarque du fait de sa sur-représentation visuelle ;

Que cet élément « Raw » conserve dans la marque seconde son caractère distinctif et dominant de par sa position d'attaque dès lors que ni le terme « Wood » ni le terme « 502 » (évocateurs d'un environnement sylvestre ou de l'une des diverses références de jeans commercialisés sous la marque « Levi's ») ne sont susceptibles de dominer l'image que garde en mémoire le public pertinent, de sorte que ces deux autres composants doivent être tenus pour négligeables ;

Que, phonétiquement, quand bien même les signes opposés, pris dans leur ensemble, ne conduiraient pas à une prononciation identique, du fait de la différence du nombre de syllabes qui les composent et de leurs sonorités respectives, il convient de considérer que l'identité de leur terme d'attaque qui s'impose à la perception du consommateur dans la marque seconde constitue un facteur de rapprochement ;

Que, conceptuellement, l'adjonction des termes « wood » et « 502 » au terme « Raw » dans la marque litigieuse ne permet pas de faire du tout un ensemble indivisible et unitaire doté d'une signification propre dans lequel l'élément « Raw » viendrait se fondre ; que le consommateur moyen ne possédant que des rudiments de langue anglaise et qui ne pourra tenir pour descriptif ce terme « Raw » pour l'ensemble des produits qu'il désigne sera enclin à associer ces deux signes et à voir dans la marque litigieuse une déclinaison de la marque « Raw » ;

Qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée que l'impression d'ensemble qui se dégage de la comparaison des signes en présence est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise telle qu'opérée de l'élément distinctif et dominant « Raw » dans un signe alphanumérique dépourvu de signification propre, combinée à l'identité ou à la similarité des produits en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison en pensant que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ;

Qu'il suit que la société G-Star est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 9 § 1 sous b) du règlement (UE) 207/2009 dès lors que la marque « Raw Wood 502 » déposée le 20 décembre 2012en classe 25 porte atteinte aux droits dont elle est titulaire sur la marque communautaire « Raw » notamment déposée en classe 25 le 24 novembre 2005 ;

Que le jugement sera confirmé en ses dispositions prononçant l'annulation de la marque « Raw Wood 502 » qui lui était demandée ;

Sur la sanction du risque de contrefaçon réclamée

Considérant que se fondant, comme il a été dit, sur les dispositions de l'article 102 du règlement (UE) 207/2009, la société G-Star se prévaut, sur appel incident, du risque de contrefaçon prévu par ce texte ;

Que tirant argument des affirmations de son contradicteur qui fait état d'une commande de plusieurs centaines de milliers de pièces, des photographies qu'il produit donnant à voir des T-shirts où l'élément « Raw » est placé au centre et de manière ostensible en leur partie ventrale, et de l'existence d'un site internet accessible à l'adresse <http:// rawood502. weebly.com> actuellement « en construction » mais prêt à offrir à la vente de tels produits, il estime crucial qu'une mesure d'interdiction soit prononcée afin que la présente décision ne soit pas détournée et que son adversaire n'importe pas ses produits sur le territoire français pour les commercialiser ;

Considérant, ceci rappelé, que c'est en vain que Monsieur R consacre des développements à ce que la société G-Star a pu antérieurement réclamer, dès lors que ces prétentions sont réputées avoir été abandonnées selon l'article 954 du code de procédure civile, et qu'il ne peut se borner à prétendre que depuis le jugement, il n'a « évidemment pas fait importer les vêtements » ;

Que les préparatifs destinés à une commercialisation sont, en l'espèce, suffisamment précis et élaborés pour que la certitude du risque de contrefaçon puisse être retenue si bien qu'il y a lieu de faire droit à la demande en prononçant, selon les modalités explicitées au dispositif, une mesure d'interdiction ayant effet sur le territoire national ;

Qu'il échet de relever que si la société G-Star n'évoque, dans le corps de ses écritures, que la menace d'importation aux fins de commercialisation sur le territoire français, la demande d'interdiction formulée dans son dispositif s'étend aussi au « territoire communautaire » ; que, pour autant, la société G-Star ne consacre pas de développements particuliers à ce point, qu'en outre, le risque de confusion entre la marque communautaire et la marque française postérieurement enregistrée n'a été apprécié qu'au regard de la perception du consommateur français, si bien que la portée territoriale de l'interdiction prononcée sera limitée au territoire de la France ;Que la demande d'interdiction étendue à la société Euro Maxcim, telle que formulée dans le dispositif desdites conclusions, ne peut, non plus, être accueillie dès lors que cette société, défenderesse à l'action et non constituée en première instance, n'est ni appelante ni intimée ;

Sur les autres demandes

Considérant que tant la teneur de la présente décision que le caractère inopérant de l'argumentation développée par Monsieur R qui assimile des lettres de mise en demeure à une manifestation d'un rapport de force déséquilibré par une société d'envergure internationale, ou fait état d'une stratégie judiciaire choisie par son adversaire ou encore de sa volonté de porter atteinte à sa liberté de commercer, conduisent à rejeter la demande indemnitaire qu'il présente à nouveau devant la cour, pour un montant fixé à l'aune de ses « prédictions commerciales », en se prévalant de l'abus de procédure ;

Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur R à verser à la société G-Star la somme complémentaire de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, débouté de ce dernier chef de demande, Monsieur R qui succombe supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'exception de nouveauté opposée par Monsieur R ; Confirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Dit que du fait de l'usage du signe « Raw » destiné à être exploité pour commercialiser des produits vestimentaires, Monsieur Mokhamed Ali Radjib menace de se rendre coupable d'acte de contrefaçon de la marque verbale communautaire « Raw » n°004743225 déposée le 24 novembre 2005 et visant la classe 25 dont est titulaire la société de droit néerlandais G-Star Raw C.V. ;

Fait interdiction à Monsieur Mokhamed Ali R, à compter de la signification du présent arrêt, de faire usage, en France, sur quelque support, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, pour les produits identiques ou similaires à ceux visés en classe 25 à l'enregistrement de la marque communautaire « Raw » n°004743225, ceci directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, de la marque « Raw Wood 502 » ou de tout autre signe similaire et, notamment, les signes « Raw », « Raw W », « Raw W 503 » ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;Condamne Monsieur Mokhamed Ali R à verser à la société G-Star Raw C.V. une somme complémentaire de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.