INPI, 31 août 2021, NL 20-0119

Mots clés
nullité • risque • produits • publicité • service • tiers • publication • vente • propriété • presse • société • déchéance • statuer • retrait • terme

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 20-0119
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : ALTER MAKERS
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 4624933; 4261175; 814996716; ;
  • Parties : ALTERMAKER SAS / F

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E NL 20-0119 Le 31/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 14 décembre 2020, la société par actions simplifiée ALTERMAKER (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20-0119 contre la marque complexe n°20/4624933 déposée le 18 février 2020 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur J F , agissant pour le compte de la société en cours de formation "JEAN FOX HOLDING SAS", est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2020-41 du 9 octobre 2020. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre une partie de la marque contestée mais cite dans ladite demande l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ». 3. Le demandeur invoque quatre motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes : - une atteinte à la marque française antérieure n°16/ 4261175, déposée le 31 mars 2016, enregistrée le 22 juillet 2016 et portant sur la dénomination ALTERMAKER ; il indique être devenu titulaire de cette marque à la suite d’une transmission de propriété inscrite au registre le 24 février 2020 sous le n°783553 ; - une atteinte à sa dénomination sociale antérieure ALTERMAKER, immatriculée le 8 décembre 2015 au Registre du commerce et des sociétés de Troyes ; - une atteinte au nom commercial ALTERMAKER, qu’il indique être « non verbal » ; - une atteinte au nom de domaine antérieur altermaker.fr, réservé le 4 mars 2016. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 20 janvier 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R.718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le BOPI 21/09 du 5 mars 2021sous forme d'un avis relatif à l'opposition, la nullité et la déchéance. 8. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti. 9. Ces observations ont été notifiées au demandeur par courrier recommandé en date du 6 mai 2021, reçu le 10 mai 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire, le cas échéant, toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 10. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 10 juin 2021. Prétentions du demandeur 11. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur : - présente le contexte litigieux dans lequel intervient la présente demande (pièces 1 à 9) : o suite au dépôt de la marque litigieuse, il a mis en demeure à plusieurs reprises le titulaire de la marque contestée de renoncer à cette dernière et à toute exploitation du terme ALTERMAKERS que ce soit à titre de marque ou de noms de domaine. Il a également procédé au dépôt d’une demande d’enregistrement de marque portant sur le signe ALTERMAKER. o En réponse à ces différentes mises en demeure, le titulaire a procédé au retrait partiel de la marque litigieuse. Il a estimé en revanche qu’aucun risque de confusion entre les parties n’existe pour les services relevant de la classe 35. Il a par ailleurs formé opposition à l’enregistrement de la marque ALTERMAKER déposée par le demandeur. Cette procédure est suspendue devant l’Institut dans l’attente de la présente décision en nullité. - précise qu’il est spécialisé dans le domaine de l’édition et la commercialisation de logiciels dédiés à l’écoconception, et qu’il propose des prestations de conseil et d’accompagnement des entreprises souhaitant mettre en œuvre des pratiques tenant compte de leur impact environnemental, et/ou adopter une démarche écoresponsable dans le cadre de leurs activités. Il fournit à cet égard les pièces 10-1 à 10-9 et 11. - sollicite l’annulation totale de la marque litigieuse en ce qu’elle porterait atteinte : o à sa marque antérieure ALTERMAKER, en raison d’un risque de confusion résultant de la quasi-identité et à tout le moins de la forte similarité des signes en présence ainsi que de la forte similarité des services en cause ; o à sa dénomination sociale ALTERMAKER, en ce qu’elle est identique ou fortement similaire et dès lors que l’activité respective des parties « parait extrêmement concurrentielle, car elles proposent des services de nature similaires » ; o à son nom commercial ALTERMAKER, en ce qu’elle est identique ou fortement similaire ; o à son nom de domaine altermaker.fr, en ce qu’elle est identique ou fortement similaire. Il précise à cet égard que « les sites associés à la marque ALTERMAKERS se retrouvent référencés au même titre que ceux de la marque ALTERMAKER sur le web » et que « L’utilisation de certains mots-clés tels que « alter maker » par exemple sur les différents moteurs de recherche renvoie aux sites des deux sociétés », de sorte que le titulaire de la marque contestée profite des efforts et investissements qu’il a réalisé pour la visibilité et l’attractivité de ses services. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée : - fait également un rappel du contexte litigieux existant entre les parties et fournit à cet égard les pièces 1 à 10, et les pièces12 et 13. Il précise notamment avoir procédé au retrait de certains services de la marque litigieuse, à l’exception des services de la classe 35 pour lesquels aucun risque de confusion avec les droits antérieurs du demandeur n’était à craindre. - estime que la marque contestée ne porte pas atteinte aux droits antérieurs du demandeur, et notamment que : o les signes en cause se distinguent visuellement et phonétiquement ; o la marque antérieure invoquée ne désigne nullement les services de la classe 35 ; o les activités proposées par le demandeur et lui-même ne sont pas similaires : création et édition de logiciels pour le premier, conseils en entreprises pour le second ; o les sièges sociaux des parties sont géographiquement éloignés ; o s’agissant du nom de domaine antérieur invoqué, il ne peut pas être soutenu par le demandeur qu’il profite des investissements que ce dernier a réalisé puisque son propre site internet est moins bien référencé que celui de son contradictoire. - sollicite donc le rejet de la demande en nullité.

II.- DECISION

A- Sur la mauvaise foi du demandeur 13. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée invoque la mauvaise foi « manifeste » du demandeur en ce que ce dernier aurait déposé une marque ALTERMAKER en classe 35 ultérieurement aux différents échanges qui ont eu lieu entre les parties et seulement après qu’il lui ait opposé « que sa marque n’était pas protégée dans la classe 35 [...] ». Il cite à cet égard une décision de justice ayant reconnu qu’un dépôt effectué non pas pour distinguer les produits en identifiant leur origine mais pour permettre à son titulaire de l’opposer dans le cadre d’une action en contrefaçon est un dépôt opéré de mauvaise foi, en ce qu’il détourne le droit de marque de sa finalité essentielle (Cass. Com., 8 février 2017, n°14-28.232). 14. Toutefois, force est de constater que la supposée mauvaise foi du demandeur est invoquée en relation avec une marque autre que la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente demande en nullité. 15. En conséquence, le moyen d’irrecevabilité soulevé par le titulaire de la marque contestée doit être rejeté. B- Sur les motifs relatifs de nullité 1. Sur le droit applicable 16. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 17. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : [...] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ; [...] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; [...] ». 18. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond 19. En l’espèce, la demande en nullité de la marque française complexe ALTERMAKERS n°20/4624933 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec : - la marque verbale française antérieure ALTERMAKER n°16/4261175, - la dénomination sociale antérieure ALTERMAKER, - le nom commercial ALTERMAKER, dont le demandeur précise qu’il s’agit d’un signe « non verbal », - le nom de domaine antérieur altermaker.fr. 20. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 21. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 22. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale ainsi qu’au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial et le nom de domaine et de leur portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. a. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure ALTERMAKER et la marque contestée  Sur les services 23. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 24. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services de la marque contestée, à savoir les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ». 25. La marque antérieure invoquée par le demandeur est notamment enregistrée pour les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ». 26. A titre liminaire, il convient de rappeler que la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de la similarité des produits et services en cause. Par ailleurs, la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques par catégorie générale ou similaires. 27. Par conséquent, est dépourvu de pertinence l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel les marques en présence ont été enregistrées pour des classes différentes. 28. Par ailleurs, il convient également de préciser que dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur une marque antérieure, la comparaison doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions concrètes d'exploitation, réelles ou supposées. 29. Ainsi, et comme le souligne le titulaire de la marque contestée, les arguments du demandeur tenant aux activités respectives des parties ne sauraient être pris en considération dans le cadre de l’examen d’une atteinte à une marque antérieure. 30. En l’espèce, comme l’indique le demandeur, les services de « reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers » de la marque contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « numérisation de documents ; stockage électronique de données » de la marque antérieure, en ce qu’ils désignent tous des prestations tendant à reproduire des documents ou à gérer des données informatiques. Ces services sont donc similaires. 31. Les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la marque contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque antérieure, en ce qu’ils présentent un même objet, à savoir des journaux et des périodiques, et dès lors que les seconds sont un préalable nécessaire à la réalisation des premiers. Ces services complémentaires sont donc similaires. 32. Les « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la marque contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Télécommunications ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux » invoqués de la marque antérieure, les seconds étant l’objet des premiers. Ces services complémentaires sont dès lors similaires. 33. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la marque contestée tout comme le service de « recyclage professionnel » de la marque antérieure, ont trait au domaine de l’emploi, de sorte qu’ils apparaissent similaires à un faible degré. 34. La réalisation des services d’« optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication » de la marque contestée nécessitent le recours à des services de « télécommunications » de la marque antérieure, de sorte que ces services sont faiblement similaires. 35. En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, les services de « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la marque contestée, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » invoqués de la marque antérieure. En effet, les premiers relèvent exclusivement du domaine de la publicité tandis que les seconds sont des services techniques relevant du domaine des télécommunications et des services d’éducation et de divertissement ou de publication d’ouvrages, de sorte que ces services ne répondent pas aux mêmes besoins, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. En particulier, et contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les services précités de la marque contestée, qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise, assurées par des agences publicitaires, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « agences de presse » de la marque antérieures, lesquelles désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques ayant pour objet de fournir aux médias des informations brutes collectées par des journalistes. Ainsi, les services précités ne sont pas similaires. 36. Enfin, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la marque antérieure ne présentent ni un même objet, ni une même destination que les services d’ « informations en matière de télécommunications ; agences d'informations (nouvelles) ; Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; conseils en technologie de l'information ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie » de la marque antérieure. En effet, si la plupart de ces services ont une même nature, à savoir d’être des prestations de conseils et d’information, ils ont pour objet des domaines différents (domaine commercial pour les premiers ; télécommunication, éducation, divertissement, et domaine technique et scientifique pour les seconds) de sorte qu’ils font appel à des compétences bien distinctes et ne répondent pas aux mêmes besoins. Les services précités ne sont donc pas similaires. 37. En conséquence, les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la marque contestée ne sont pas similaires aux services invoqués de la marque antérieure.  Sur les signes 38. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 39. La marque antérieure porte sur la dénomination ci-dessous reproduite : 40. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 41. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 42. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d’un point et d’une présentation particulière. La marque antérieure est quant à elle composée d’une unique dénomination. 43. Visuellement et phonétiquement les signes ont en commun dix lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, constitutives de la marque antérieure et formant ainsi la même séquence ALTERMAKER- ; 44. Les éléments verbaux en cause se distinguent par la présence de la consonne S en position finale du signe contestée. Toutefois, cette différence n’a qu’une telle faible incidence visuelle, et pas ou peu d’incidence phonétique. 45. Les signes diffèrent également par la présentation particulière du signe contesté, les éléments ALTER et MAKERS, étant positionnés sur deux lignes, suivis un point et apparaissant en blanc et gris au sein d’un carré sur fond noir. Cette présentation n’affecte toutefois pas la lisibilité et la prononciation des éléments verbaux ALTER MAKERS. 46. Il en résulte de grandes similitudes visuelles et surtout phonétiques entre les signes. 47. A cet égard, ne saurait être pris en considération l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la marque antérieure ALTERMAKER est « représentée sur le site [du demandeur] sur un fond turquoise et écrit en blanc avec alter écrit en gras tandis que maker ne l’est pas » de sorte que « le visuel des deux marques ne se ressemble pas et est différent ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure en nullité, s’effectue uniquement entre les signes tels qu’enregistrés à titre de marque, indépendamment de leurs conditions concrètes d’exploitations, réelles ou supposées. 48. Conceptuellement, les parties relèvent toutes deux que les signes sont composés des termes ALTER et MAKER(S). Cette même association du préfixe latin ALTER signifiant autre, et du terme anglais MAKER(S), est susceptible de renvoyer pareillement pour le public pertinent à des créateurs d’alternatives. 49. En tout état de cause, à supposer que le consommateur perçoive ces signes comme dépourvus de sens immédiats, il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les différencier. 50. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques, voire intellectuelles générant des ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 51. Il n’est pas contesté que les éléments ALTERMAKER, constitutif de la marque antérieure, et ALTER MAKERS du signe contesté sont distinctifs à l’égard des services en cause. 52. Les éléments ALTER MAKERS présentent en outre un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que la présentation particulière de ce dernier, n’est pas de nature à altérer leur lisibilité et leur caractère immédiatement perceptible, et en ce qu’ils constituent les seuls éléments par lesquels la marque contestée peut être lue et prononcée. 53. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.  Autres facteurs pertinents 54. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 55. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé. 56. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 57. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure ALTERMAKER, n’est pas discuté.  Appréciation globale du risque de confusion 58. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits et services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 59. En l’espèce, la faible similarité entre les services de la marque contestée visé aux points 33 et 34 et les services invoqués de la marque antérieure se trouve compensée par la grande similarité visuelle et surtout phonétique des signes en présence. 60. Ainsi, en raison de la similarité des services cités aux points 30 à 32, de la faible similarité des services évoquée aux points 33 et 34 mais compensée par la grande similarité des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 61. A cet égard, le fait que les services en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public de référence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques en cause. 62. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au point 37. En effet, l'existence d'un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 63. En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les produits cités aux points 30 à 34. b. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination antérieure ALTERMAKER et la marque contestée 64. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). 65. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale ALTERMAKER, les activités suivantes : édition et commercialisation de logiciels dédiés à l’écoconception ; fourniture de prestation de conseil et d’accompagnement des entreprises dans leurs stratégies et l’opérationnalisation de leur conception ou re-conception de biens et services, au regard des nouvelles attentes des consommateurs et entreprises concernant la responsabilité, l’innovation, l’écologie et le social. Il précise que « cet accompagnement couvre l’ensemble des métiers en lien avec la conception de produits chez le client : la direction, le bureau d’études, les achats, le marketing, le service informatique, le service après-vente ». 66. La marque contestée a été déposée le 18 février 2020. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date. 67. A cet effet, il a produit les documents suivants : - Pièce « 10-1 - 2016-03 école de design interventions 2016.pdf » : une facture datée du 9 juin 2016 émise par le demandeur pour un client situé à Troyes (10) et portant sur une prestation de formation « intervention école de Design ». La dénomination sociale ALTERMAKER figure en entête et en pied de page de la facture. Le signe complexe ALTERMAKER (la séquence ALTER- apparaissant en caractères gras), apparait en entête. Si un nom de domaine apparait en pied de page (altermaker.com), il ne s’agit pas du nom de domaine invoqué par le demandeur dans la présente demande en nullité ; - Pièce « 10-2 - 20171214_100424.jpg » : photographie non datée d’une affiche comportant les mentions ECODESIGN STUDIO et, sur une ligne inférieure, le nom ALTERMAKER ; - Pièce « 10-3 - 20181025_083816.jpg » : photographie non datée d’un kakémono sur lequel figure le signe complexe ALTERMAKER (la séquence ALTER- apparaissant en caractères gras), suivi des éléments suivants : « Vous souhaitez concilier conception de produit et performance environnementale ? Nous avons la solution numérique pour vous aider ! » ; - Pièce « 10-4 - facture_FAC00000048.pdf » : une facture datée du 24 juin 2020 émise par le demandeur pour un client situé à Saint-Etienne (42) et portant sur une prestation de « formation et suivi ». La dénomination sociale ALTERMAKER figure en pied de page de la facture. Le signe complexe ALTERMAKER (la séquence ALTER- apparaissant en caractères gras) apparait en entête ; - Pièce « 10-5 - Mil's.pdf » : un article de presse, non daté et dont la source n’est pas précisée, intitulé Mil’s Il gagne sur tous les placs avec Ecodesign Studio. Dans ce document, le responsable Recherche et Développement d’une entreprise témoigne sur sa démarche d’écoconception de son produit avec l’aide du « logiciel Ecodesign Studio commercialisé par Altermaker ». Ce document précise le montant du chiffre d’affaires en 2016 de la société interviewée ; - Pièce « 10-6 - plaquette altermaker.pdf » : document non daté de source interne et présentant le demandeur, ses activités et ses clients. Sur cette présentation, figurent la dénomination sociale ALTERMAKER ainsi que le signe complexe ALTERMAKER (la séquence ALTER- apparaissant en caractères gras). Il indique notamment que le demandeur propose « des solutions logicielles aux entreprises souhaitant éco-innover », et que son produit « best-seller » est un « un logiciel modulaire et connecté pour mettre en oeuvre l’éco-conception » nommé EcoDesign Studio. Le nom de domaine altermaker.fr apparait en dernière page ; - Pièce « 10-7 - plaquette_ecodesign_studio_fr.pdf » : plaquette, non datée, de présentation d’un logiciel nommé EcoDesign Studio dont il est indiqué qu’il s’agit d’ « une solution développée par Altermaker » ; - Pièce « 10-8 - plaquette-ecodesign-studio-2020.pdf » : plaquette commerciale non datée, mais dont le titre donné par le demandeur indique qu’il s’agit d’une plaquette commerciale de 2020, portant sur le « logiciel ECODESIGN STUDIO By Altermaker », comportant les tarifs hors taxes des licences d’utilisation de ce produit ; - Pièce « 10-9 - Pulse LCA user guide version 3 0.pdf » : guide d’utilisation d’un logiciel, rédigé en anglais et daté de mars 2020. Le signe complexe ALTERMAKER (la séquence ALTER- apparaissant en caractères gras) figure sur la première page de ce guide. La dénomination sociale ALTERMAKER apparait dans la rubrique « contact » en dernière page. Si un nom de domaine apparait également sous la rubrique « contact » (altermaker.com), il ne s’agit pas du nom de domaine invoqué par le demandeur dans la présente demande en nullité. Pièce « 11 - ALTERMAKER - Attestation clients.pdf » : attestation datée du 7 décembre 2020 de l’expert-comptable du demandeur portant sur le nombre de pays et de départements français dans lesquels se situent les clients de l’entité ALTERMAKER concernant les ventes réalisées sur la période du 01/12/2015 au 03/12/2020, à savoir « 4 pays dont la France et 17 départements français ». 68. Les pièces 10-4 et 10-9 sont datées postérieurement à la date de dépôt de la marque contestée de sorte qu’elles doivent être écartées. 69. La pièce 10-1 permet de démontrer une exploitation de la dénomination sociale ALTERMAKER pour des services de formation. Toutefois, cette activité n’est pas invoquée par le demandeur. 70. Si les pièces 10-3 et 10-5 à 10-8 portent sur des activités d’édition et d’offre à la vente d’un logiciel traitant de problématiques liées à l’éco-conception, aucun de ces documents n’est daté de façon certaine. En outre, ces pièces ne sont corroborées par aucun autre élément démontrant la vente effective de logiciels, telles que des factures par exemple. A cet égard, il convient de relever que si la pièce 11 mentionne que des ventes ont été réalisées par le demandeur sur une période allant du 01/12/2015 au 03/12/2020, ce document ne précise toutefois pas quelles sont les ventes réalisées, c’est-à-dire à quelle activité elles sont liées, ni le chiffre d’affaires correspondant à ces ventes. Ainsi, ces pièces ne sont pas suffisantes pour démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale ALTERMAKER pour des activités d’édition et de commercialisation de logiciels dédiés à l’écoconception, antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée. 71. Enfin, aucune des pièces fournies par le demandeur ne permet d’attester de la fourniture de prestation de conseil et d’accompagnement des entreprises dans leurs stratégies et l’opérationnalisation de leur conception ou re-conception de biens et services, au regard des nouvelles attentes des consommateurs et entreprises concernant la responsabilité, l’innovation, l’écologie et le social. En effet, les documents fournis portent uniquement sur une « solution logicielle » et rien ne permet de constater que ce logiciel s’accompagne d’une prestation de conseils et d’accompagnement des entreprises. 72. Il en résulte que le demandeur n’a pas démontré qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale ALTERMAKER pour les activités revendiquées, au jour du dépôt de la marque contestée soit le 18 février 2020. 73. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure, le demandeur n’ayant pas démontré que sa dénomination sociale antérieure était effectivement exploitée pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée. 74. En conséquence, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure ALTERMAKER est rejetée. c. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom commercial ALTERMAKER et la marque contestée 75. Le demandeur fait valoir que le nom commercial ALTERMAKER, dont il précise qu’il s’agit d’un signe non verbal, est exploité pour les activités suivantes : « édition et commercialisation de logiciels dédiés à l’écoconception ; fourniture de prestation de conseil et d’accompagnement des entreprises dans leurs stratégies et l’opérationnalisation de leur conception ou re- conception de biens et services, au regard des nouvelles attentes des consommateurs et entreprises concernant la responsabilité, l’innovation, l’écologie et le social. Il précise que « cet accompagnement couvre l’ensemble des métiers en lien avec la conception de produits chez le client : la direction, le bureau d’études, les achats, le marketing, le service informatique, le service après-vente ». 76. Il produit à cet effet les mêmes documents que ceux présentés au point 67. 77. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931). 78. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P). 79. La marque contestée a été déposée le 18 février 2020. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom commercial invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. 80. Le demandeur précise dans le récapitulatif de sa demande en nullité que le nom commercial invoqué est un signe de forme non verbale. Parmi les documents fournis par le demandeur, les pièces 10-1, 10-3, 10-4, 10-6 et 10-9 font apparaître un signe complexe ALTERMAKER (la séquence ALTER- apparaissant en caractères gras), lequel peut être perçu comme le nom commercial invoqué à l’appui de cette demande. 81. Toutefois, les pièces 10-4 et 10-9 sont datées postérieurement à la date de dépôt de la marque contestée de sorte qu’elles doivent être écartées. 82. Si la pièce 10-1 permet de démontrer une exploitation du nom commercial ALTERMAKER pour des services de formation, cette activité n’est pas invoquée par le demandeur. 83. Par ailleurs, les pièces 10-3 et 10-6 portant sur des activités d’édition et d’offre à la vente d’un logiciel traitant de problématiques liées à l’éco-conception, ne sont pas datées. En outre, ces pièces ne sont corroborées par aucun autre élément démontrant la vente effective de logiciels, telles que des factures par exemple. Ainsi, les pièces fournies par le demandeur ne sont pas suffisantes pour démontrer une exploitation effective du nom commercial ALTERMAKER pour des activités d’édition et de commercialisation de logiciels dédiés à l’écoconception, antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée. 84. Enfin, aucune des pièces fournies par le demandeur ne permet d’attester de la fourniture de prestation de conseil et d’accompagnement des entreprises dans leurs stratégies et l’opérationnalisation de leur conception ou re-conception de biens et services, au regard des nouvelles attentes des consommateurs et entreprises concernant la responsabilité, l’innovation, l’écologie et le social. En effet, les documents fournis portent uniquement sur une « solution logicielle » et rien ne permet de constater que ce logiciel s’accompagne d’une prestation de conseils et d’accompagnement des entreprises. 85. Ainsi, le demandeur n’ayant pas démontré qu’il exploitait effectivement le nom commercial antérieur ALTERMAKER pour les activités revendiquées au point 75 au jour du dépôt de la marque contestée, la connaissance de ce nom commercial invoqué sur le territoire national ne saurait, en conséquence, être davantage établie. 86. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et le nom commercial ALTERMAKER, le demandeur n’ayant pas démontré que ce nom commercial était effectivement exploité pour les activités revendiquées au jour du dépôt de la marque contestée et bénéficiait d’une connaissance sur le territoire national. 87. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom commercial antérieur ALTERMAKER est rejetée. d. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine altermaker.fr et la marque contestée 88. Le demandeur fait valoir que le nom de domaine antérieur altermaker.fr est exploité pour les activités suivantes : « édition et commercialisation de logiciels dédiés à l’écoconception ; fourniture de prestation de conseil et d’accompagnement des entreprises dans leurs stratégies et l’opérationnalisation de leur conception ou re-conception de biens et services, au regard des nouvelles attentes des consommateurs et entreprises concernant la responsabilité, l’innovation, l’écologie et le social. Il précise que « cet accompagnement couvre l’ensemble des métiers en lien avec la conception de produits chez le client : la direction, le bureau d’études, les achats, le marketing, le service informatique, le service après-vente ». 89. Il produit à cet effet les mêmes documents que ceux présentés au point 67. 90. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). 91. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P). 92. La marque contestée a été déposée le 18 février 2020. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. 93. Le seul document portant mention du nom de domaine altermaker.fr est la pièce 10-6, à savoir une plaquette de présentation du demandeur, de ses activités et de ses clients. Toutefois, ce document, qui est insuffisant à lui seul, n’est corroboré par aucune autre pièce de nature à démontrer une exploitation réelle et effective du nom de domaine pour les activités revendiquées. 94. Ainsi, le demandeur n’ayant pas démontré qu’il exploitait effectivement le nom de domaine antérieur altermaker.fr pour les activités revendiquées au point 88 au jour du dépôt de la marque contestée, la connaissance de ce nom de domaine invoqué sur le territoire national ne saurait, en conséquence, être davantage établie. 95. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine altermaker.fr, le demandeur n’ayant pas démontré que ce nom de domaine était effectivement exploité pour les activités revendiquées au jour du dépôt de la marque contestée et bénéficiait d’une connaissance sur le territoire national. 96. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine antérieur altermaker.fr est rejetée. C- Conclusion 97. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les services de «services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication » en ce qu’elle porte atteinte à la marque antérieure invoquée (point 63). 98. L’atteinte à la marque antérieure n’est en revanche pas démontrée pour les services de «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » (point 62). 99. Aucune exploitation effective n’ayant été démontrée pour les autres droits antérieurs invoqués, sont rejetés les motifs de nullité fondés la dénomination sociale antérieure (point 74), le nom commercial antérieur (point 87) et le nom de domaine antérieur (point 96).

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 20-0119 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 20/4624933 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants désignés dans son enregistrement : « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ». 19