OPP 12-2010 / VA25/03/2012
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Devenu définitif le 26/04/2013
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MONTREUX PUBLICATIONS (SA de droit suisse) a déposé, le 16 février 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 897 842, portant sur le signe verbal MASTER SEX.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Appareils (autres qu'à usage médical) et supports pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; support de données magnétiques ; CD, DVD ; logiciels ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec des récepteurs de télévisions ; publications électroniques et numériques ; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un réseau international de communications ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable notamment sonneries, sons, musiques, photographies, images, logos, textes et tout autre contenu ; lunettes, articles de lunetterie ; Services de diffusion et de transmission d'images et de son par télévision, satellite, radio, téléphone, câble, internet et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication ; diffusion de programmes audiovisuels et multimédia ; services de transmissions de sons, d'images et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de données informatique ou téléphonique à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de communication interactive ; fourniture de forums discussion sur l'internet ; Services d'édition, d'éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment sur tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation et de transmission ; production de films, d'émissions radiophoniques et télévisées ; production de programmes multimédia de divertissement par le biais de l'internet ; productions musicales et concerts ; production de programmes interactifs de divertissement ; organisation de concours, de jeux et de loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; production, organisation et représentation de spectacles et compétitions sportives ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ».
Le 4 mai 2012, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale MASTER, déposée le 6 février 2003 et renouvelée sous le numéro 003 041 191.
Cette marque porte sur les produits et services suivants : « Matériel informatique, logiciels et programmes informatiques concernant les services bancaires et financiers, à l'exception des logiciels de cartographie; Matériel informatique et logiciels pour faciliter les transactions de paiement par voie électronique;Matériel informatique et logiciels de cryptage, clés de cryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels pour le stockage et la récupération sécurisés de données et la transmission d'informations confidentielles sur les clients utilisées par des particuliers, des institutions bancaires et financières, tous concernant les services bancaires ou financiers; Cartes rechargeables, cartes de banque, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement; Terminaux de point de vente et logiciels de transmission, d'affichage et de stockage des transactions, des informations d'identification et de nature financière destinées aux services financiers, aux secteurs bancaires et des télécommunications ; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); publications, dépliants, brochures, journaux, revues et magazines, manuels, produits de l'imprimerie, tous relatifs aux services bancaires; cartes de crédit, cartes de paiement, magazines; aucun des produits précités ne se rapportant à des plans ou à la cartographie et tous les produits précités se rapportant à la fourniture de services financiers et d'assurances ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale et travaux de bureaux, tous relatifs à des services financiers et bancaires; assistance en matière de gestion commerciale, industrielle et professionnelle, liée à des services financiers et bancaires; estimations d'affaires; services de conseils en matière de gestion des affaires; recherches de marché; études de marketing; informations statistiques commerciales; préparation de relevés de comptes; tenue des livres comptables; recherche commerciale; relations publiques; publication de textes publicitaires et émission de dépliants publicitaires, liés à des services financiers et bancaires; services de vente au détail fournis par voie de télécommunications mobiles; services de vente au détail fournis en ligne via des réseaux ou autres moyens électroniques utilisant des informations électroniquement numérisées; tous les services précités se rapportant à la fourniture de services financiers et d'assurances ; Services d'assurances; services financiers; services bancaires et de crédit; services de cartes de crédit, de débit, rechargeables, et de cartes à prépaiement liées à un dépôt de valeurs; services de paiement à distance; services de porte-monnaie électroniques, offre de transferts de fonds et de devises, services de paiements électroniques, services de cartes de téléphone à prépaiement, services de paiement en espèces et services d'autorisation et de règlement de transactions; offre de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs d'identification de fréquences radio (transpondeurs); services d'assurance-voyage; services de vérification de chèques; services d'émission et de remboursement, tous concernant les chèques de voyage et les bons de voyage; la fourniture de services financiers soutenant les services de vente au détail fournis par télécommunications mobiles, services de paiement via des dispositifs sans fil; services financiers de support aux services de détaillants fournis en ligne, via des réseaux ou autres supports électroniques utilisant des données numérisées électroniquement; services concernant l'accessibilité, le stockage et l'utilisation d'un magasin d'informations électroniques numérisées ayant une valeur monétaire dans la technologie des produits portables destinés à être utilisés par une personne; services de paiement de factures fournis via un site web; services bancaires en ligne; services financiers fournis par téléphone et via un réseau informatique mondial ou via l'internet; fourniture de services financiers via un réseau informatique mondial ou l'internet ; Services de télécommunications; services de télécommunications basés sur Internet; services de communications de données; transmission électrique de données par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet; services pour la transmission, la fourniture et l'affichage d'informations en provenance d'une banque de données stockée sur ordinateur ou d'Internet; transmission de données par le biais de traitement électronique d'images au moyen d'une liaison téléphonique; services de courrier électronique, de réception et d'envoi de messages; services de diffusion; fourniture d'accès, pour des utilisateurs multiples, à un réseau d'informations sécurisé pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations dans le domaine des services financiers; tous les services précités se rapportant à la fourniture de services
financiers et d'assurances ;Publications électroniques (non téléchargeables); fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres et revues électroniques en ligne; fourniture de publications à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet via un navigateur; organisation et conduite de conférences, séminaires, expositions et symposiums, cours de formation, exposés; tous les services précités se rapportant à la fourniture de services financiers et d'assurances ; Services d'assistance en matière de matériel et logiciels informatiques se rapportant à des services financiers et bancaires; programmation informatique se rapportant à des services financiers et bancaires; création et maintenance de sites web se rapportant à des services financiers et bancaires; gestion de bases de données informatiques; services juridiques; la conception, la création et l'hébergement de sites web marchands; la conception, création et hébergement de sites web pour le paiement de factures; tous les services précités se rapportant à la fourniture de services financiers etd'assurance ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 mai 2012 sous le numéro 12- 2010.
Les parties ont présenté conjointement, conformément à l'article
L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure d'opposition pour deux périodes consécutives de trois mois, ce qui leur a été accordé.
Le 23 juillet 2012, la société déposante a présenté un retrait partiel de la demande d’enregistrement portant sur certains des produits et services visés par l’opposition, lequel a été enregistré au Registre national des marques sous le numéro 583 853.
Le 25 octobre 2012, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 2 janvier 2013, au stade où elle se trouvait le 29 juin 2012, date de la première suspension.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
B. – LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante invoque le retrait partiel de la demande d’enregistrement et conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la limitation de la demande d’enregistrement contestée effectuée par son titulaire le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils (autres qu'à usage médical) et supports pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; support de données magnétiques ; CD, DVD ; logiciels ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec des récepteurs de télévisions ; publications électroniques et numériques ; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un réseau international de communications ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable notamment sonneries, sons, musiques, photographies, images, logos, textes et tout autre contenu ; lunettes, articles de lunetterie ; aucun des produits précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques ; Services de diffusion et de transmission d'images et de son par télévision, satellite, radio, téléphone, câble, Internet et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication ; diffusion de programmes audiovisuels et multimédia ; services de transmissions de sons, d'images et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de données informatique ou téléphonique à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de communication interactive ; fourniture de forums discussion sur l'Internet ; aucun des services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques ; Services d'édition, d'éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment sur tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation et de transmission ; production de films, d'émissions radiophoniques et télévisées ; production de programmes multimédia de divertissement par le biais de l'Internet ; productions musicales et concerts ; production de programmes interactifs de divertissement ; organisation de concours, de jeux et de loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; production, organisation et représentation de spectacles et compétitions sportives ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; aucun des services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques,
services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » ;
Que dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition sur la base des services suivants : « Organisation et conduite de conférences, séminaires, expositions et symposiums, cours de formation, exposés » ; que toutefois ces services n’apparaissent pas tels quels dans la marque antérieure mais sous la formulation suivante : « organisation et conduite de conférences, séminaires, expositions et symposiums, cours de formation, exposés ; tous les services précités se rapportant à la fourniture de services financiers et d'assurances » ;
Qu’ainsi le libellé de la marque antérieure à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Matériel informatique, logiciels et programmes informatiques concernant les services bancaires et financiers, à l'exception des logiciels de cartographie; Matériel informatique et logiciels pour faciliter les transactions de paiement par voie électronique; Matériel informatique et logiciels de cryptage, clés de cryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels pour le stockage et la récupération sécurisés de données et la transmission d'informations confidentielles sur les clients utilisées par des particuliers, des institutions bancaires et financières, tous concernant les services bancaires ou financiers; Cartes rechargeables, cartes de banque, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement; Terminaux de point de vente et logiciels de transmission, d'affichage et de stockage des transactions, des informations d'identification et de nature financière destinées aux services financiers, aux secteurs bancaires et des télécommunications ; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); publications, dépliants, brochures, journaux, revues et magazines, manuels, produits de l'imprimerie, tous relatifs aux services bancaires; cartes de crédit, cartes de paiement, magazines; aucun des produits précités ne se rapportant à des plans ou à la cartographie et tous les produits précités se rapportant à la fourniture de services financiers et d'assurances ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale et travaux de bureaux, tous relatifs à des services financiers et bancaires; assistance en matière de gestion commerciale, industrielle et professionnelle, liée à des services financiers et bancaires; estimations d'affaires; services de conseils en matière de gestion des affaires; recherches de marché; études de marketing; informations statistiques commerciales; préparation de relevés de comptes; tenue des livres comptables; recherche commerciale; relations publiques; publication de textes publicitaires et émission de dépliants publicitaires, liés à des services financiers et bancaires; services de vente au détail fournis par voie de télécommunications mobiles; services de vente au détail fournis en ligne via des réseaux ou autres moyens électroniques utilisant des informations électroniquement numérisées; tous les services précités se rapportant à la fourniture de services financiers et d'assurances ;
Services d'assurances; services financiers; services bancaires et de crédit; services de cartes de crédit, de débit, rechargeables, et de cartes à prépaiement liées à un dépôt de valeurs; services de paiement à distance; services de porte-monnaie électroniques, offre de transferts de fonds et de devises, services de paiements électroniques, services de cartes de téléphone à prépaiement, services de paiement en espèces et services d'autorisation et de règlement de transactions; offre de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs d'identification de fréquences radio (transpondeurs); services d'assurance-voyage; services de vérification de chèques; services d'émission et de remboursement, tous concernant les chèques de voyage et les bons de voyage; la fourniture de services financiers soutenant les services de vente au détail fournis par télécommunications mobiles, services de paiement via des dispositifs sans fil; services financiers de support aux services de détaillants fournis en ligne, via des réseaux ou autres supports électroniques utilisant des données numérisées électroniquement; services concernant l'accessibilité, le stockage et l'utilisation d'un magasin d'informations électroniques numérisées ayant une valeur monétaire dans la technologie des produits portables destinés à être utilisés par une personne; services de paiement de factures fournis via un site web; services bancaires en ligne; services financiers fournis par téléphone et via un réseau informatique mondial ou via l'internet; fourniture de services financiers via un réseau informatique mondial ou l'internet ; Services de télécommunications; services de télécommunications basés sur Internet; services de communications de données; transmission électrique de données par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet; services pour la transmission, la fourniture et l'affichage d'informations en provenance d'une banque de données stockée sur ordinateur ou d'Internet; transmission de données par le biais de traitement électronique
d'images au moyen d'une liaison téléphonique; services de courrier électronique, de réception et d'envoi de messages; services de diffusion; fourniture d'accès, pour des utilisateurs multiples, à un réseau d'informations sécurisé pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations dans le domaine des services financiers; tous les services précités se rapportant à la fourniture de services financiers et d'assurances ; Publications électroniques (non téléchargeables); fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres et revues électroniques en ligne; fourniture de publications à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet via un navigateur; organisation et conduite de conférences, séminaires, expositions et symposiums, cours de formation, exposés; tous les services précités se rapportant à la fourniture de services financiers et d'assurances ; Services d'assistance en matière de matériel et logiciels informatiques se rapportant à des services financiers et bancaires; programmation informatique se rapportant à des services financiers et bancaires; création et maintenance de sites web se rapportant à des services financiers et bancaires; gestion de bases de données informatiques; services juridiques; la conception, la création et l'hébergement de sites web marchands; la conception, création et hébergement de sites web pour le paiement de factures; tous les services précités se rapportant à la fourniture de services financiers et d'assurances ».
CONSIDERANT les « Appareils (autres qu'à usage médical) et supports pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; support de données magnétiques ; CD, DVD ; logiciels ; publications électroniques et numériques ; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un réseau international de communications ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable notamment sonneries, sons, musiques, photographies, images, logos, textes et tout autre contenu ; aucun des produits précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques ; Services de diffusion et de transmission d'images et de son par télévision, satellite, radio, téléphone, câble, internet et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication ; diffusion de programmes audiovisuels et multimédia ; services de transmissions de sons, d'images et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de données informatique ou téléphonique à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de communication interactive ; fourniture de forums discussion sur l'internet ; aucun des services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques Services d'édition, d'éducation en général sur tout support et notamment sur tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation et de transmission aucun des services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets
automatiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ;
Que la limitation de la demande d’enregistrement, telle qu’effectuée par son titulaire, est sans incidence au regard de la présente comparaison, dès lors que cette exclusion quant à leur destination n’a pas pour effet de modifier leurs nature et fonction ou objet.
CONSIDERANT en revanche que les « Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec des récepteurs de télévisions ; aucun des produits précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’appareils électroniques ludiques, ne sont pas identiques, ni ne présentent les même fonction et destination que les « Matériel informatique, Matériel informatique et logiciels de cryptage, clés de cryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels pour le stockage et la récupération sécurisés de données et la transmission d'informations confidentielles sur les clients utilisées par des particuliers, des institutions bancaires et financières, tous concernant les services bancaires ou financiers; Cartes rechargeables, cartes de banque, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement; Terminaux de point de vente et logiciels de transmission, d'affichage et de stockage des transactions, des informations d'identification et de nature financière destinées aux services financiers, aux secteurs bancaires et des télécommunications ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs informatiques et supports permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données, des programmes leur permettant d’exécuter une tache donnée, dont certains sont spécifiquement destinés aux domaines bancaire et financier et de matériel permettant la transmission du savoir (appareils électroniques spécifiquement destinés au jeu pour les premiers / équipements pour le support et le traitement de l’information en général et plus spécifiquement des informations financières et bancaires et matériels destinés à l’instruction pour les seconds) ;
Qu’ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, une partie des seconds liés au traitement d’informations financières et bancaires n’étant pas destinés aux premiers et les autres étant susceptibles de s’appliquer à des dispositifs les plus divers autres que les appareils de jeu ;
Qu’il ne s’agit pas davantage de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « Services de divertissement en général sur tout support et notamment sur tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation et de transmission ; aucun des services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public, ne sont pas identiques ni ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Organisation et conduite de
conférences, séminaires, expositions et symposiums, exposés ; cours de formation, tous les services précités se rapportant à la fourniture de services financiers et d'assurances ; Relations publiques » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations destinées à fournir une formation ou mettre en place des manifestations dans les domaines financier et des assurances et de services de publicité destinés à promouvoir l’image de marque d’une société ;
Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que les « Services de divertissement en général sur tout support et notamment sur tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation et de transmission ; aucun des services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement, tels que précédemment définis, ne sont pas identiques, ni ne présentent davantage les mêmes nature, objet et destination que les « Publications, manuels ; Publications électroniques (non téléchargeables); fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres et revues électroniques en ligne; fourniture de publications à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet via un navigateur » de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise à disposition d’ouvrages pour le compte de leurs auteurs (organisation d’activités ou de manifestations visant à distraire le public pour les premiers / édition d’œuvres écrites sur des sujets les plus divers pour les seconds) ;
Qu’en outre, les seconds ne constituent pas nécessairement ou directement des moyens de mise en œuvre des premiers et dès lors ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec eux ; qu’en effet, les premiers peuvent être réalisés sans le recours aux seconds, lesquels ne sont pas non plus obligatoirement réalisés dans un but de divertissement ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « Production de films, d'émissions radiophoniques et télévisées ; production de programmes multimédia de divertissement par le biais de l'internet ; productions musicales et concerts ; production de programmes interactifs de divertissement ; organisation de concours, de jeux et de loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; production, organisation et représentation de spectacles et compétitions sportives ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; aucun des services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, d’émissions radiophoniques et télévisées de spectacles, de programmes éducatifs et de divertissement, de compétitions et de prestations de jeu, ne présentant pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Relations publiques ; Services de télécommunications; services de télécommunications basés sur Internet; services de communications
de données » de la marque antérieure, qui désignent des services de publicité et prestations techniques de communication à distance ;
Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les seconds étant susceptibles d’être utilisés dans les domaines les plus divers ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que les services de « Production de films, d'émissions radiophoniques et télévisées ; production de programmes multimédia de divertissement par le biais de l'internet ; productions musicales et concerts ; production de programmes interactifs de divertissement ; organisation de concours, de jeux et de loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; production, organisation et représentation de spectacles et compétitions sportives ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; aucun des services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publications électroniques (non téléchargeables); fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres et revues électroniques en ligne; fourniture de publications à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet via un navigateur » de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise à disposition d’ouvrages pour le compte de leurs auteurs (production de réalisations audiovisuelles et organisation de manifestations dans les domaines de l’éducation, du divertissement et du sport pour les premiers / édition d’œuvres écrites pour les seconds) ;
Que ces services sont rendus par des prestations différents (société de production audiovisuelle et sociétés de divertissement et sociétés spécialisées dans l’événementiel pour les premiers / société d’édition littéraire pour les seconds) ;
Qu’il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires qu’ils puissent tous être destinés à cultiver ou distraire le public, ce critère étant trop large en présence de services possédant par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu’ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, ces services n’étant pas rendus en association les uns avec les autres ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que les services de « Production de films, d'émissions radiophoniques et télévisées ; production de programmes multimédia de divertissement par le biais de l'internet ; productions musicales et concerts ; production de programmes interactifs de divertissement ; organisation de concours, de jeux et de loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; production, organisation et représentation de spectacles et compétitions sportives ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; aucun des services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques,
services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Matériel informatique, Cartes rechargeables ; photographies; publications ; journaux, revues et magazines, manuels » de la marque antérieure, les seconds ne constituant pas l’objet des premiers, ni leur étant exclusivement destinés ou nécessaires à leur réalisation ;
Qu’il ne saurait suffire pour déclarer ces services et produits similaires, que certains des produits de la marque antérieure, soient comme certains des services précités de la demande d’enregistrement, susceptibles de distraire ou cultiver le public, ce critère étant trop général et telle n’étant pas leur seule vocation ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « lunettes, articles de lunetterie ; aucun des produits précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques » de la demande d'enregistrement contestée n’apparaissent pas à l’évidence similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et services pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MASTER SEX, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MASTER, présentée en lettres majuscules droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme MASTER ; qu’ils diffèrent par le terme SEX du signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’en effet, le terme MASTER apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ;
Que si le terme MASTER est susceptible d’évoquer la notion de supériorité, comme l’invoque la société déposante, il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en cause, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique précise et concrète ;
Que la seule citation des références de neuf marques, sans fournir le libellés de leurs produits et services et dont certaines ne sont pas déposées dans les classes visées par l’opposition, outre qu’elle ne permet pas de connaître la portée exacte de ces droits, n’apparaît pas suffisante, eu égard au nombre de marques revendiquant les classes 9, 38 et 41 pour démontrer la banalité du terme MASTER au regard des produits et services relevant de ces classes ;
Que le terme MASTER apparaît en outre dominant au sein du signe contesté, le terme SEX qui le suit, plus court et placé en position finale, apparaissant faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont il est susceptible de désigner la destination ou l’objet ;
Qu'à cet égard, ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante tirés des différences visuelles, phonétiques entre les signes en cause liées à la présence du terme SEX, dès lors qu'il a été démontré que le risque de confusion entre ces signes résulte de la présence commune de l’élément MASTER, qui présente un caractère distinctif et immédiatement perceptible dans les deux signes en présence ;
Qu’il en résulte que le signe contesté risque d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services offerts ou rendus dans le domaine du sexe.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe verbal contesté MASTER SEX ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MASTER.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition n° 12-2012 est reconnue partiellemen t justifiée en ce qu’elle porte que les produits et services suivants : « Appareils (autres qu'à usage médical) et supports pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; support de données magnétiques ; CD, DVD ; logiciels ; publications électroniques et numériques ; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un réseau international de communications ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable notamment sonneries, sons, musiques, photographies, images, logos, textes et tout autre contenu ; aucun des produits précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques ; Services de diffusion et de transmission d'images et de son par télévision, satellite, radio, téléphone, câble, internet et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication ; diffusion de programmes audiovisuels et multimédia ; services de transmissions de sons, d'images et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de données informatique ou téléphonique à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de communication interactive ; fourniture de forums discussion sur l'internet ; aucun des services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques Services d'édition, d'éducation en général sur tout support et notamment sur tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation et de transmission aucun des services précités n'étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services financiers, sous la forme de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques, services de fourniture de conseils financiers et monétaires ayant trait aux services susmentionnés, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, à valeur stockée, services de cartes prépayées, financement électronique, services de transfert de devises, services de paiements électroniques, services d'assurance voyage ou services de vérification de chèques, services de crédit, services bancaires, services de guichets automatiques ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 12 3 897 842 est p artiellement rejetée, pour les produitset services précités.
Virginie AFONSO, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle
Christine B, Chef de Groupe