Cour d'appel de Paris, 10 avril 2015, 2014/20332

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 10 AVRIL 2015 Pôle 5 - Chambre 2 (n°59, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20332 Décision déférée à la Cour : décision du 08 juillet 2014 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP 14-325/JM DÉCLARANTE AU RECOURS Société MERCK KGaA, société de droit allemand, agissant en la personne de son directeur général, M. Ludwig K, domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 64293 DARMSTADT ALLEMAGNE Ayant élu domicile C/O Cabinet de Me Anne DESMOUSSEAUX Avocat à la Cour [...] 92800 PUTEAUX Représentée par Me Anne DESMOUSSEAUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE Assistée de Me Sylvie B plaidant pour le Cabinet BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 415 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (I.N.P.I.) [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Mathilde JUNAGADE, chargée de mission APPELÉ EN CAUSE M. Pierre D Représenté par Me Olivier LEGRAND plaidant pour la SEP LEGRAND - LESAGE- CATEL - GAULTIER, avocats au barreau de Paris, toque D 1104 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Karine A Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis ARRÊT : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. LA COUR,

Vu les articles

L 411-4 et L 712-14 du code de la propriété intellectuelle, Vu le recours formé le 8 octobre 2014 par la société Merck Kgaa contre la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après INPI) du 8 juillet 2014 qui a clôturé l'opposition de la société Merck Kgaa formée à l'encontre de d'enregistrement de la marque française N° 13 4 040 271, déposée le 16 octobre 2013 par monsieur Pierre D. Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé par La requérante le 7 novembre 2014 et , soutenu par mémoire en réponse le 20 février 2015, Vu les observations du 7 janvier 2015 déposées par le Directeur général de l'INPI, Vu les observations du 6 février 2015 de monsieur Pierre D, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Monsieur Pierre D a déposé le 16 octobre 2013 la demande d'enregistrement n° 13 4 040 271 portant sur le signe verbal MINICORE destiné à distinguer les produits et services des classes 9, 10 et 42 suivants :' Appareil de carottage d'échantillon d'organes humains ou animaux ; appareil de carottage pour l'assemblage de carottes dans un bloc de paraffine ou dans un milieu d'inclusion congelé. Appareil de production de tissue array. Logiciel pour l'archivage, la gestion, l'exploitation et l'analyse de données scientifiques d'origine médicale, pathologique, clinique, de données textuelles ou d'images associées à des échantillons biologiques d'origine naturelle ou synthétique, d'origine humaine, animale ou végétale, pour usage dans les projets de recherche biomédicale ou pour la routine clinique hospitalière. Logiciels incluant des interfaçages homme-machine. Logiciels de base de données permettant la communication réseau et la communication par internet. Logiciel automatique ou non pour la capture, l'archivage, le traitement et l'analyse d'images. Appareils pour l'analyse à usage médical pour la fabrication de tissue array ; appareils pour l'étude et l'analyse d'échantillons d'organes humain ou animal. Elaboration, mise à jour et location de logiciel pour l'archivage, la gestion, l'exploitation et l'analyse de scientifiques d'origine médicale, pathologique, clinique, de données textuelles sur images associées à des échantillons biologiques d'origine naturelle ou synthétique, d'origine humaine, animale ou végétale, pour l'usage dans les projets de recherche biomédicale ou pour la routine clinique hospitalière.' Le 8 janvier 2014 la société Merck Kgaa a formé opposition à cette demande d'enregistrement en invoquant la marque antérieure communautaire verbale MILLIPORE déposée le 1er mars 2001, enregistrée sous le numéro 2129138 suite à son acquisition inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services des classes 9 et 42 suivants : 'Appareils et instruments scientifiques, de laboratoire et de mesure ; membranes d'infiltration de liquides pour l'industrie pharmaceutique ; unités de filtrages destinées aux laboratoires ; colonnes chromatographiques ; filtres à liquides et à gaz ; purificateurs de liquides ; purificateurs d'eau ; filtres de décontamination de l'eau ; appareils et instruments chromatographiques ; appareils et instruments échangeurs d'ions ; filtres pour destinés au filtrage de solutions et de gaz utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs ; éléments de purification pour la décontamination de l'eau , de liquides et de gaz ; appareils de tests ; publication sous format électronique ou sur CD-ROM ; logiciels informatiques ; régulateurs de débit de masse ; absorbeurs de pression ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités à l'exception des appareils, instruments et instillations de sécurité et de leurs pièces et parties constitutives ; services de conseils techniques ; services de conception technique ; services de recherche et développement ; services de laboratoire ; services de purification ; services de tests et de validation ; services de conseils '. Le titulaire de la demande d'enregistrement a invité le 21 mars 2014 la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure et celle-ci a produit des pièces dans le délai requis. Le Directeur de l'Institut a considéré que ces pièces n'étaient pas pertinentes car elles ne démontrent pas la mise en contact effective des produits revêtus de la marque MILLIPORE avec le consommateur concerné et que la société opposante n'a donc pas fourni de pièces de nature à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure, pour défaut d'exploitation de celle-ci, n'était pas encourue. Au soutien de son recours, la société requérante fait valoir que celui-ci est recevable aux motifs que les textes relatifs à la postulation des avocats ne sont pas applicables à la présente procédure, que son recours mentionne sa forme juridique et elle expose que l'examen nécessairement restreint auquel l'INPI est tenu et qui n'a pas compétence pour apprécier la portée des pièces aurait dû le conduire en regard des six catalogues communiqués, considérer qu'elle avait rapporté la preuve d'un usage de sa marque pour au moins l'un des produits ou services visés à son enregistrement. Elle ajoute que le fait que la marque MILIPORE puisse être parfois accolée au terme MERCK est sans incidence sur la preuve de son exploitation dès lors qu'il n'appartient ni à l'INPI ni à la Cour saisie du recours, d'apprécier si la forme éventuellement modifiée de la marque est exploitée en altère ou non son caractère distinctif. Elle poursuit en indiquant que ces catalogues sont accessibles à l'adresse www.merckmillipore.com au public concerné, les professionnels scientifiques qui peuvent s'ils veulent commander les produits, prendre contact avec un expert M Millipore en contactant une adresse email ou un numéro de téléphone fournis. Elle précise que les factures établies en français entre 2008 et 2012 produites le jour de l'audience devant l'INPI et qui doivent être déclarées recevables permettent de conforter les preuves d'exploitation résultant des catalogues. Elle demande de déclarer son recours recevable, d'annuler la décision du 8 juillet 2014, de renvoyer les parties devant l'INPI afin qu'il soit procédé à l'examen au fond de la procédure d'opposition et sollicite la condamnation de monsieur D à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Pierre D demande de déclarer le recours nul et irrecevable car il a été formé par un avocat qui n'a pas la capacité de représenter la société Merck Kgaa devant la cour d'appel de Paris, sans que cette société de droit étranger ait fait élection de domicile dans le ressort de la Cour en contravention aux dispositions de l'article D 411-19-1 deuxième alinéa du code la propriété intellectuelle et sans mentionner sa forme juridique contrairement aux obligations découlant de l'article R 411-21 du même code. Il demande le débouté du recours et la condamnation de la société Merck Kgaa à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité du recours Monsieur Pierre D soutient que la déclaration de recours de la société Merck Kgaa est nulle au motif que cette société est représentée par un avocat inscrit au barreau des Hauts de Seine et qu'il n'aurait pas qualité pour la représenter devant la cour d'appel de Paris. Cependant, aux termes de l'article R 411-25 du code de la propriété intellectuelle le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par un avocat. La représentation du requérant au recours n'est qu'une simple faculté de sorte que les textes relatifs à la postulation des avocats ne sont pas applicables à la procédure orale de recours devant la cour d'appel à la suite d'une décision du Directeur de L'INPI prévue par les articles R 411-20 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et la représentation peut être assurée par tout avocat quand bien même celui-ci n'aurait pas la capacité de postuler devant la cour. Monsieur D fait également valoir que le recours est irrecevable car la société Merck Kgaa n'a pas fait élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel de Paris mais dans le ressort des Hauts de Seine et que le recours ne fait pas mention de la forme juridique de la société Merck Kgaa. L'article D 411-19-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour. En l'espèce, la société de droit allemand a fait élection de domicile hors le ressort de la Cour d'appel de Paris mais dans les Hauts de Seine à l'adresse de l'avocat qui l'assiste de sorte que monsieur D ne justifie d'aucun grief résultant de cette irrégularité de forme pour laquelle aucune sanction n'est prévue. Par ailleurs, la forme juridique de la société Merck est mentionnée dans sa déclaration de recours par l'acronyme 'Kgaa' soit Kommanditgesellschaft auf Aktien qui s'apparente à une société par action comme cela est corroboré par le certificat de coutume rédigé par maître Klaus W, avocat inscrit au Barreau de Paris et au Barreau de Celle en Allemagne, ce qui répond suffisamment aux prescriptions de l'article R 411-21 même code. Les fins de non recevoir non fondées doivent en conséquence être rejetées et le recours de la société Merck Kgaa déclaré recevable. Sur l'usage de la marque antérieure Selon l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle 'le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'Institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces'. L'article R 712-17 précité en son alinéa 2 indique 'ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition..'. L'article R 712 du même code prévoit 'la procédure est clôturée... lorsque l'opposant n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue'. Dans le délai imparti la société Merck Kgaa a communiqué six catalogues portant sur la période comprise entre 2011 et 2013 présentant un système de purification d'eau Elix Gulfstream Clinical de 2011, un catalogue portant sur des réactifs monoclonaux de groupage sanguin Bioscot de 2011, un catalogue portant sur des anticorps monoclonaux de groupage sanguin de 2011, un catalogue de 2013 portant sur 'le pacte Watercare' (service de maintenance) et un catalogue de distributeur de membranes Ez-Pak de 2012. Le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle dispose de pouvoirs limités pour apprécier si les pièces communiquées dans le délai imparti attestent de l'usage de la marque. En l'espèce, s'agissant d'une marque communautaire la société Merck est tenue de justifier de l'exploitation de sa marque dans un état membre de la communauté. Or, les catalogues écrits en français, n'établissent pas une mise en contact concrète avec la clientèle et une commercialisation effective de ces produits sur un territoire pertinent car ils ne permettent pas d'établir qu'ils ont été adressés au public et offerts à la vente, aucun prix n'y étant indiqué et certains d'entre eux renvoient d'ailleurs vers un site internet pour de plus amples informations de sorte qu'il n'est pas justifié d'une preuve d'exploitation de la marque. Le signe MILLIPORE apparaît peu sur ces catalogues et est quasiment précédé du terme Merck dans la mention 'Merck Millipore est une division de Merck' et apparaît être utilisé soit comme nom de domaine ou comme nom commercial et non à titre de marque, les produits étant présentés sous leur nom avec la mention R, soit sous le nom de leur marque et non MILLIPORE à l'exception d'un seul catalogue qui reproduit un produit sous le terme MILLIPORE. Aucun élément commercial ou comptable n'ont été communiqués lors de la procédure d'opposition. Par ailleurs, les pièces nouvelles communiquées devant la Cour, non examinées par le Directeur de l'INPI sont irrecevables, la cour étant tenue de statuer dans les mêmes conditions que ce dernier en l'absence d'effet dévolutif du recours. Il en ressort que ces catalogues ne rendent pas vraisemblables l'exploitation de la marque MILLIPORE et que c'est à bon droit que le directeur de l'INPI a clôturé la procédure d'opposition. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par monsieur Pierre D, En conséquence, Déclare recevable le recours formé par la société Merck KGaa, Rejette le recours formé par la société Merck Kgaa à l'encontre de la décision rendue le 8 octobre 2014 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, Dit n'y avoir lieu à application de 1'article 700 du code de procédure civile et à statuer sur les dépens, Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.