INPI, 11 octobre 2008, 08-1497

OPP 08-1497 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Devenu définitif le 11/10/2008 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Philippe C a déposé, le 25 janvier 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 551 615 portant sur le signe complexe EMOTIONELLE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Magazines, revues et périodiques ; publications ; catalogues ; brochures ; imprimés ; prospectus ; affiches, y compris les affiches publicitaires ; atlas, cartes géographiques et globes terrestres ; billets (tickets). Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance (y compris électronique) ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; études de marché ; prévisions économiques ; informations statistiques ; recherches de marché ; location de matériels, d'espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; courrier publicitaire ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; gérance administrative d'hôtels ; reproduction de documents. Transport ; transport de personnes et de marchandises ; informations concernant les voyages et le transport ; organisation de voyages, d'excursions et de croisières ; accompagnement de voyageurs ; visites touristiques ; agences de tourisme et de voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; services de bateaux de plaisance ; exploitation de transbordeurs ; services de chauffeurs ; location d'automobiles, de bateaux, de fauteuils roulants et de chevaux ; dépôt et gardiennage d'habits ; garage de véhicules ; réservation de places pour le tourisme, le transport et le voyage ; services de taxis ; services de navettes automobiles ; services d'autobus ; location d'automobiles. Activités sportives et culturelles ; organisation de compétitions et de manifestations sportives ; clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique) ; exploitation d'installations sportives ; location de stades ; location de courts de tennis ; édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d'information ; micro-édition ; édition et publication de textes (autres que publicitaires) ; prêt de livres ; services de divertissement ; services de loisirs ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de spectacles ; représentation de spectacles ; services d'artistes de spectacles ; réservation de places pour les spectacles ; services de music-hall ; services d'orchestres ; organisation de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques et de variétés ; services de discothèques ; organisation de bals ; organisation de concours de beauté ; location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma ; enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation ; location d'équipements pour la pratique des sports, à l'exception des véhicules ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeux ; services de casino (jeux) ; jeux d'argent ; reportages photographiques ; services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne ; planification de réceptions (divertissement) ; parcs d'attractions ; jardins d'attractions ; services de camps de vacances (divertissement) ; services de piscine (divertissement) ; exploitation de jardins zoologiques ; services de musées (présentation, expositions) ; services de traduction. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de manucure et de pédicure ; services de balnéothérapie ; services de thalassothérapie ; services d'aromathérapie ; services de massage ; services de saunas ; bains publics à des fins d'hygiène ; bains turcs ; services de tatouage ». Le 29 avril 2008, la société VOYAGES KUONI SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale EMOTIONS, déposée le 15 novembre 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 194 072. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Organisation de voyages. Services d'agence de voyages ». L'opposition a été notifiée au déposant le 9 mai 2008. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, qui lui été notifiée le 15 juillet 2007, des pièces ont été fournis par la société opposante dans le délai imparti. Il a également procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement, lequel a été inscrit au registre national des marques. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société VOYAGES KUONI SA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que la marque antérieure jouit d’une notoriété « …dans le secteur d’activité du voyage… ». B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Jean-Philippe C conteste la comparaison de certains services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe EMOTIONELLE, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination EMOTIONS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence EMOTION, parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause ; Qu’à cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir que le terme EMOTION(S) est « très faiblement distinctif, notamment…pour des services touristiques », la simple fourniture de trois listes de marques sans autre indication quant à leur portée et leur titulaire n'est pas suffisante pour démontrer que ce terme est usuel dans le domaine des services en présence ; Que le terme EMOTION(S), seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque ainsi que du contraste des couleurs et des calligraphies adoptées (terme EMOTION en lettres grasses et noires / élément verbal ELLE de couleur orangée) ; Qu’en effet, ce terme est suivi de l’élément verbal ELLE, parfaitement individualisable du fait de la présentation adoptée et avec lequel il ne forme pas un tout indivisible, dès lors qu’il conserve au sein du signe contesté le sens qu’il possède dans la marque antérieure sans se fondre dans un ensemble ayant un sens propre, contrairement à ce que soutient le déposant ; Qu'à cet égard, rien ne permet d’affirmer comme le soutient le déposant que les signes en présence ne possèderaient pas la même évocation, la marque antérieure désignant des troubles, des sentiments, le signe contesté étant un terme de fantaisie ou évoquant « la perception des sentiments (et non pas l’émotion elle-même) », dès lors que le signe contesté, en ce qu’il est susceptible de faire référence à l’adjectif EMOTIONNELLE se rapporte directement à ce qui relève de l’émotion ; Qu'en outre, ne sauraient être pris en considération les arguments du déposant tirés des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause, dès lors qu'il a été démontré que le risque de confusion entre ces signes résulte de la présence commune de l’élément EMOTION, qui présente un caractère distinctif et dominant dans les deux signes en présence. Qu’il en résulte un risque de confusion sur l’origine de ces deux signes dominés par le même terme EMOTION. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure ; Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Magazines, revues et périodiques ; publications ; catalogues ; brochures ; imprimés ; prospectus ; affiches, y compris les affiches publicitaires ; atlas, cartes géographiques et globes terrestres ; billets (tickets). Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance (y compris électronique) ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; études de marché ; prévisions économiques ; informations statistiques ; recherches de marché ; location de matériels, d'espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; courrier publicitaire ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; gérance administrative d'hôtels ; reproduction de documents. Transport de marchandises ; dépôt et gardiennage d'habits ; garage de véhicules. Activités sportives et culturelles ; organisation de compétitions et de manifestations sportives ; clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique) ; exploitation d'installations sportives ; location de stades ; location de courts de tennis ; édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d'information ; micro-édition ; édition et publication de textes (autres que publicitaires) ; prêt de livres ; services de divertissement ; services de loisirs ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de spectacles ; représentation de spectacles ; services d'artistes de spectacles ; réservation de places pour les spectacles ; services de music-hall ; services d'orchestres ; organisation de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques et de variétés ; services de discothèques ; organisation de bals ; organisation de concours de beauté ; location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma ; enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation ; location d'équipements pour la pratique des sports, à l'exception des véhicules ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeux ; services de casino (jeux) ; jeux d'argent ; reportages photographiques ; services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne ; planification de réceptions (divertissement) ; parcs d'attractions ; jardins d'attractions ; services de camps de vacances (divertissement) ; services de piscine (divertissement) ; exploitation de jardins zoologiques ; services de musées (présentation, expositions) ; services de traduction. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de manucure et de pédicure ; services de balnéothérapie ; services de thalassothérapie ; services d'aromathérapie ; services de massage ; services de saunas ; bains publics à des fins d'hygiène ; bains turcs ; services de tatouage » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Organisation de voyages. Services d'agence de voyages ». CONSIDERANT à titre liminaire, que ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel le libellé « services d’ agence de voyages » de la marque antérieure devrait être écarté de la comparaison des services du fait de son caractère imprécis ; Qu'en effet, ce libellé, qui se comprend de manière immédiate comme désignant l'ensemble de prestations visant à organiser les déplacements de personnes se rendant dans un lieu assez éloigné est suffisamment précis pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de manière immédiate, certaine et constante et ainsi de procéder à sa comparaison avec les services de la demande d'enregistrement contestée ; Qu'à cet égard, le fait que ce libellé ne figure pas dans la 9ème Classification internationale des produits et services n'implique pas que ce libellé soit trop imprécis pour être pris en compte, contrairement à ce que soutient la société opposante ; qu'en effet, il est possible pour un déposant de se référer à une catégorie de services de son choix, dès lors que cette catégorie générale est suffisamment bien définie dans son contenu pour permettre aux tiers de déterminer de manière certaine et constante les services en relevant, ce qui est le cas en l'espèce. CONSIDERANT que les services suivants : « Activités culturelles ; services de divertissement ; services de loisirs » de la demande d'enregistrement contestée qui s’entendent d'activités intellectuelles proposées au public dans le but de le cultiver et de prestations visant à distraire et à amuser le public présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « organisation de voyage » de la marque antérieure, cette prestation ayant pour but principal l'organisation de voyages à vocation culturelle et/ou distractives ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en revanche, que les services de « Transport de marchandises » de la demande d'enregistrement contestée ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de la catégorie générale constituée par les « services d’ agence de voyages » de la marque antérieure ; Que ces services ne présentent pas davantage, à l’évidence, les mêmes nature, objet et prestataires ; Que rien en permet d’affirmer, comme le fait la société opposante, que les services précités de la demande puissent être proposés dans le cadre des services rendus par une agence de voyages s’agissant de transport de marchandises et non de transport de personnes ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Magazines, revues et périodiques ; publications ; catalogues ; brochures ; imprimés ; prospectus ; affiches, y compris les affiches publicitaires ; billets (tickets) ; édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d'information » de la demande d'enregistrement contestée n’apparaissent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’ « organisation de voyages, services d’agence de voyages » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que les agences de voyages soient susceptibles de faire éditer des guides pour présenter leurs activités, cette prestation ne constituant qu’une activité accessoire ; Que la société opposante ne saurait davantage soutenir que les « billets (tickets) » de la demande d'enregistrement contestée sont fournis dans le cadre de la prestation des services de la marque antérieure dès lors qu’à défaut de précision, ces tickets peuvent avoir de multiples destinations ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT de même, que les services suivants : « Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance (y compris électronique) ; location de matériels, d'espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; courrier publicitaire ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; gérance administrative d'hôtels ; reproduction de documents » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas le même objet et n’apparaissent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’« organisation de voyages » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement les seconds pour objet, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement fournis à des fins publicitaires ; Qu’en décider autrement, alors que le libellé de la demande d’enregistrement ne comporte aucune précision, reviendrait aujourd’hui à considérer comme similaires aux services précités de la demande d'enregistrement une infinité de services dès lors qu’ils ont recours à la publicité ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en outre, que les « services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; études de marché ; prévisions économiques ; informations statistiques ; recherches de marché » de la demande d'enregistrement contestée de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas le même objet et n’apparaissent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services d’agence de voyages » de la marque antérieure, la prestation des seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers, lesquels n’ont pas pour objet d’être rendus en relation avec les seconds Que ces services ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services suivants : « dépôt et gardiennage d'habits ; garage de véhicules » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage, à l’évidence, les mêmes nature, objet et prestataires que les services d’ « organisation de voyages, services d’agence de voyages » de la marque antérieure ; Que rien en permet d’affirmer, comme le fait la société opposante, que les services précités de la demande puissent être proposés dans le cadre des services rendus par une agence de voyages, dès lors qu’une telle circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services suivants : « Activités sportives ; organisation de compétitions et de manifestations sportives ; clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique) ; exploitation d'installations sportives ; location de stades ; location de courts de tennis ; édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d'information ; micro-édition ; édition et publication de textes (autres que publicitaires) ; prêt de livres ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de spectacles ; représentation de spectacles ; services d'artistes de spectacles ; réservation de places pour les spectacles ; services de music-hall ; services d'orchestres ; organisation de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques et de variétés ; services de discothèques ; organisation de bals ; organisation de concours de beauté ; location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma ; enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation ; location d'équipements pour la pratique des sports, à l'exception des véhicules ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeux ; services de casino (jeux) ; jeux d'argent ; reportages photographiques ; services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne ; planification de réceptions (divertissement) ; parcs d'attractions ; jardins d'attractions ; services de camps de vacances (divertissement) ; services de piscine (divertissement) ; exploitation de jardins zoologiques ; services de musées (présentation, expositions) ; services de traduction. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de manucure et de pédicure ; services de balnéothérapie ; services de thalassothérapie ; services d'aromathérapie ; services de massage ; services de saunas ; bains publics à des fins d'hygiène ; bains turcs ; services de tatouage » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et prestataires que les services d’ « organisation de voyages » de la marque antérieure ; Que si les prestataires des services d’ « organisation de voyage" peuvent être amenés à s’occuper de certaines prestations précitées dans le cadre des séjours qu’ils organisent, cela ne constitue qu’une activité accessoire à leur objet principal à l'instar de nombreuses prestations qui ne présentent pas pour autant les mêmes nature, fonction et destination et/ou de lien étroit et obligatoire ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « atlas, cartes géographiques et globes terrestres » de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public des services concernés. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté EMOTIONELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale EMOTIONS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro n° 08-1497 est reconnue partie llement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Activités culturelles ; services de divertissement ; services de loisirs ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 551 615 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités. Ruth COHEN-AZIZA, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe