INPI, 6 février 2023, DC 22-0014

Mots clés
déchéance • propriété • produits • preuve • requête • service • nullité • spectacles • publication • société • presse • prêt • production • ressort • tiers

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    DC 22-0014
  • Domaine de propriété intellectuelle : DECHEANCE MARQUE
  • Marques : START
  • Numéros d'enregistrement : 4239151
  • Parties : XANADU DESIGNS LIMITED (Royaume-Uni) / C

Résumé

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Texte intégral

DC22-0014 Le 06/02/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 25 janvier 2022, la société XANADU DESIGNS LIMITED, Société organisée selon les lois du Royaume-Uni (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0014 contre la marque n° 16/4239151 déposée le 9 janvier 2016, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont Monsieur P C est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2016-51 du 23 décembre 2016. 2. La demande porte sur la totalité des services de la marque contestée, à savoir : « Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Classe 42 : Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de la demande en déchéance. 5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande a été notifiée au titulaire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 15 mars 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, dans un délai de deux mois à compter de sa réception. En l’absence de preuve de distribution de cette notification adressée au titulaire de la marque contestée, elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 22/17 du 29 avril 2022 sous forme d'un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. 8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 8 août 2022. Prétentions du demandeur 9. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande. 10. Dans ses premières et dernières observations, le demandeur constate que le titulaire de la marque contestée ne fournit aucun élément concret et objectif de nature à déterminer la nature et l’étendue de l’usage de la marque contestée afin d’en évaluer son caractère sérieux. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il précise qu’il utilise cette marque pour un « service territorial d’accompagnement à la réussite de tous », qui « permet de transmettre les connaissances d’entreprenariat aux étudiants et aux personnes défavorisées. ». Cette action prenant la forme d’interviews, de formations et d’accompagnement à la recherche de moyens financier de chaque projet.

II.- DECISION

12. Conformément aux articles L.714-4 et L714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant un une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 13. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 14. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 5, « La demande en déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ». 15. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 16. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 17. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés à la marque. 18. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des partis de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C40/01). 19. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des précomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 20. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 21. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 janvier 2016, son enregistrement a été publié au BOPI 2016-51 du 23 décembre 2016. La demande en déchéance a, quant à elle, été déposée le 25 janvier 2022. 22. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 23. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 25 janvier 2017 au 25 janvier 2022, et ce pour la totalité des services désignés dans l’enregistrement. 24. Le titulaire de la marque contestée indique fournir des pièces de nature à justifier l’usage de sa marque pour les services visés par la demande en déchéance, et transmet à cet égard les pièces suivantes : - Pièce 1 : Facture OVH du nom de domaine « start.bzh » du 31 octobre 2016 - Pièce 2 : Facture OVH des noms de domaine « dunkmeapp.com », « dunkmeapp.fr » et « start.bzh » du 21 décembre 2016, pour la période du 21 décembre 2016 au 20 décembre 2017. 25. Il doit être relevé que les deux factures OVH produites (pièces 1 et 2) sont antérieures à la période pertinente. La pièce 2, couvre toutefois une période partiellement comprise dans la période pertinente. Outre que la pièce 1 ne relève pas de la période pertinente, ces pièces ne sont pas de nature à démontrer un usage de la marque START pour les services qu’elle désigne pendant la période pertinente. En effet, ces documents, relatifs à la seule réservation d’un nom de domaine n’apparaissent en soi pas de nature à démontrer un usage du signe START à titre de marque et par son titulaire ou avec son consentement. Les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs à son activité de service de « transmission de connaissances d’entreprenariat aux étudiants et aux personnes défavorisées » ne sont donc étayés par aucun document probant et ne permettent pas de faire le lien entre le signe START et les activités évoquées par le titulaire de la marque contestée. 26. Par conséquent, les éléments produits par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas d’attester de son usage pendant la période pertinente. Conclusion 27. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré son usage sérieux pour les services désignés au cours de la période pertinente en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour l’ensemble des services visés à l’enregistrement. 28. L’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 29. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 30. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 25 janvier 2022, pour l’ensemble des services visés dans l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0014 est justifiée. Article 2 : Monsieur P C est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°16/4239151 à compter du 25 janvier 2022 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement.