06-527 / OLH Définitif le 23/09/2006
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MARC GAY (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 novembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 392 142 portant su r le signe verbal NEW WAVE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « montres ; chronomètres » (classe 14).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/51 NL du 23 décembre 2005.
Le 23 février 2006, la société MGI LUXURY GROUP SA (société de droit suisse) représentée par Madame Véronique STAEFFEN, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet DESBARRES & STAEFFEN, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale CLASSIC WAVE enregistrée le 16 août 2001 sous le n° 760 059 et désignant la France. La société opposante indique qu’elle est propriétaire de cette marque dès l’origine.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « horlogerie et instruments chronométriques » (classe 14).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 7 mars 2006, à la société déposante, sous le n° 06-527. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 26 avril 2006, la société MARC GAY et la société MGI LUXURY GROUP SA ont présenté conjointement, conformément à l'article
L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période de deux mois, ce qui leur a été accordé.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 27 juin 2006 au stade où elle se trouvait le 26 avril 2006, date de la suspension.
Le 4 juillet 2006, la société MARC GAY, représentée par Madame Isabelle MEUNIER- COEUR, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet LAURENT & CHARRAS, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 6 juillet suivant.
Le 21 juillet 2006, la société MGI LUXURY GROUP SA a présenté des observations faisant suite à celles de la société déposante.
Ces observations ont été transmises à la société déposante par l'Institut le 27 juillet suivant. Toutefois, la présentation d'observations par la partie opposante avant l’établissement du projet de décision n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, ces observations n'ont pu être prises en compte pour l'établissement du projet de décision, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société MGI LUXURY GROUP SA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « montres ; chronomètres » de la demande d'enregistrement et les « horlogerie et instruments chronométriques » de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie générale des seconds.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme distinctif et dominant WAVE, dont il résulte un risque de confusion entre les deux signes.
La société opposante insiste sur la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des produits désignés.
La société opposante fait également valoir que le signe contesté pourra apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société MARC GAY demande le rejet de l’opposition au motif que l’opposant prétend être titulaire de la marque antérieure depuis son origine alors que ce titre a été déposé initialement par la société EBEL SA (société de droit suisse).
Elle ne présente aucune argumentation quant à la comparaison des produits ni de celle des signes.
III.- DECISION
A.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article
L.714-7 du code de la propriété intellectuelle "toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques" ;
Que selon l'article R 712-14 du code précité, l'opposition "… précise : 1° L'identité de l'opposant ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits…" ;
Qu'en l'espèce, dans l'acte d'opposition, la société opposante MGI LUXURY GROUP SA (société de droit suisse) indique agir en qualité de propriétaire de la marque antérieure invoquée dès l'origine et joint, à l’appui de l’opposition, une copie de l'enregistrement de la marque antérieure au nom de la société EBEL (société de droit suisse) ainsi qu’une copie de correspondance provenant de l’OMPI indiquant l’inscription au registre international des marques et la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 25/2004 d’un transfe rt de propriété entre ces deux sociétés au profit de la société opposante ;
Qu’ainsi, si la société MGI LUXURY GROUP SA a coché dans l’acte d’opposition la case « propriétaire dès l’origine » alors que cette marque a été déposée par la société EBEL, comme le relève la société déposante, il s’agit en l’espèce d’une simple erreur matérielle, ainsi qu’en attestent les documents qu’elle joint à l’acte d’opposition ;
Que la société opposante a donc bien fourni à l’appui de l’opposition toutes les indications permettant au titulaire de la demande d’enregistrement de connaître de façon certaine l’identité de l’opposant ainsi que l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits et a donc satisfait aux conditions susvisées ;
Qu'en conséquence, l'opposition est recevable.
B.- SUR LE FOND
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « montres ; chronomètres » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et suivants : « horlogerie et instruments chronométriques ».
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NEW WAVE, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CLASSIC WAVE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure ont en commun le terme anglais WAVE, parfaitement distinctif au regard des produits en cause ;
Qu'au sein de la marque antérieure comme du signe contesté, la dénomination WAVE présente un caractère essentiel en ce qu’elle est respectivement précédée des termes anglais faiblement distinctifs CLASSIC et NEW, aisément compréhensibles par le consommateur français des produits concernés comme signifiant respectivement « nouveau » et « classique » ;
Que les termes NEW et CLASSIC se rapportent directement au terme WAVE de chacun des deux signes pour en indiquer une caractéristique particulière, de sorte que le terme WAVE y possède un caractère essentiel et dominant ;
Qu’en outre, les expressions anglaises NEW WAVE du signe contesté et CLASSIC WAVE de la marque antérieure, présentent par ailleurs un risque de confusion du fait de leur construction commune associant pareillement le terme WAVE à un adjectif qualificatif évoquant le style du produit ;
Qu'ainsi, il résulte de cette proximité visuelle, phonétique et intellectuelle, un risque de confusion sur l'origine des produits, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ;
Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté NEW WAVE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale CLASSIC WAVE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition numéro 06-527 est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 392 142 e st rejetée.
Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe