INPI, 16 novembre 2021, NL 21-0069

Mots clés
produits • nullité • risque • propriété • déchéance • terme • société • publication • rapport • règlement • représentation • rôle • transmission

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 21-0069
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : OOFOS ; OOFOS
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 4445395 ; 009760042
  • Parties : OOFOS Inc. (États-Unis) / K

Résumé

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Texte intégral

NL 21-0069 Le 16/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 31 mars 2021, la société OOFOS, Inc., société ('corporation') de l'Etat du Delaware (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0069 contre la marque complexe n° 18 / 4 445 395 déposée le 12 avril 2018, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Madame W K est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-31 du 3 août 2018. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 25 : Vêtements d'athlétisme, à savoir chemises, pantalons, vestes, chaussures, chapeaux et casquettes, tenues d'athlétisme; casquettes de base-ball; Maillots de bain; vêtements pour enfants et bébés, à savoir, pulls, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et vêtements en une pièce; tenues de soirée; chaussures; hauts [vêtements]; gants [habillement]; robes; souliers ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n° 009760042, déposée le 23 février 2011, dont l’enregistrement a été effectué le 17 novembre 2011 et dont il est devenu propriétaire suite à une transmission de propriété et portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : OOFOS 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque complexe contestée OOFOS et la marque antérieure OOFOS, arguant de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes en cause. Le demandeur a sollicité, en application des dispositions de l’Article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle, que soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée l’ensemble des frais exposés dans la limite du barème fixé par arrêté ministériel. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi qu’au mandataire ayant procédé au dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée le 6 avril 2011 conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée. Toutefois, la marque antérieure invoquée faisant l’objet d’une action en déchéance devant l’EUIPO, la procédure a été suspendue puis a repris après la fin de cette action. Ce courrier de reprise a été notifié au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 21 juin 2021, reçu le 24 juin 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 24 août 2021.

II.- DECISION

A. Sur le fond 1. Sur le droit applicable 8. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur l’article L.711-3 I 1° b) du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 201.9 9. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 12 avril 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. 10. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 11. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 ». 12. A cet égard, l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 13. Enfin, l’article L.713-3 du code précité cité par le demandeur précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 15. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure verbale OOFOS n°009760042. 16. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 17. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les produits et services 18. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 19. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Vêtements d'athlétisme, à savoir chemises, pantalons, vestes, chaussures, chapeaux et casquettes, tenues d'athlétisme; casquettes de base-ball; Maillots de bain; vêtements pour enfants et bébés, à savoir, pulls, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et vêtements en une pièce; tenues de soirée; chaussures; hauts [vêtements]; gants [habillement]; robes; souliers ». 20. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures composées de mousse ». 21. Il n’est pas contesté que les produits de la marque contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. b) Sur les signes 22. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 23. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : OOFOS 24. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 25. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 26. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’un élément figuratif le tout présenté dans une calligraphie particulière et la marque antérieure d’un élément verbal unique. 27. Ces signes ont en commun la dénomination OOFOS, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère une très grande similarité visuelle et une identité phonétique. 28. Si les signes diffèrent par la présence d’un trait et d’une calligraphie particulière au sein de la marque contestée, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 29 à 30). 29. Les signes en cause présentent ainsi une très grande similarité visuelle et une identité phonétique générant des fortes ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 30. Le terme OOFOS commun aux deux signes, apparait distinctif au regard des produits en présence. 31. Au sein de la marque contestée, il présente un caractère dominant et essentiel, l’élément figuratif représentant un simple trait au centre du deuxième O du terme OOFOS et la calligraphie particulière adoptée, n’affectant pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément OOFOS. En effet, le signe sera prononcé par l’élément verbal OOFOS qui dès lors retiendra nécessairement l’attention du consommateur. 32. Ainsi, un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détaillée ne conservera en mémoire qu’une vision des marques en cause réduite à leurs éléments caractéristiques, à savoir le terme OOFOS. 33. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c) Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce  Le public pertinent 34. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. 35. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause. 36. En l’espèce, il ‘est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits couverts par la marque contestée étant des produits de consommation courante s’adressant au grand public  Le caractère distinctif de la marque antérieure 37. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 38. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure OOFOS n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion 39. L'appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 40. En l’espèce, compte tenu de la l’identité et de la similarité des produits en cause, des fortes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence. 41. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés par la demande. B. Sur la répartition des frais 42. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 43. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 44. Il indique en outre, dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 45. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 46. En outre, le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 47. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0069 est justifiée. Article 2 : La marque n° 18/ 4445395 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Madame W K au titre des frais exposés.