14-3586/EB
05/08/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DAW SE (société de droit allemand) est titulaire de l’enregistrement international n° 893 953, portant sur la marque verbale SILACRYL et désignant la France, suite à une désignation postérieure issue d’une conversion, parue dans la Gazette des Marques Internationales n° 2014/21.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Peintures au silicate peintures à base de siloxane, peintures silicatées en dispersion ».
Le 5 août 2014, la société PPG AC-France (SA) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SIGMACRYL, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 15 septembre 2009 sous le n° 1 553 476, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite le 7 décembre 2009 sous le n° 511 537 au Registre national des marques.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Couleurs, vernis, laques;préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;matières tinctoriales;mordants;résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ».
L'opposition a été notifiée à l’O.M.P.I. le 27 août 2014, sous le numéro 14-3586, pour qu’elle la transmette sans retard à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.
Le titulaire de l’enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Dans ses observations, le titulaire de l’enregistrement international a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Cette invitation lui a été notifiée le 17 novembre 2014.
Le 12 décembre 2014, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
A la reprise de la procédure, des pièces concernant l’usage de la marque antérieure ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti.
La société déposante et la société opposante ont contesté le bien-fondé du projet et présentédes observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l’acte d’opposition, la société PPG AC-France fait valoir que les produits de l’enregistrement international contesté sont similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les ressemblances entre les signes l’emportent sur les différences et qu’il existe bien un risque de confusion entre les marques en présence.
Elle invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération sans l’appréciation du risque de confusion.
B.- LA TITULAIRE DE L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société titulaire de l’enregistrement international contesté invoque l’irrecevabilité de l’opposition. Elle conteste également la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument quant à la comparaison des produits.
Suite au projet de décision, la société déposante demande la confirmation du projet de décision et répond aux arguments de la société opposante.
III.- DECISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
A-1 : SUR LE DELAI A AGIR
CONSIDERANT qu’en application des dispositions des articles
L.712-3 et
L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, « …opposition à la demande d’enregistrement peut être faite… par le propriétaire d’une marque enregistrée… antérieurement» ;
Que l’article R 717-5 du code précité précise que « Le délai pour former opposition, conformément à l'article
L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ».
CONSIDERANT que selon l’article
R.712-15 du code de la propriété intellectuelle, «Est déclarée irrecevable toute opposition…formée hors délai… » ;
Qu’en l’espèce, l’enregistrement international contesté ayant été publié à la Gazette des Marques Internationales n° 2014/21 NL du 5 juin 2014, une procédure d’opposition pouvait être engagée à son encontre jusqu’au 5 août inclus ;Que si l’opposition a été reçue le 6 août 2014, elle a toutefois été formée dans le délai ;
Qu’en effet, la présente opposition a fait l’objet d’un envoi d’une télécopie à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 5 août 2014, dont la copie de la première page a été envoyée à la société opposante lors de la notification de l’opposition ;
Que conformément à l’1er-1 de la décision n° 2012-644 du Directeur général de l’Institut National de la Propriété industrielle du 10 septembre 2012, relative au dépôt par télécopie des actes d’opposition à une demande d’enregistrement de marque, « …les actes d’opposition à une demande d’enregistrement de marque ainsi que les pièces annexes peuvent être déposés par l’envoi d’une télécopie à l’Institut National de la Propriété industrielle à Paris … ».
Que l’article 2-1 de la décision précitée précise qu’« Il est attribué aux pièces visées dans l’article 1 la date de réception de la télécopie à l’Institut – y compris s’il s’agit d’un jour où les services sont fermés au public – à condition que les pièces transmises soient lisibles et répondent aux conditions de recevabilité prévues par les textes » ;
Qu’en outre, l’opposition a été postée le 5 août 2014, comme l’atteste le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe (dont copie a été transmise par l’Institut à la société déposante), cette prise en considération de la date d’envoie étant conforme à l’article 16 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec les administrations, article selon lequel « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter
un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette
obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant
foi… » ;
Qu’ainsi, la société opposante a respecté la condition de délai imposée par les textes susvisés.
A-2 : SUR L’ADRESSE DE L’OPPOSANT
CONSIDERANT que l'article
R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L'opposition… précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits… » ;
Que l'article
R 712-15 du même code prévoit qu' « Est déclarée irrecevable toute opposition… présentée par une personne qui n'avait pas qualité… ».
CONSIDERANT en l’espèce, que dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué qu’elle était propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre national des marques le 7 décembre 2009 sous le n° 511 537 ; qu’elle a fourni dans l’acte d’opposition la copie de la marque antérieure, document indiquant l’existence d’une transmission de propriété inscrite le 13 mai 2004 sous le n° 392 560 ;
Qu’ainsi que le souligne la société déposante, les références précitées indiquées en rubrique 4 du formulaire d’opposition (inscription n° 511537) correspondent en fait à un changement de dénomination ;
Que cependant, il s’agit d’une simple d’une erreur de plume n’affectant pas la recevabilité de l’opposition dés lors que l’opposant a, par ailleurs, fourni toutes les indications permettant d’identifier
l’existence et l’origine du droit antérieur invoqué.
CONSIDERANT par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société déposante, que l’opposition a été présentée dans les formes et conditions prescrites ; qu’elle est donc recevable.
B- AU FOND
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Peintures au silicate peintures à base de siloxane, peintures silicatées en dispersion » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Couleurs, vernis, laques;préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;matières tinctoriales;mordants;résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ».
CONSIDERANT que l’enregistrement international contesté désigne des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoqués, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que l’enregistrement international contesté porte sur la dénomination SILACRYL, reproduite ci-dessous :
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SIGMACRYL, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que chacun des signes en cause est composé d’une seule dénomination . que s’ils ont en commun les séquences SI et ACRYL en attaque et en position finale ;
Que toutefois, la séquence ACRYL, commune aux deux signes, est fortement évocatrice des produits en cause en ce qu’elle fait référence à la peinture acrylique, comme le reconnaît d’ailleurs la société opposante, de sorte qu’elle présente un caractère très peu distinctif au regard de ces produits ;
Qu’en outre, le consommateur percevra aisément le caractère peu distinctif de la séquence ACRYL dès lors que cette dernière permet de l’informer de caractéristiques particulières des produits en cause (peinture acrylique) déterminant des conditions essentielles d’utilisation, que le consommateur soit un professionnel ou un particulier ; qu’ainsi, la présence de cette séquence commune ne peut engendrer un risque de confusion ;
Qu’en outre, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion ;
Qu’en effet, les dénominations SILACRYL et SIGMACRYL diffèrent visuellement par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté, neuf pour la marque antérieure) et par leurs lettres centrales (respectivement L et GM), ce qui leur confère une physionomie distincte ;
Que phonétiquement, les dénominations SILACRYL et SIGMACRYL se distinguent également par leurs sonorités centrales ([i] pour le signe contesté, [gm] pour la marque antérieure) ; que ces différences sont nettement perceptibles, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que la succession des lettres G et M dans la marque antérieure marque produit une sonorité heurtée, alors que la lettre L confère au signe contesté une prononciation fluide ;
Qu'intellectuellement, la séquence SIGMA de la marque antérieure est susceptible d’évoquer la lettre grecque « sigma », évocation absente du signe contesté ;
Que l’évocation commune résulte de la présence de la séquence ACRYL et ne saurait donc être déterminante dans l’appréciation du risque de confusion, le consommateur portant ainsi son attention sur les éléments distinctifs des signes en cause (SILA/SIGMA), situés en outre en attaque et qui ne sauraient être confondus ;
Qu’ainsi, compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes et du caractère peu distinctif de leur séquence commune, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente ;
Qu’ainsi, il importe peu que les produits visés aient les mêmes réseaux de distribution et que les parties en présence soient des « … fabricants et distributeurs de peintures décoratives … » dès lors, qu’outre que les conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques ne sont pas prises en compte dans la procédure d’opposition, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause.
CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, si l’identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’ainsi, malgré l’identité et la similarité des produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du consommateur concerné.
CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée SILACRYL peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la dénomination SIGMACRYL.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.
Elise BOUCHU, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Christine BChef de groupe