INPI, 9 février 2015, 2014-3571

OPP 14-3571 / NG 10 février 2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Fabien L, agissant pour le compte de la société BLACK WATCH CONCEPT en cours de formation, et la société W.G. BUSINESS (société à responsabilité limitée), ont déposé, le 24 mai 2014, la demande d’enregistrement n° 14 4 093 282 portant sur le signe complexe BWC BLACK WATCH CONCEPT. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; objets d'art en métaux communs. Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; brochures ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ». Le 1er août 2014, Monsieur Rodrigo L M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire BLACK CONCEPT, déposée le 3 janvier 2013 et enregistrée sous le n° 11464931. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets pour montres, verres à horloges, ressorts pour horloges, étuis pour articles d'horlogerie, montres, boîtiers de montres, étuis pour montres [présentation], horloges murales ». L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 29 août 2014 aux codéposants, et ces derniers ont présenté des observations en réponse. En date du 29 décembre 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Les codéposants ont contesté le bien-fondé de ce projet et leurs observations ont été transmises à l’opposant par l’Institut, en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, l’opposant invoque l’identité et/ou la similarité des produits de la demande d'enregistrement et de certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans leurs observations en réponse à l’opposition, les codéposants soulèvent l’irrecevabilité de l’opposition au motif que celle-ci aurait été formée hors délai. Ils contestent par ailleurs la comparaison de certains des produits en cause, ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, les codéposants réitèrent leurs observations présentées en réponse à l’opposition.Ils contestent par ailleurs le projet de décision sur la comparaison de certains des produits en cause, arguant de ce que les conditions concrètes dans lesquelles les marques sont exploitées excluent toute identité ou similarité entre leurs produits. Ils reprochent également à l’Institut d’avoir reconnu l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause. Ils insistent à cet égard sur l’importance du terme WATCH dans le signe contesté du fait de sa présentation et de son caractère distinctif. Ils invoquent à nouveau l’impression de luxe et de prestige dégagée selon eux par le signe contesté, qui le distinguerait de la marque antérieure, et invoquent au soutien de leur argument les conditions d’usage des deux signes notamment au vu de leurs sites Internet.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes des articles L.712-3 et L.712-4 du code de la propriété intellectuelle, « … opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle… » pendant la période de deux mois suivant la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle ; Que l'article R 718-2 du même code précise que « Lorsqu'un délai est exprimé en mois... ce délai expire le jour du dernier mois... qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.... ». CONSIDERANT qu’en l'espèce, la demande d'enregistrement contestée a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 14/24 NL du 13 juin 2014, de sorte qu'en application des dispositions légales et règlementaires susvisées, une opposition pouvait être formée à son encontre jusqu'au 13 août 2014 inclus ; Que l'opposition ayant été reçue à l'Institut le 1er août 2014, celle-ci a bien été formée dans le délai imparti, contrairement aux assertions des codéposants. CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition est recevable. B.- AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée désigne les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; objets d'art en métaux communs. Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; brochures ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets pour montres, goussets, verres à horloges, ressorts pour horloges, étuis pour articles d'horlogerie, montres, boîtiers de montres, étuis pour montres [présentation], horloges murales ». CONSIDERANT que les articles d’ « horlogerie et instruments chronométriques ; boîtiers, bracelets, ressorts ou verres de montre » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d’autres, manifestement similaires aux produits de la marque antérieure invoqués par l’opposant, ce qui n’est pas contesté par les codéposants ; Que les « étuis pour l'horlogerie » de la demande d'enregistrement se retrouvent dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, à savoir « étuis pour articles d'horlogerie », de sorte qu’il s’agit de produits identiques, ce qui ne saurait être sérieusement contesté par les codéposants ; Que les « écrins pour l’horlogerie » de la demande d'enregistrement apparaissent quant à eux manifestement similaires aux « étuis pour articles d'horlogerie » de la marque antérieure, ces produits relevant de la même catégorie, à savoir celle des articles contenants pour articles d’horlogerie ; Que les « objets d'art en métaux communs. Joaillerie ; bijouterie ; objets d'art en métaux précieux ; porte- clefs de fantaisie ; médailles » de la demande d'enregistrement désignent un ensemble de petits objets précieux par leur travail ou leur matière et comprennent une finalité ornementale et de parure ; Que les « montres » de la marque antérieure consistent quant à elles en des instruments d’horlogerie qui au-delà de leurs nature et fonction techniques possèdent également une destination ornementale et de parure de la personne, et peuvent être également composés de matières précieuses et/ou de métaux communs ; Qu’il convient à cet égard de relever que les « objets d'art en métaux communs ; objets d'art en métaux précieux » de la demande d'enregistrement comprennent notamment des « montres » dans la mesure où celles-ci peuvent être élaborées dans les mêmes matières et présenter une valeur artistique ; Que les produits précités de la demande et de la marque antérieure invoquée, même s'ils nécessitent des compétences distinctes, peuvent néanmoins être fabriqués par les mêmes artisans horlogers-bijoutiers maitrisant l'ensemble de ces savoir-faire, et sont en outre susceptibles d'être commercialisés dans les mêmes boutiques d'horlogerie-bijouterie ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Que comme le fait valoir l’opposant, les « coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les « étuis pour montres [présentation] » de la marque antérieure désignent pareillement des articles contenants destinés à accueillir pour les protéger et les présenter des objets précieux similaires tels que des bijoux, parures et/ou montres ; que ces produits présentent donc des nature, fonction et destination très proches, contrairement à ce que soutiennent les codéposants ; Que ces produits sont par ailleurs susceptibles d’être commercialisés dans des points de vente communs, à savoir les bijouteries-horlogeries, ainsi que les magasins d’antiquités spécialisés dans les articles d’horlogerie et de bijouterie ; Qu’il importe peu que les « coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux » puissent revêtir des formes et dimensions plus variées que les « étuis pour montres [présentation] », cette considération n’étant nullement de nature à écarter le risque de confusion sur leur origine compte tenu des caractéristiques communes qu’ils présentent par ailleurs, précédemment relevées ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Que les « chaînes de montre » de la demande d'enregistrement apparaissent quant à elles manifestement complémentaires aux « montres » de la marque antérieure, invoquées par la société opposante, les premières étant spécifiquement destinées aux secondes ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les codéposants ne sauraient contester cette similarité au motif que « si l’opposant avait souhaité que les chaînes de montres constituent une classe de produits visés par la marque » antérieure « il lui appartenait d’en faire la démarche » ; Qu’il convient à cet égard de rappeler que la protection conférée à une marque s'étend non seulement aux produits revendiqués à l’identique, mais également aux produits identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits qu'elle revendique, ainsi qu'aux produits et services similaires du fait de caractéristiques communes ou par complémentarité ; Que de même, ne saurait prospérer l’argument des codéposants selon lequel les produits précités de la demande d'enregistrement désignés en classe 14 relèveraient du monde du luxe contrairement à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, contrairement à ce que considèrent les codéposants, nombre d’articles d’horlogerie tels que ceux revendiqués par la marque antérieure consistent en des objets de luxe et de prestige au même titre que les articles de bijouterie-joaillerie, et empruntent des réseaux de distribution communs ou similaires ; Qu ’est par ailleurs inopérante l’argumentation développée par les codéposants suite au projet de décision relative aux produits réellement commercialisés sous les marques en cause, aux marchés spécifiques et gammes de prix distincts dont ils relèvent, ces circonstances étant extérieures à la procédure d’opposition ; Qu’il convient à cet égard de rappeler que les caractéristiques propres aux produits à comparer dans la procédure d’opposition, y compris leurs nature, circuits de fabrication et de distribution, se déterminent in abstracto au vu de leurs libellés tels que déposés, et non pas au regard de leurs spécificités réelles ni de leurs conditions concrètes de commercialisation. CONSIDERANT en revanche, que les « Métaux communs et leurs alliages » de la demande d’enregistrement, qui désignent des matières brutes destinées à de multiples applications autres que la fabrication d’articles d’horlogerie, ne constituent pas, contrairement aux assertions de l’opposant, une catégorie générale incluant les « montres » de la marque antérieure ; Que les « Métaux communs et leurs alliages », pas plus que les « métaux précieux et leurs alliages » et les « pierres précieuses » désignés dans la demande d'enregistrement, ne sauraient par ailleurs être considérés comme complémentaires aux « montres » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas spécifiquement destinés à l’élaboration des secondes, lesquelles peuvent être réalisées dans d’autres matières (matières plastiques) ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent d'articles ornementaux précieux destinés uniquement à la décoration, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « horloges murales » de la marque antérieure invoquée, ces dernières consistant pour l’essentiel en des objets utilitaires et non précieux ; Qu’à cet égard, s’il existe quelques « horloges murales » qui consistent en des objets d’arts en métaux précieux, tel n’est pas le cas de la plupart d’entre elles qui sont le plus souvent élaborées dans des matières communes et dont le design ne saurait se confondre avec finalité ornementale et la valeur artistique des « statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux » ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « brochures » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les articles d’ « Horlogerie ; montres, horloges murales » de la marque antérieure, les premières, susceptibles de concerner les sujets et objets les plus divers, n’ayant pas nécessairement pour objet les secondes ; Que le fait que certains joailliers – horlogers fassent éditer des brochures concernant leurs produits ne saurait constituer un critère suffisant pour caractériser une interdépendance entre ces produits ; qu’en décider autrement reviendrait à assimiler aux « brochures » une infinité de produits et services dans tous les domaines de la vie économique ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient l’opposant. CONSIDERANT enfin, que les « objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles » de la demande d'enregistrement, qui désignent des produits relevant des arts graphiques, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les articles d’ « Horlogerie ; montres, horloges murales » de la marque antérieure ; Que s’il est vrai que les produits de la marque antérieure sont susceptibles de présenter également une valeur artistique, ceux-ci relèvent alors du domaine des arts appliqués et demeurent dotés d’une fonction principalement utilitaire, contrairement aux gravures, lithographies et peintures désignés par la demande d'enregistrement dont la finalité est purement ornementale ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BWC BLACK WATCH CONCEPT, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BLACK CONCEPT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte quatre éléments verbaux présentés sur trois lignes et accompagnés d’éléments graphiques et figuratifs, alors que la marque antérieure consiste en deux termes figurant sur la même ligne ; Que les signes ont néanmoins en commun la combinaison des termes BLACK et CONCEPT, placés respectivement en début et fin de signes ; Que si le signe contesté comporte par ailleurs d’autres éléments verbaux (WATCH et BWC) ainsi que des éléments graphiques et figuratifs, ceux-ci ne permettent pas d’écarter tout risque de confusion entre les marques ; Qu’en effet, les termes BLACK CONCEPT, constitutifs de la marque antérieure, représentent proportionnellement la majeure partie des éléments verbaux du signe contesté, comptant au total 12 lettres (sur les 20 lettres présentes dans le signe) ; Qu’en outre, le terme anglais WATCH qui vient s’intercaler entre eux dans le signe contesté, signifiant « montre » et connu comme tel du public français, sera immédiatement compris comme une simple indication des produits que la marque est destinée à désigner (ou de leur objet), de sorte que ce terme ne sera pas retenu en tant qu’élément distinctif de la marque ; Que ne saurait prospérer l’argument des codéposants selon lequel le fait que WATCH soit un mot étranger et qu’il soit associé avec d’autres éléments verbaux, graphiques et figuratifs, aurait pour effet de conférer à ce terme un caractère distinctif ; Qu’en effet, conformément à la jurisprudence actuellement en vigueur, l’appréciation du caractère distinctif d’un terme étranger figurant dans une marque française s’effectue en prenant en considération la compréhension et la perception de ce terme, au jour où il convient de statuer, par le consommateur français des produits concernés, lequel en l’espèce connaît manifestement le sens du terme « watch » ; Que s’il est vrai, comme le relèvent les codéposants, que ce terme WATCH est mis en valeur visuellement par sa présentation dans le signe (sur la deuxième ligne et en caractères gras), il n’en demeure pas moins dépourvu de caractère distinctif aux yeux du consommateur des produits concernés de sorte qu’il n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes ; Que le sigle BWC présent par ailleurs dans le signe contesté, qui ne fait que reprendre les initiales de ses termes (BLACK WATCH CONCEPT), n’apporte quant à lui pas de différence déterminante entre les signes ; Qu’à cet égard, rien ne permet de considérer que le public retienne ce sigle pour désigner à lui seul la marque, contrairement à ce qu’affirment les codéposants ; Qu’il apparaît au contraire que ce sigle ne sera peut-être pas mémorisé ni prononcé, dès lors qu’en dépit de sa nature verbale et de sa position en première ligne, il n’apparaît pas visuellement mis en valeur dans le signe (lettres fines et resserrées, entourées d’un cercle peu perceptible, ce qui confère à ce logo une dimension d’autant plus réduite et un aspect relativement discret) et qu’il n’apporte pas de contenu sémantique supplémentaire par rapport aux éléments verbaux qui le suivent ; Qu’enfin, les éléments graphiques et figuratifs présents dans le signe contesté (fond noir, présentation et agencement des éléments verbaux, cercle grisé) sont imperceptibles phonétiquement et n’altèrent nullement la lisibilité des éléments verbaux BLACK et CONCEPT ; Qu’ainsi, compte tenu tant des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion sur leur origine, un consommateur connaissant la marque d’articles d’horlogerie BLACK CONCEPT étant susceptible de croire que le signe contesté BWC BLACK WATCH CONCEPT en constitue une déclinaison ; Qu’à cet égard, les différences d’ensemble relevées par les codéposants sur les plans visuel, phonétique et intellectuel ne sont pas de nature à écarter ce risque d’association dès lors qu’elles résultent d’éléments accessoires qui n’ont pas pour effet de modifier suffisamment l’impression d’ensemble laissée par les deux signes, ceux-ci restant dominés par les éléments BLACK et CONCEPT ; Que ne saurait du reste être retenu l’argument des codéposants relatif à la prétendue impression de luxe et de prestige laissée par le signe contesté qui ne se retrouverait pas dans la marque antérieure, (compte tenu également des produits en cause), une telle perception n’apparaissant nullement avérée ; Qu’il ne peut à cet égard être tenu compte des conditions concrètes d’exploitation des marques en cause, notamment sur Internet, dont se prévalent les codéposants dans leurs dernières observations, ces circonstances de fait étant extérieures à la procédure d’opposition. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté BWC BLACK WATCH CONCEPT constitue l’imitation de la marque antérieure verbale BLACK CONCEPT ; Qu’en raison de l’identité et/ou de la similarité de certains des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur au regard desdits produits. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté BWC BLACK WATCH CONCEPT ne peut pas être adopté comme marque pour les produits identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque communautaire verbale BLACK CONCEPT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants :« objets d'art en métaux communs. Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instrumentschronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métauxprécieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs defantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Nathalie GAUTHIER, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe