OPP 06-2394 / CBODéfinitif le 03/01/2007
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société UNIO AG (société suisse) est titulaire de l’enregistrement international n°880 084 du 28 février 2006, portant sur le signe verbal UNIO et désignant la France.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Matériel d'enseignement, à l'exception des appareils ; imprimés, livres, journaux et magazines ; matériaux d'emballage en plastique sous forme d'enveloppes, de sachets et de feuilles » (classe 16).
Cette demande a été publiée dans la Gazette des marques internationales n°15/2006 du 18 mai 2006 reçue à l’Institut le 30 mai 2006.
Le 1er août 2006, la société MONTREUX PUBLICATIONS S.A. (société de droit suisse), représentée par Madame Sophie JACQUELINE, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet VITTOZ, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
L’acte d’opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale UNION, renouvelée le 18 mars 1997 sous le n°1 464 973. La société opposa nte fait valoir qu’elle est devenue titulaire de cette marque par suite d’une transmission de propriété selon acte inscrit au registre international des marques le 14 septembre 1988 sous le n° 032 555.
Cette marque a fait l’objet d’un retrait partiel, inscrit au Registre national des marques le 11 octobre 2001 sous le n°332 626.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « imprimés, journaux, magazines, livres, articles de papeterie et articles de bureau, matériel d'enseignement, ayant trait à la protection de la Propriété Intellectuelle et Industrielle » (classe 16).
L’opposition, formée à l’encontre d’une partie seulement des produits et services désignés dans l’enregistrement international contesté, à savoir les produits précités, été notifiée à l’O.M.P.I., le 22 août 2006 sous le numéro 06-2394, pour qu’elle la transmette sans retard à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai.
Le 22 septembre 2006, la société UNIO AG a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante le 4 octobre 2006.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société MONTREUX PUBLICATIONS S.A. fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
En effet, sont identiques les « Matériel d'enseignement, à l'exception des appareils ; imprimés, livres, journaux et magazines », qui se retrouvent en termes identiques ou proches dans les libellés des deux marques en présence.
En outre, sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « matériaux d'emballage en plastique sous forme d'enveloppes, de sachets et de feuilles » de l’enregistrement international contesté et les « articles de papeterie et articles de bureau… » de la marque antérieure invoquée, les premiers entrant dans la catégorie générale des seconds et par leurs destination et circuits de distribution.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
La société opposante souligne l’incidence sur la comparaison des signes de l’identité et de la similarité des produits en cause et inversement.
Enfin, la société opposante relève que le signe contesté est susceptible d’être perçu par le public comme une déclinaison de la marque antérieure.
A l’appui de son argumentation, elle invoque des décisions de justice ainsi que des décisions du directeur général de l’Institut statuant sur des oppositions.
B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société UNIO AG indique être disposée à retirer de son libellé les produits de la classe 16.
Elle ne présente pas d’observations quant à la comparaison des signes.
III.- DECISION
A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l’opposition, la société titulaire de l’enregistrement international contesté a indiqué qu'elle était disposée à procéder à une limitation de son libellé, en supprimant les produits relevant de la classe 16.
CONSIDERANT toutefois, en l'absence de justification d’une limitation formelle effectuée par le titulaire de l’enregistrement international contesté auprès de l’Office national compétent et inscrite au registre international des marques, cette limitation ne saurait être prise en considération.
CONSIDERANT, en conséquence, que le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans l'enregistrement international contesté.
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivant : « Matériel d'enseignement, à l'exception des appareils ; imprimés, livres, journaux et magazines ; matériaux d'emballage en plastique sous forme d'enveloppes, de sachets et de feuilles » ;
Que la marque antérieure porte notamment sur les produits suivants : « imprimés, journaux, magazines, livres, articles de papeterie et articles de bureau, matériel d'enseignement, ayant trait à la protection de la Propriété Intellectuelle et Industrielle ».
CONSIDERANT que les produits de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que l’enregistrement international contesté porte sur la dénomination UNIO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination UNION, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté, qu’il existe des ressemblances visuelles prépondérantes entre les dénominations UNIO et UNION des signes en présence, consistant en une longueur comparable, respectivement de quatre et cinq lettres, dont quatre sont identiques, formant la même séquence d’attaque UNIO, constitutive du signe contesté ;
Qu’en outre, phonétiquement, ces dénominations génèrent le même rythme, une sonorité d’attaque identique, marquée par la voyelle u, et des sonorités finales proches, à savoir [nio] et [nion] ;
Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine ;
Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l’identité et à la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en présence.
CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée UNIO ne peut pas bénéficier en France d'une protection à titre de marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale UNION.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 06-2394 est reconnue justifiée, pour les produits suivants : « Matériel d'enseignement, à l'exception des appareils; imprimés, livres, journaux et magazines ; matériaux d'emballage en plastique sous forme d'enveloppes, de sachets et de feuilles ».
Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n°880 084 est partiellement refusée, pour les produits précités.
Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle MChef de Groupe