INPI, 12 janvier 2016, 2015-3242

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • animaux • déchéance • risque • enseignement • publication • filiation

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-3242
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : KELMED ; KELMEDOK
  • Numéros d'enregistrement : 3596569 ; 4176452
  • Parties : BIOGARAN (société par actions simplifiée) / Pierre H

Résumé

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Texte intégral

OPP 15-3242/CEF13/01/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pierre H a déposé, le 26 avril 2015, la demande d’enregistrement n° 15 4 176 452 portant sur le signe verbal KELMEDOK. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : "services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services de médecine alternative". Le 15 juillet 2015, la société BIOGARAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe KELMED, déposée le 3 septembre 2008 et enregistrée sous le n°3 596 569. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Produits pharmaceutiques. Tous supports d'enregistrement magnétiques, électriques ou électroniques (incluant CD et DVD) permettant le stockage d'informations relatifs aux médicaments. site Internet d'accès à des bases de données et moteur de recherche, tous ces services étant relatifs aux médicaments. Publication de documentation en tout genre et notamment listes, revues, rapports, textes et études, tous ces services étant relatifs aux médicaments ; services d'instruction, éducation et enseignement, tous ces services étant relatifs aux médicaments. Consultation en matière de médicaments". L’opposition a été notifiée le 21 juillet 2015 au déposant sous le numéro 15-3242 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition qui ont été transmises par l’Institut à la société opposante. Le 19 novembre 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d’enregistrement a contesté le bien-fondé du projet et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces contestation et demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 23 décembre 2015. Toutefois, l'invitation faite à l'opposant de produire des preuves d'exploitation de la marque antérieure n'étant pas prévue à ce stade de la procédure car l'article R.712-17 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d ‘exploitation n’est pas encourue", l'Institut a informé les parties qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à cette demande. La société opposante a présenté des observations suite à ces contestation et demande. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Suite au projet de décision, elle insiste sur le fait que "le déposant se contente [de] présenter des éléments totalement étrangers à la présente procédure" et qu'il ne conteste pas le projet de décision quant à la comparaison des produits et services en présence. Sur la comparaison des signes La société opposante soutient que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. Elle invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion et ajoute que "la dénomination KELMEDOK présente avec la marque antérieure KELMED des ressemblances visuelles et phonétiques majeures…". Suite au projet de décision, elle sollicite la confirmation du projet de décision. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, le déposant présente une argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause et conteste la comparaison des signes en présence en relevant notamment leurs différences phonétiques. Suite au projet de décision, il présente une argumentation relative à la comparaison des services visés en classe 44 par la marque antérieure et des services visés en classe 44 par la demande d'enregistrement contestée. Quant à la comparaison des signes, il réitère ses arguments relatifs aux différences phonétiques, visuelles et intellectuelles entre les signes en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : "services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services de médecine alternative" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "Produits pharmaceutiques. Tous supports d'enregistrement magnétiques, électriques ou électroniques (incluant CD et DVD) permettant le stockage d'informations relatifs aux médicaments. site Internet d'accès à des bases de données et moteur de recherche, tous ces services étant relatifs aux médicaments. Publication de documentation en tout genre et notamment listes, revues, rapports, textes et études, tous ces services étant relatifs aux médicaments ; services d'instruction, éducation et enseignement, tous ces services étant relatifs aux médicaments. Consultation en matière de médicaments". CONSIDERANT que les "services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services de médecine alternative" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel les activités exercées sous les marques en cause sont différentes au motif que "Kelmed désigne un site internet d'information sur des noms de médicaments originaux et génériques" et que "Kelmedok désigne un site de commerce en ligne de médicaments sans ordonnance et autres produits de santé…" ; Qu'est également extérieur à la présente procédure l'argument du déposant, développé dans ses observations en réponse au projet de décision, selon lequel l'activité de la société opposante, laboratoire pharmaceutique fabricant de médicaments générique à usage humain et qui ne délivre pas de soins aux patients, et l'activité des pharmaciens exerçant en officine habilités à dispenser des soins à des êtres humains, sont différentes ; Qu’en effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle des parties ; Qu'enfin, l’argument du déposant, soulevé suite au projet de décision, selon lequel la société opposante doit apporter des preuves d'exploitation de la marque KELMED pour des activités visées dans la classe 44 ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que la faculté que lui offre l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle d'inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n'était pas encourue, ne lui était ouverte que dans le cadre de ses premières observations en réponse et qu'il n'a pas exercé cette faculté. CONSIDERANT en revanche que les services de "soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux" de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas en étroite relation avec les services de "consultation en matière de médicaments" de la marque antérieure invoquée dès lors que la prestation des premiers est sans caractère médical et n'inclut donc pas la prestation des seconds, lesquels n’ont pas pour objet la prestation des premiers ; Qu'ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (Instituts de beauté et d’esthétisme, vétérinaires ou magasins de toilettage pour les premiers, professionnels de la santé, laboratoires pharmaceutiques pour les seconds) ni ne s'adressent à la même clientèle (clientèle soucieuse de son apparence physique, animaux pour les premiers, personnes souhaitant recevoir des informations et conseils sur les médicaments pour les seconds) ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination KELMEDOK ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté comporte une dénomination unique alors que la marque antérieure comporte une dénomination, une présentation particulière en couleurs et des éléments graphiques ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations KELMEDOK du signe contesté et KELMED de la marque antérieure présentent une même structure reposant sur l’association de la séquence KEL- à une séquence commençant par MED et évoquant le domaine médical (MED / MEDOK) ; que les deux signes présentent ainsi une physionomie comparable, des sonorités et une évocation très proches, contrairement à ce que soutient le déposant ; Qu'à cet égard, intellectuellement, rien ne permet d'affirmer que le signe contesté et la marque antérieure seront perçus par les consommateurs de référence dans les acceptions distinctes que leur prête le déposant, seuls les signes pouvant être pris en compte indépendamment des conditions réelles ou supposées d'exploitation ; Que la marque antérieure diffère par sa présentation particulière en couleurs et ses éléments graphiques ; que toutefois, ces éléments n'altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination KELMED au sein de ce signe ; Qu’ainsi, compte tenu de leur construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. CONSIDERANT que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure et peut donc en être perçu comme sa déclinaison ; Qu'à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs au logo utilisé ainsi qu'à l'enregistrement du nom de domaine "kelmedok.com" et au dépôt de ce dernier "auprès de l'Ordre des pharmaciens et des agences régionales de santé pour l'agrément des sites de commerce en ligne de médicaments" ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de l'opposition ; Qu'enfin, est également sans incidence sur la présente procédure l’argumentation du déposant fondée sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation dans des circonstances distinctes de la présente espèce. CONSIDERANT qu’en raison de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contestée, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté KELMEDOK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe KELMED.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : "services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services de médecine alternative".Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée en ce qui concerne les services précités. Cécile FONTAINE,JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe