Cour d'appel de Grenoble, 11 avril 2011, 2007/02851

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • recevabilité • qualité pour agir • licencié exclusif • action en nullité du titre • décision antérieure sur la recevabilité • validité de la marque • marque complexe • partie verbale • caractère distinctif • typographie • partie figurative • combinaison de couleurs • mot • caractère évocateur • ensemble unitaire • contrefaçon de marque • exception • nom commercial antérieur • imitation • suppression • adjonction • mot final • similitude visuelle • similitude phonétique • usage • usage à titre de marque • contrefaçon de marque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
11 avril 2011
Tribunal de grande instance de Grenoble
14 juin 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de pourvoi :
    2007/02851
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PANO ; PANO BOUTIQUE
  • Classification pour les marques : CL06 ; CL09 ; CL19 ; CL20 ; CL35 ; CL37 ; CL38
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 juin 2007
  • Parties : PANO PUB SA / CHORUS SA
  • Président : Madame LANDOZ

Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE ARRET DU LUNDI 11 AVRIL 2011 1ERE CHAMBRE CIVILE R.G. N° 07/02851 Appel d'un Jugement (N° R.G. 05/3912) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 juin 2007 suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2007. APPELANTE : S.A. PANO PUB poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ZI Les Ruires [...] 38320 EYBENS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me S, avocat au barreau de LYON substitué par Me M, avocat au même barreau INTIMEE : S.A.S. CHORUS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [...] 33200 BORDEAUX représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me O, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me M, avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR

: LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2011, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt avant dire droit du 12 mai 2009 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a déclaré recevable la demande en nullité des marques PANO et PANO BOUTIQUE formulée par la SA PANO PUB et sursis à statuer sur les demandes de la SA PANO PUB, de la SARL CHORUS et des dépens en attendant qu'il soit définitivement statué sur la validité des marques PANO et PANO BOUTIQUE. Aux termes de ses dernières conclusions la SA PANO PUB demande à la cour au visa des articles 564 du Code de procédure civile, L.711-2, L.713-3, L.713-6 et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, de : 'Dire et juger recevable la demande en nullité des marques PANO, et PANO BOUTIQUE, Déclarer nulles les marques PANO n° 1306591 du 26 j uin 1984, et PANO BOUTIQUE, n° 445425 du 13 janvier 1988, En tout état de cause, Constater que les marques PANO et PANO BOUTIQUE déposées respectivement les 26 juin 1984 et 13 janvier 1988 ont été annulées par l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 28 juin 2008, Débouter la SAS CHORUS de ses prétentions, A titre subsidiaire, Dire que la SA PANO PUB bénéficie de l'usage du nom commercial PANO PUB depuis 1983, Débouter la SAS CHORUS de l'ensemble de ses demandes, Condamner la SAS CHORUS à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que : -la demande en nullité d'une marque constitue bien un moyen de défense à l'encontre de l'action en contrefaçon, -la cour d'appel de Riom a dans un arrêt du 26 juin 2008 considéré que les marques PANO et PANO BOUTIQUE constituaient des termes génériques et purement descriptifs insusceptibles de protection à eux seuls, -la Cour de Cassation par décision du 13 mai 2009 n'a pas admis le pourvoi formé par CHORUS à l'encontre de cet arrêt devenu alors définitif, -l'annulation d'un titre qui confère le droit d'interdire à tout tiers d'exploiter ce titre a pour conséquence de faire disparaître corrélativement celui-ci à l'égard de tous, -le terme PANO, est générique et usuel pour désigner la commercialisation de panneaux et supports signalétiques, -la SAS CHORUS ne peut donc interdire que l'utilisation identique et limitée des vocables PANO et PANO BOUTIQUE, -l'expression PANO PUB est utilisée à titre de dénomination sociale et de nom commercial depuis 1983 par PANO PUB FINANCE (n°326 298 692) puis par PANO PUB (n° 397 605536) depuis 1994 donc antérieur ement aux dépôts des marques PANO et PANO BOUTIQUE, déposées respectivement les 26 juin 1984 et 13 janvier 1988, -le nom commercial s'acquiert par son usage public, sans avoir nécessairement été inscrit au RCS, -l'atteinte éventuellement rencontrée par le titulaire d'une marque postérieure doit être démontrée et ne peut pas concerner un licencié, qui n'est qu'un simple exploitant, -les signes en présence ne sont pas identiques et se distinguent à la fois au niveau phonétique, conceptuel et visuel en raison notamment d'éléments figuratifs propres à chacun, -la société PANO PUB a acquis une notoriété dans la région grenobloise et a une clientèle de renom alors que CHORUS ne démontre pas l'exploitation des marques PANO et PANO BOUTIOUE dans cette région, -la SAS CHORUS ne démontre pas que la marque PANO aurait été exploitée depuis 1980, -la SAS CHORUS n'établit aucunement l'existence d'un risque de confusion, -il doit être tenu compte du faible degré de distinctivité dans l'appréciation du risque de confusion, -l'impression visuelle d'ensemble produite par chacun des signes est incontestablement différente, -la dénomination PANO PUB a un caractère distinctif qui lui est propre et qui est d'autant plus marqué par des éléments figuratifs originaux, -la SAS CHORUS ne démontre pas l'existence de son préjudice. La SAS CHORUS sollicite le rejet de l'exception de nullité soulevée par PANO PUB, la confirmation partielle du jugement et fait appel incident pour demander à la cour de : 'Dire que l'interdiction de l'utilisation de la dénomination PANO par la SA PANO PUB sur tous supports comprend le support internet également soumis à l'astreinte ordonnée par le tribunal. Dire que l'indemnité due par la SA PANO PUB à la SARL CHORUS, au regard de l'indemnisation de son préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, sera portée à la somme de 20.000 €. Condamner la SA PANO PUB à payer à la SARL CHORUS une somme de 6.000 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile.' Elle conclut pour l'essentiel que : -la demande reconventionnelle en nullité formée par la société PANO PUB est irrecevable car soulevée pour la première fois devant la cour, -lorsque le défendeur soulève la nullité de la marque du demandeur à l'action en contrefaçon à titre d'exception, le tribunal n'a pas à prononcer la nullité, -la cour d'appel de Riom n'a pas annulé les marques, ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé, mais a seulement reçu un moyen de défense, -l'exception de nullité à laquelle la cour d'appel de Riom a fait droit n'a nécessairement d'effet qu'entre les parties, -les deux marques PANO et PANO BOUTIQUE ont, aux termes d'autres décisions devenues définitives et rendues dans des affaires distinctes, été jugées parfaitement distinctives, -la société CHORUS exploite depuis 1998 la licence des marques 'PANO et 'PANO BOUTIQUE' lesquelles ont été enregistrées à l'INPI respectivement d'une part les 26 juin 1984, marque renouvelée le 26 mai 1994 et le 25 mai 2004, d'autre part le 13 janvier 1988 renouvelée le 12 janvier 1998 pour les services publicité et affaires, -les marques 'PANO et 'PANO BOUTIQUE sont des marques complexes, -le caractère distinctif des marques complexes doit s'apprécier au regard de l'ensemble formé par les différents éléments qui la composent et non pas au regard de l'un seulement de ces éléments notamment sa partie dénominative, -l'enregistrement d'une marque complexe protège non seulement la marque prise dans son ensemble, mais également un ou plusieurs éléments isolés de la marque, -le caractère distinctif de la marque dont s'agit est d'ordre phonétique et visuel, principalement lié à l'orthographe du mot PANO conceptualisant les produits et services auxquels elle se réfère, -le simple terme PANO est loin de regrouper l'intégralité des services visés par la marque et le panneau n'est pas le seul support publicitaire, -l'utilisation de ces marques PANO et PANO BOUTIQUE porte sur des produits et services identiques à ceux revendiqués par la SA PANO PUB, -l'un des administrateurs actuels de la SA PANO PUB a par ailleurs représenté une société MEDIA PANO dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec CHORUS pour mettre fin à des actes de contrefaçons portant sur les marques PANO et PANO BOUTIQUE, -la SA PANO PUB utilise le terme PANO à titre de marque, -la dénomination sociale 'PANO PUB' figurant dans la première société immatriculée le 4 janvier 1983, n'a pas fait l'objet d'un apport à la seconde société PANO PUB immatriculée le 31 Mai 1994, -aucun nom commercial portant la dénomination PANO PUB ne figure sur l'extrait K BIS de la première SARL PANO PUB immatriculée le 4 janvier 1983, -l'acte d'apport porte cependant sur le nom commercial et il appartient en conséquence à la SARL PANO PUB de démontrer que la dénomination PANO PUB a bien été utilisée, -la marque PANO a été exploitée par la SARL PANO immatriculée le 9 décembre 1980 au RCS de Bordeaux sous le numéro 320389752 dont le gérant n'était autre que M. M lequel a déposé la marque PANO en 1984, -un licencié exclusif a, aux termes de l'article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, qualité à agir en contrefaçon sous certaines conditions qui sont réunis en l'espèce, -il existe un risque certain de confusion dans l'esprit d'un public moyennement averti, -L'intention de détournement de clientèle a présidé à cette contrefaçon, -la SA PANO PUB qui est de mauvaise foi a fait preuve d'un comportement parasitaire.

MOTIFS

ET DÉCISION Sur les fins de non recevoir Attendu que la fin de non recevoir fondée sur les articles 564 et 565 du Code de procédure civile a déjà été jugée par la cour dans son précédent arrêt avant dire droit ; Que par ailleurs un licencié exclusif a, aux termes de l'article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, qualité à agir en contrefaçon sauf stipulation contraire du contrat, si après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit ; Qu'en l'espèce il ressort du contrat de licence signé le 2 octobre 2001 entre la SARL CHORUS et la SARL MONITO nouveau propriétaire des marques 'PANO' et 'PANO BOUTIQUE' que la licenciée préviendra le concédant de tout fait de contrefaçon dont elle aura connaissance et que si le concédant ne veut pas intenter l'action lui-même, la licenciée agira à ses propres frais ; Que le 6 juin 2005 la SARL CHORUS a mis en demeure la SARL MONITO d'agir contre la SA PANO PUB et le 20 juin 2005 la SARL MONITO lui a répondu de procéder elle-même à cette action ; Que la SARL CHORUS a donc bien qualité pour agir et invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article L 713-6 lequel caractérise également des actes de contrefaçon ; Sur la demande de nullité des marques 'PANO et 'PANO BOUTIQUE' Attendu tout d'abord que si l'arrêt de la cour d'appel de Riom qui a fait l'objet d'une non admission de pourvoi le 13 octobre 2009, a jugé que la société PANOSUR était 'recevable et bien fondée à invoquer l'exception de nullité des marques PANO et PANO BOUTIQUE au regard de leur caractère descriptif' et a débouté la société CHORUS de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société PANOSUR, il n'a pas pour autant prononcé la nullité des dites marques, ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel de Riom n'a d'effet qu'entre les parties au litige qui lui était soumis ; Attendu par ailleurs, qu'en application de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle pour être valable et bénéficier de la protection du droit de la propriété intellectuelle, la marque doit présenter au jour de son dépôt un caractère distinctif, c'est à dire ne pas être un signe ou une dénomination qui dans le langage courant ou professionnel est exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; Que les deux marques 'PANO' et 'PANO BOUTIQUE' ont été régulièrement déposées les 26 juin 1984 pour la première et 13 janvier 1988 pour la seconde, par M. Frédéric M, puis régulièrement renouvelées pour désigner : -la marque 'PANO' : 'toutes activités de peinture et décoration liées d'une manière quelconque à la publicité et à la communication- fabrication installation et négoce de tous supports utilisés dans ces activités.' Classes 6,9 19, 20, 35, 37et 38 ; -la marque 'PANO BOUTIQUE' : publicités et affaires. Classe 35 ; Que la marque semi figurative 'PANO' comporte la mention 'PANO' en lettres épaisses noires et arrondies, soulignée d'un trait noir de même épaisseur au départ de la boucle du P et en dessous la mention en lettres plus petites 'publicité peinte', apposées au bas d'une surface plane blanche ; Que la marque figurative PANO BOUTIQUE' reprend la même calligraphie du mot PANO cette fois-ci en couleur, les lettres PAN et le trait qui le souligne en bleu, la lettre O en rouge, avec la mention 'Boutique' en italique et de couleur rouge en dessous des lettres N et O et en travers du trait qui souligne le mot PANO ; Qu'il s'agit de deux marques complexes en ce qu'elles comportent chacune des éléments nominatifs et des éléments figuratifs constitués par un graphisme, une typographie et une composition spécifiques ; Que le caractère distinctif d'une marque complexe doit être apprécié globalement et non au regard d'un seul de ses éléments, de sorte qu'il permette de distinguer les produits et services vendus par une entreprise de ceux de même nature vendus par les entreprises concurrentes ; Que si le terme PANO suggère un des types de produits ou de services objet de la protection, d'une part la marque PANO ne se limite pas au seul panneau publicitaire ainsi que le démontre le dépôt qui concerne les produits et services relatifs à toutes activités de peinture et décoration liées d'une manière quelconque à la publicité et à la communication- fabrication installation et négoce de tous supports utilisés dans ces activités, d'autre part ce terme n'est pas usuel ou générique dés lors que son orthographe associée aux éléments figuratifs susvisés lui confère une originalité certaine et donne à l'ensemble ainsi formé un caractère distinctif ; Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef ; Sur la contrefaçon Attendu qu'en application de l'article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement ; Que dans ce cas, distinct de celui traité à l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire du nom commercial n'a pas à rapporter la preuve du rayonnement national de son signe ; Attendu qu'il est établi par les documents versés aux débats, que le 4 janvier 1983 la SARL PANO PUB devenue par la suite une société anonyme, ayant pour activité 'la protection et décoration de pièces industrielles ou non' a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Grenoble sous le n° B 326 298 692 et qu'elle bénéficiait d'un bail c ommercial signé le 27 novembre 1982 ; Que cette société SA PANO PUB a cédé à la SARL PANO PUB créée le 31 mai 1994 et immatriculée le 25 juillet 1994 sous le n° B 297 605 536 sa branche autonome d'activité de conception, réalisation, commercialisation et distribution de panneaux publicitaires à compter du 1 er juin 1994 ; Que la SA PANO PUB a ensuite pris la dénomination sociale de PANO PUB FINANCE ; Attendu sur l'antériorité revendiquée d'un nom commercial, qu'il importe peu pour apprécier l'antériorité du signe, qu'une SARL PANO qui a d'ailleurs fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 17 décembre 1991, ait été enregistrée au registre du commerce le 9 décembre 1980, dans la mesure où ce n'est pas la SARL PANO qui a déposé la marque PANO le 26 juin 1984 ; Que s'il est indiqué aux termes du rapport du commissaire aux apports, que l'apport de la SA PANO PUB à la SARL PANO PUB est constitué entre autres de la clientèle, du nom commercial, du droit au bail dont bénéficie la société apporteuse, la SARL CHORUS fait remarquer à juste titre, d'une part que la dénomination sociale n'a pas été apportée, d'autre part qu'aucun nom commercial portant la dénomination 'PANO PUB' ne figure sur l'extrait K BIS de la première SARL PANO PUB immatriculée le 4 janvier 1983 ; Mais attendu que le droit sur le nom commercial s'acquiert par le premier usage public de ce nom, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve d'une publication au registre du commerce, de sorte qu'il appartient à la SA PANO PUB d'en rapporter la preuve ; Qu'à cet effet la SA PANO PUB verse aux débats un extrait de l'annuaire téléphonique 1983 et 1984 sur lequel apparaît la mention 'SARL PANO PUB' suivie de l'énoncé de son activité, de son adresse et de son numéro de téléphone, ce qui correspond à l'usage de la dénomination sociale de la société et non pas à celui d'un nom commercial ; Que les autres documents produits à savoir des photographies de camionnettes de l'entreprise, de la façade des bâtiments de la société, d'extraits du site internet de celle-ci ne sont pas datés (à l'exception d'une carte de voeux 2006) de sorte qu'ils ne permettent pas d'établir qu'avant les 26 juin 1984 et 13 janvier 1988, dates de dépôt des marques dont s'agit, la SARL PANO devenue SA PANO PUB faisait usage de sa dénomination sociale comme d'un nom commercial ; Que la SA PANO PUB ne saurait par conséquent bénéficier d'une quelconque antériorité de l'usage d'un nom commercial et que le jugement qui a ordonné la cessation de l'utilisation par la SA PANO PUB de la marque 'PANO' sur tous supports sera confirmé sauf à ajouter que cette interdiction s'applique également à son site internet, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Attendu qu'en tout état de cause, la loi donne le droit au titulaire de l'enregistrement de la marque, de demander que l'utilisation du signe antérieur soit limitée ou interdite si elle porte atteinte à ses droits ; Qu'en l'espèce la SARL CHORUS fait grief à la SA PANO PUB d'utiliser l'appellation PANO PUB à titre de marque en la faisant figurer sur des publicités et différents supports sans référence à sa dénomination sociale, ce qui n'est pas contesté par l'appelante qui conclut qu'il est impossible en matière de services d'établir de frontières nette entre l'usage comme nom commercial, dont elle ne dispose pas comme il vient d'être dit, et un usage comme marque, les supports utilisés étant les mêmes ; Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont considéré que la SA PANO PUB créée une similarité lexicale, phonétique et visuelle en utilisant l'orthographe de la marque PANO et en y adjoignant le mot PUB et ce alors que l'énumération des activités de l'appelante et des produits et services couverts par la marque PANO conduit à constater leurs activités similaires voire identiques et le risque de confusion dans l'esprit du public moyennement avisé ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que la SA PANO PUB était l'auteur d'actes de contrefaçon ; Attendu qu'il y a agissements parasitaires lorsqu'un opérateur économique tente d'accaparer la notoriété d'un tiers sans contrepartie, et de profiter de son renom acquis grâce à un travail intellectuel, un savoir-faire ou des investissements publicitaires ou autres ; Que si les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir qu'il y a eu détournement de clientèle ou comportement parasitaire de la SA PANO PUB, en revanche la seule constatation d'actes de contrefaçon qui constituent en tant que tels des actes préjudiciables à la SARL CHORUS, justifie de lui allouer la somme de 10.000 € ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la SARL CHORUS recevable à agir en contrefaçon contre la SA PANO PUB, Confirme le jugement déféré sauf à préciser que l'interdiction de l'utilisation de la dénomination PANO par la SA PANO PUB sur tous supports comprend le support internet également soumis à l'astreinte ordonnée par le tribunal, laquelle courra à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne en cause d'appel la SA PANO PUB à payer à la SARL CHORUS une indemnité de 1.500 € fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA PANO PUB aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile, Signé par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.