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INPI, 20 mars 2024, NL 21-0142

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    NL 21-0142
  • Domaine de propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
  • Marques : Om Records ; OM ; OM RECORDS
  • Numéros d'enregistrement : 4690532 ; 3573710 ; 4685914
  • Parties : OM DEVELOPPEMENT SAS / OM RECORDS LLC (États-Unis)

Résumé

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Texte intégral

NL 21-0142 Le 20/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 7 juillet 2021, la société par actions simplifiée OM DEVELOPPEMENT (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 21-0142 contre la marque n°20/4690532 déposée le 12 octobre 2020, ci-dessous reproduite : Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 L'enregistrement de cette marque, dont la société de droit américain OM RECORDS LLC est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-23 du 11 juin 2021. 2. La demande en nullité a été formée à l'encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 09 : appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; Classe 38 : Télécommunications ; communications radiophoniques ; fourniture d'accès à des bases de données ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». 3. Le demandeur invoque l'existence d'un risque de confusion avec deux droits antérieurs, à savoir : - La marque française antérieure portant sur le signe semi-figuratif OM n° 3573710 déposée le 6 mai 2008, enregistrée le 10 octobre 2008, régulièrement renouvelée et ayant fait l'objet d'un transfert total de propriété au profit de la société OM DEVELOPPEMENT publié au BOPI 2021-02 du 15 janvier 2021 ; - La marque française antérieure portant sur le signe verbal OM RECORDS n° 4685914 déposée le 26 septembre 2020, enregistrée le 22 janvier 2021 et ayant fait l'objet d'un transfert total de propriété au profit de la société OM DEVELOPPEMENT publié au BOPI 2021-02 du 15 janvier 2021. 4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. 5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courrier simple et courriel adressés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée. 6. Suite au rattachement électronique effectué par un mandataire du titulaire de la marque contestée, la demande en nullité a été notifiée à ce dernier à l'adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 25 août 2021, reçu le 30 août 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d'observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois dans les délais impartis. 8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 11 avril 2022. 9. Toutefois, en raison de l'existence d'une demande administrative en nullité formée devant l'Institut à l'encontre de la marque antérieure OM RECORDS n° 4685914, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 25 avril 2022. 10. La demande en nullité à l'encontre de la marque antérieure précitée ayant été rejetée et en l'absence de recours contre cette décision, la présente procédure a repris au stade où elle se trouvait à la date de sa suspension. Prétentions du demandeur 11. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient : - Que les produits et services sont pour certains identiques et pour d'autres similaires et que le signe contesté est, d'une part, visuellement et phonétiquement fortement similaire et intellectuellement identique à la marque antérieure OM, et, d'autre part, visuellement, phonétiquement et intellectuellement identique à la marque antérieure OM RECORDS, de sorte qu'il en résulte un risque de confusion ; - Que « la marque française « OM » bénéfice d'une réelle notoriété » et que cette notoriété est « de nature à renforcer ses droits sur sa marque et à lui conférer un caractère distinctif important, de sorte que le risque de confusion est plus élevé et doit s'étendre à des produits qui présenteraient un degré moindre de similarité »; - Que les marques dont dispose le titulaire forment une famille de marques autour du terme OM de sorte que « le consommateur confronté à une marque « om » peut se méprendre sur la provenance ou l'origine des produits ou des services couverts par la marque litigieuse et estimer, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille de marques « OM » ». Et en conséquence demande à l'Institut de prononcer la nullité de la marque contestée. 12. Dans ses premières observations en réponse le demandeur : - Conteste l'autorité de la chose jugée, en ce que, l'opposition n° 20-4923 ayant été déclarée irrecevable en application de l'article R.712-14 du Code de la propriété intellectuelle, l'Institut ne s'est pas prononcé sur le fond ; - Conteste le défaut de qualité à agir en ce qu'à la date de la demande en nullité, le 7 juillet 2021, le demandeur était bien titulaire des droits antérieurs invoqués, suite au transfert total de propriété des marques antérieures inscrit le 11 décembre 2020 ; - Réitère ses arguments sur l'existence d'un risque de confusion et conteste les arguments du titulaire relatifs à l'usage antérieur de la marque contestée en Europe et aux Etats Unis. 13. Dans ses deuxièmes et dernières observation en réponse, le demandeur développe son argumentation relative à l'absence d'autorité de la chose jugée et réitère les arguments précédemment invoqués. Il demande également le remboursement, par le titulaire de la marque contestée, des frais exposés, conformément à l'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle. Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée soutient que : - La demande en nullité est irrecevable du fait : o de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision de l'INPI n° 20-4923 o du défaut de qualité à agir de la société OM DEVELOPPEMENT - La demande en nullité est mal fondée en ce que le titulaire de la marque contestée « utilise la marque sur le territoire concerné depuis des décennies alors que l'Olympique de Marseille vient d'introduire sa marque « OM Records » sur le marché français » et que « [le demandeur] ne peut se prévaloir d'une notoriété dans le domaine de la musique, il ne s'aurait déjouer l'enregistrement de la marque [contestée] ». Ainsi, il demande à l'Institut de rejeter la demande en nullité. 15. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère et développe son argumentation relative à l'irrecevabilité de la demande en nullité du fait de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision de l'INPI n° 20-4923 entre les mêmes parties, demandant la même chose et se basant sur la même cause. 16. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère et développe son argumentation relative à l'irrecevabilité de la demande en nullité du fait de l'autorité de la chose jugée. Il demande, en outre, à l'Institut de mettre à la charge du demandeur le remboursement des frais qu'il a engagés pour sa défense.

II.- DECISION

A. Sur le droit applicable 17. Conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l'enregistrement d'une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 18. A cet égard, l'article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ». 19. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. Sur la recevabilité de la demande 1. Sur l'autorité de la chose jugée 20. Le titulaire de la marque contestée a soulevé l'irrecevabilité de la présente demande en nullité, tirée de l'autorité de la chose jugée, le demandeur ayant formé initialement une opposition à l'encontre de la marque contestée, laquelle a été déclarée irrecevable. 21. Le demandeur rappelle que l'Institut n'a pas statué sur le fond dans le cadre de la procédure d'opposition invoquée, celle-ci ayant été déclarée irrecevable et ne s'est donc pas prononcé sur l'existence d'un risque de confusion entre les marques. Il relève en outre que « la demande actuelle est différente puisqu'elle tend à faire annuler un enregistrement de marque et non empêcher qu'un enregistrement soit délivré ». 22. L'article R.716-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours ». 23.A donc autorité de la chose jugée toute décision définitive rendue par une autorité compétente qui présente avec le litige en cours une identité d'objet, de cause et de parties, ces conditions étant cumulatives. 24.En l'espèce, l'INPI a rendu le 21 mai 2021 une décision d'irrecevabilité de l'opposition OP20-4923 formée par la société OM DEVELOPPEMENT sur la base des droits antérieurs visés au point 3 et à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque contestée. 25. Toutefois, si cette décision d'opposition a été rendue entre les mêmes parties, force est de constater que les procédures d'opposition à enregistrement d'une marque et de nullité n'ont pas le même objet, la première visant à obtenir le rejet d'une demande d'enregistrement de marque, alors que la seconde a pour objet l'annulation d'une marque déjà enregistrée. 26. En outre, comme le relève à juste titre le demandeur, l'opposition ayant été déclarée irrecevable, l'Institut ne s'était pas prononcé sur le fond. 27. Ainsi, en l'absence d'autorité de la chose jugée de la décision d'irrecevabilité de l'opposition OP20-4923 sur la présente demande en nullité, il n'y a pas lieu de déclarer cette dernière irrecevable. 28. Dès lors la demande d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée est rejetée. 2. Sur la qualité à agir 29. Dans ses premières observations, le titulaire soutient que « le titulaire de la « marque antérieure » sur laquelle est fondée la demande de nullité contestée, est la société Olympique de Marseille SASP […] » de sorte que la demande de nullité doit être déclarée irrecevable comme « formulée par la société OM DEVELOPPEMENT ». 30. Aux termes des dispositions de l'article L.716-2 II du Code de la propriété intellectuelle : «sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l'article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment : 1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3 ». 31. L'article Article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu' : «Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité […].». 32. En l'espèce, il y a lieu de constater que la demande en nullité a été formée le 7 juillet 2021 au nom de OM DEVELOPPEMENT. 33. Force est de constater qu'à cette date la société OM DEVELOPPEMENT était bien titulaire des marques antérieures, suite à leur transfert de propriété à son profit, lequel a été publié au BOPI 2021-02 du 15 janvier 2021. 34. La demande d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir du demandeur est donc rejeté. C. Sur le principe de territorialité 35. En application du principe de territorialité de la protection attachée à une marque, la validité d'une marque française doit s'apprécier au regard des dispositions du droit interne français, lequel ne prévoit de protection d'une marque française qu'à compter de sa date de dépôt à l'INPI, et ce nonobstant d'éventuelles protections obtenues auparavant sur ce signe dans d'autres Etats. 36. A cet égard, ne saurait prospérer les arguments du titulaire de la marque contestée qui, dans ses premières observations en réponse, relève qu'il « bénéficie de la protection du droit des marques aux États-Unis pour le nom « Om Records » depuis au moins 1998, date à laquelle il a enregistré ce nom auprès de l'Office américain des brevets et des marques (numéro d'enregistrement 2161510) [et où] la protection des marques s'acquiert par l'utilisation de la marque, même sans enregistrement » de sorte qu'il « a continué à bénéficier d'une protection juridique en raison de son utilisation continue et ininterrompue de la marque dans le commerce au cours du dernier quart de siècle ». 37. Ainsi, le bien-fondé de la présente demande en nullité doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement des marques antérieures invoquées et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par la marque française contestée. D. Sur le fond 38. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. 39. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque antérieure OM n° 3573710 a. Sur les produits et services 40. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 41. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits et services de la marque contestée à savoir : « appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; Télécommunications ; communications radiophoniques ; fourniture d'accès à des bases de données ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». 42. La marque antérieure est enregistrée pour les produits et services suivants invoqués par le demandeur: « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Télécommunications ; communications radiophoniques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 43. Ainsi, force est de constater qu'une partie des produits et services de la marque contestée se retrouvent dans des termes identiques ou proches dans le libellé de la marque antérieure et que les autres présentent les mêmes nature, fonction/objet et destination que ceux invoqués de la marque antérieure. 44. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur, que l'Institut fait siens et auxquels le titulaire n'a pas répondu. 45. Par conséquent, les produits et services de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. b. Sur les signes 46. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 47. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : 48. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 49. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.  L'impression d'ensemble produite par les signes 50. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d'un élément verbal dans une présentation de couleur. 51. Visuellement et phonétiquement les signes ont en commun l'élément verbal identique OM, prononcé pareillement [o-m]. 52. Intellectuellement, l'élément verbal OM, commun aux deux signes, n'a pas de signification particulière en langue française. 53. Ils diffèrent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par la présence du terme RECORDS au sein du signe contesté et visuellement par la présence d'une couleur au sein de la marque antérieure. 54. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit tempérer ces différences (infra points 56 à 59). 55. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles et phonétiques moyennes.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 56. Il y a lieu de relever que l'élément verbal commun OM apparaît intrinsèquement distinctif au regard des produits et services en présence, dès lors qu'il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits et services, ni n'en évoque une caractéristique précise. 57. En outre, au sein du signe contesté, le terme RECORDS présente, à tout le moins, un faible caractère distinctif dès lors qu'il sera aisément compris comme la traduction en anglais du terme « enregistrements » par le consommateur ayant une connaissance basique de l'anglais, lequel le comprendra dès lors comme une indication descriptive au regard des produits et services désignés, à savoir qu'ils permettent l'enregistrement audio et/ou vidéo ou qu'ils sont en lien avec des enregistrements. 58. De même, au sein de la marque antérieure, la présentation en couleur n'altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'élément verbal OM. 59. Par conséquent, les signes présentent des similitudes visuelles et phonétiques moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents o Le public pertinent 60. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 61. En l'espèce, il n'est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d'une attention moyenne et que les produits et services en présence s'adressent tant au grand public qu'aux professionnels. o Le caractère distinctif de la marque antérieure 62. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 63. La connaissance de la marque antérieure est invoquée par le demandeur en ces termes : « Le club de football l'Olympique de Marseille, communément appelé l'OM, a été fondé le 31 août 1899. Depuis sa création, la tenue officielle et historique du club est un maillot blanc marqué de deux lettres bleues « O » et « M », telles que représentées dans la marque antérieure . Dès 1919, le club a réellement commencé à se construire une réputation au-delà des Bouches-du-Rhône. En 1924, l'OM remporte sa première Coupe de France. Il s'agit du premier club provincial à remporter cette Coupe. L'OM a réédité cette performance en remportant trois nouveaux trophées de la Coupe de France en 1926, 1927, 1935, 1937, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976 et 1989. Par ailleurs, l'OM se distingue par le recrutement d'entraineurs et joueurs de renom. Le palmarès et la renommée de l'Olympique de Marseille sont établis en France et dans le monde. Le PSG victime de la notoriété de l'OM (sports.fr) OM - Quillot : "L'OM est une marque connue dans le monde entier" (footmarseille.com) Chaque match de l'OM est regardé par plus de 1,8 millions de téléspectateurs. De façon incontestable, la marque française « OM » bénéfice d'une réelle notoriété. Cette notoriété ou connaissance par une partie significative du public est de nature à renforcer ses droits sur sa marque et à lui conférer un caractère distinctif important, de sorte que le risque de confusion est plus élevé et doit s'étendre à des produits qui présenteraient un degré moindre de similarité ». 64. Toutefois, force est de constater qu'aucune pièce n'est produite aux fins de justifier de cette connaissance, outre qu'il n'est pas indiqué pour quels produits et services de la marque antérieure OM cette connaissance est revendiquée. 65. Enfin, il y a lieu de rappeler que la seule citation des liens hypertextes ne peut être prise en compte dans la mesure où l'accès aux pages web correspondantes n'est pas garanti ni leurs contenus exacts et constants, et ne permet donc pas au titulaire de la marque contestée, ni à l'Institut, d'en apprécier la pertinence. 66. A cet égard, la simple mention des sites sports.fr et footmarseille.com ne saurait être prise en compte. En outre, si les liens hypertextes sont accompagnés des indications « Le PSG victime de la notoriété de l'OM » (sports.fr) et « OM - Quillot : "L'OM est une marque connue dans le monde entier" (footmarseille.com ) », force est de constater qu'aucune date n'est indiquée et que le contenu correspondant à ces liens n'est pas reproduit, de sorte que ces liens et citations ne sauraient établir cette connaissance. 67. Par conséquent, la distinctivité de la marque antérieure doit être considérée comme normale. d. Appréciation globale du risque de confusion 68. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 69. En l'espèce, en raison des identité et similarité des produite et services en cause, de la forte similitude entre les signes, et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces produits et services. 70. Le fait que les produits et services en présence puissent faire l'objet d'un degré d'attention plus élevé de la part d'une partie du public n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. 71. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l'ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. 2. Sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque antérieure OM RECORDS n° 4685914 a. Sur les produits et services 72. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 73. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits et services de la marque contestée à savoir : « appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; Télécommunications ; communications radiophoniques ; fourniture d'accès à des bases de données ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». 74. La marque antérieure est enregistrée pour les produits et services suivants invoqués par le demandeur: « tablettes, ordinateurs; montres intelligentes ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement numériques ; production de films ; montage de programmes sonores, audiovisuels et multimédias ; divertissement ; organisation d'événements à des fins culturelles ou de divertissement, services de billetterie et réservation de places de spectacle ; cours de musique, académie de musique ; services de librairie musicale, émission de télévision ou de radio (divertissement) ; organisation de concours ; formation dans le domaine musical, et de l'écriture de chansons ; publication notamment électronique de livres; publication en ligne sur un réseau informatique d'informations à caractère culturel, éducatif ou de divertissement, service de jeux en ligne». 75. Ainsi, force est de constater que les « appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; Télécommunications ; communications radiophoniques ; fourniture d'accès à des bases de données ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque contestée se retrouvent dans des termes identiques ou proches dans le libellé de la marque antérieure et que les autres présentent les mêmes nature, fonction/objet et destination que ceux invoqués de la marque antérieure, ou présentent avec ces derniers un rapport de complémentarité.. 76. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur, que l'Institut fait siens et auxquels le titulaire n'a pas répondu. 77. Par conséquent, les produits et services de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. b. Sur les signes 78. La marque contestée porte sur le signe verbal OM RECORDS reproduit ci-dessous : 79. La marque antérieure porte sur le signe verbal OM RECORDS, reproduit ci-dessous : 80. A titre liminaire, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du titulaire de la marque contestée visant à comparer une marque figurative OM RECORDS avec le signe contesté dès lors que cette dernière n'est nullement invoquée par le demandeur à l'appui de la présente demande en nullité. 81. Il convient de rappeler que la reproduction s'entend de la reprise de la marque antérieure à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. 82. En l'espèce, la marque contestée est composée, tout comme la marque antérieure, des deux éléments verbaux OM RECORDS de sorte qu'elle en constitue la reproduction à l'identique, la présence de lettres minuscules pouvant passer inaperçue aux yeux du consommateur moyen. c. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 83. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 84. En l'espèce, il n'est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d'une attention moyenne et que les produits et services en présence s'adressent tant au grand public qu'aux professionnels.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 85. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 86. En l'espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, dont le signe, pris dans son ensemble, ne présente pas de lien direct avec les produits et services invoqués, doit être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 87. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 88. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits et services, de l'identité des signes et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces produits et services. 89. Le fait que les services en présence puissent faire l'objet d'un degré d'attention plus élevé de la part d'une partie du public en cause n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. 90. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l'ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. 3. Sur l'existence d'une famille de marques 91. En revanche, ne saurait être retenu l'argument du demandeur selon lequel le risque de confusion avec les marques antérieures est aggravé du fait de l'appartenance de ces marques antérieures à une famille de trente-cinq marques formée autour de la dénomination OM. En effet, seules les marques antérieures invoquées servant de base à la présente procédure doivent être prises en compte, lesquelles sont seulement au nombre de deux, ce qui est insuffisant pour établir l'existence d'une famille de marques. 4. Conclusion 92. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée : - Nulle pour l'ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée sur le fondement de l'atteinte à la marque n° 3573710 (point 71). - Nulle pour l'ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée sur le fondement de l'atteinte à la marque n° 4685914 (point 90). E. Sur la répartition des frais 93. L'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 94. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée indique, dans son article 2.II. qu' « au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance » (…). c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l'article 2.III que « pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 95. En l'espèce, les parties ont respectivement sollicité la de prise en charge des frais de procédure (et de représentation) par la partie perdante dans leurs dernières observations respectives. 96. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits et services visés par celle-ci. 97. Par ailleurs, la procédure d'instruction a donné lieu au maximum des échanges écrits entre les parties, chacune représentée par un mandataire. 98. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0142 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n°20/4690532 est déclarée nulle pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement. Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société OM RECORDS LLC au titre des frais exposés. 17

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