INPI, 16 mai 2011, 10-4891

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • terme • société • propriété • déchéance • animaux • risque • preuve • production • publication • rejet • requête • service • tiers • transmission

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
7 février 2012
INPI
16 mai 2011

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-4891
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PERLE BLANCHE D'UTAH ; LA PERLE D'UTAH BEACH
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 96652544 ; 3760433
  • Parties : PRF / EARL LA PERLE D'UTAH BEACH EARL

Résumé

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Texte intégral

OPP 10-4891 / JG16/05/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EARL LA PERLE D’UTAH BEACH (EARL) a déposé, le 13 août 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 760 433 portant sur le sig ne verbal LA PERLE D’UTAH BEACH. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Huîtres ; Viande, poisson, volaille et gibier ; crustacés (non vivants) ; Animaux vivants ; crustacés vivants ». Le 17 novembre 2010, la société PRF (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PERLE BLANCHE D’UTAH, renouvelée par déclaration du 21 novembre 2006 sous le n° 96 652 544, dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. Cette marque porte notamment sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; animaux vivants ». L’opposition a été notifiée le 4 décembre 2010 à la déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité l’opposant à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 1er février 2011, des pièces ont été fournies par celui-ci dans le délai imparti. Le 24 mars 2011, l’Institut a, par télécopie confirmée par courrier, notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société déposante a contesté le bien fondé de ce projet et présenté des observations, auxquelles la société opposante a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société PRF fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument quant à la comparaison des produits. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste les preuves d’usage fournies par la société opposante. Elle conteste la comparaison des signes faite par l’Institut en invoquant, à la seconde reprise, le caractère faiblement distinctif des termes PERLE et UTAH / UTAH BEACH, ainsi que les différences entre les signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LAMARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, "Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces." ; CONSIDERANT que selon l'article R 712-18 du Code de la Propriété Intellectuelle, "la procédure d'opposition est clôturée : 1) Lorsque l'opposant …n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue…" ; Que sur l'invitation du titulaire de la demande contestée, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, plusieurs copies de factures datées des mois d’octobre 2010 à janvier 2011 portant sur des huitres avec la mention PERLE BLANCHE D’UTAH ; Qu'il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces sont fournies, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque et qu'elles portent sur au moins un des produits ou services sur lesquels la marque antérieure fonde son opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance de la marque en cause ; Qu'à cet égard, il n'est nullement établi, contrairement à ce que soutient la déposante, que les termes PERLE BLANCHE D’UTAH tels que mentionnés dans les documents précités, seraient employés comme « termes génériques visant à décrire un produit » ; Qu'en outre, ne saurait être retenu l'argument de la déposante selon lequel les documents fournis porteraient sur les termes LA PERLE BLANCHE D’UTAH, alors que la marque antérieure telle que déposée ne comporte pas l’article LA placé en attaque ; qu'en effet, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur le point de savoir si l'usage de la marque sous une forme qui ne reprend pas l'intégralité du signe en cause constitue ou non un usage sous une forme modifiée altérant le caractère distinctif de la marque ; Qu'enfin, il importe peu, contrairement aux allégations de la déposante, que les documents fournis par l'opposante soient postérieurs à la date de dépôt et de la publication de la demande d’enregistrement, dès lors que ces pièces sont antérieures à la date de la demande de preuve d’usage, à savoir le 26 janvier 2011 ; Qu'ainsi, les pièces fournies attestent d'un usage en France à titre de marque du signe PERLE BLANCHE D’UTAH en cause et portent sur des produits invoqués à l'appui de l'opposition ; Qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend la déposante, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B- SUR LE FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Huîtres vivantes ; huitres non vivantes ; Viande, poisson, volaille et gibier ; crustacés (non vivants) ; Animaux vivants ; crustacés vivants » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; animaux vivants ». CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LA PERLE D’UTAH BEACH, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PERLE BLANCHE D’UTAH. CONSIDERANT que l’opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en présence sont composés de cinq éléments verbaux pour le signe contesté et de quatre éléments verbaux pour la marque antérieure. CONSIDERANT que visuellement, les signes sont de longueur identique (un ensemble de dix-sept lettres) et ont en commun les termes PERLE / D’UTAH, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que sur le plan phonétique, ces signes ont en commun les sonorités [perle] et [duta] ; Que les signes diffèrent par la présence du terme BEACH et de l’article LA au sein du signe contesté et du terme BLANCHE dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Que l’association du terme PERLE et de l’élément D’UTAH apparait distinctive, contrairement à ce que soutient la déposante ; Que cette association est dominante au sein du signe contesté, dès lors que le terme anglais BEACH, compris par le consommateur français comme signifiant « plage », vient seulement qualifier le terme UTAH et que l’élément LA est un simple article défini ; Qu’il en va de même dans la marque antérieure le terme BLANCHE venant seulement qualifier le terme PERLE ; Qu’il résulte ainsi de ces ressemblances visuelles et phonétiques une même impression d’ensemble entre les signes ; Qu’à cet égard, contrairement aux arguments de la société déposante réitérés dans ses observations faisant suite au projet de décision, les différences visuelles et phonétiques entre les signes ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces derniers, qui restent dominés par la même association verbale. CONSIDERANT que le déposant invoque une différence d’évocation entre les deux signes, le signe contesté « [faisant] référence à une huitre produite près de la plage normande d’Utah Beach » et la marque antérieure « à une huitre blanche produite aux Etats-Unis » ; que toutefois, ces significations risquent d’échapper à un consommateur d’attention et de culture moyennes. CONSIDERANT que ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante selon laquelle le terme PERLE est un terme générique dans le domaine ostréicole ; qu’en effet ce terme ne constitue pas la désignation générique, nécessaire et usuelle des produits en présence, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique ; qu’il est donc distinctif ; Qu’en outre, le déposant ne démontre pas que ce terme serait si fréquemment utilisé qu’il aurait perdu son caractère distinctif au regard des produits en présence, la citation de vingt-trois marques comportant ce terme (sans autre indication quant à leur portée ou leur titulaire) ne fournissant pas la preuve de son caractère usuel ; Que de même, les termes UTAH BEACH et UTAH n’apparaissent pas dépourvus de caractère distinctif ; qu’en effet, il n’est pas établi par le déposant que ces termes seront perçus par le consommateur comme des « indications géographiques [désignant] le lieu de production des produits » ; Qu’en tout état de cause, le risque de confusion ne résulte pas de l’un des de l’impression produite par les deux signes pris dans leur ensemble, résultant de l’association des termes PERLE et UTAH ; Qu’enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante ayant trait au caractère trompeur du terme UTAH de la marque antérieure sur la provenance de certains des produits ; Qu’en effet, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer, sur requête d’un tiers, sur des motifs absolus de rejet d’une marque dans le cadre de la procédure d’opposition. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que compte tenu des ressemblances précédemment relevées entre les signes, de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants et de l’identité et la similarité de certains produits en cause, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. Qu’ainsi, le signe verbal LA PERLE D’UTAH BEACH ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PERLE BLANCHE D’UTAH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-4891 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 10 3 760 433 est rej etée. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Jean Y CAILLIEZChef de Groupe