Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 12 janvier 2018
Cour d'appel de Paris 21 septembre 2018

Tribunal de Grande Instance de Paris, 12 janvier 2018, 2016/08579

Mots clés société · nullité · déchéance · contrefaçon · produits · marque · procédure civile · règlement · déposée · sociétés · statuer · action · prétention · collections · issu

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2016/08579
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MASTERS ; MASTERS COLORS ; MASTERS COLORS PARIS ; LIGHT MASTER ; MASTER HI-LIGHT ; MASTER OMBRE ; MASTER GRAPHIC ; MASTER BLUR ; MASTER SCULPT ; MASTER DESIGN ; MASTER FILL ; MAYBELLINE MASTER STROBING LIQUID ; MASTER
Classification pour les marques : CL03
Numéros d'enregistrement : 3029414 ; 3112457 ; 3790207 ; 10692655 ; 11735834 ; 12119632 ; 12107041 ; 12665601 ; 13803721 ; 13853957 ; 13803671 ; 14974935 ; 1720580
Parties : GUINOT SAS / L'ORÉAL SA (intervenante volontaire) ; GEMEY MAYBELLINE GARNIER SNC ; GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK SNC

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 janvier 2018

3ème chambre 3ème section N° RG : 16/08579

Assignation du 20 mai 2016

DEMANDERESSE, défenderesse à l'incident S.A.S. GUINOT 1 rue de la Paix 75002 PARIS représentée par Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P03 62

DEFENDERESSES, demanderesses à l'incident S.A. L'OREAL, intervenante volontaire 14 rue royale 75008 PARIS

S.N.C.GEMEY MAYBELLINE GARNIER 16 place Vendôme 75001 PARIS

S.N.C.GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK 16 place Vendôme 75001 PARIS représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025 & Maître Céline BEY, de GOWLING WLG (FRANCE) AARPI, avocat au barreau de PARIS

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline P, Greffier

DEBATS À l'audience du 12 décembre 2017, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 12 janvier 2018.

ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société GUINOT SAS, créée en 1963, se présente comme étant avec sa filiale MARY COHR le leader mondial des produits cosmétiques et de soin pour les instituts de beauté, devenue une

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI référence compte tenu notamment du développement exponentiel de ses franchises. Elle revendique ainsi 17.000 instituts dans plus de 70 pays exploités sous l'une ou l'autre de ces enseignes, qui utilisent les produits commercialisés par la société GUINOT sous différentes marques parmi lesquelles :

-la marque française verbale MASTERS n°003029414 déposée le 22 mai 2000 ;

-la marque française semi-figurative MASTERS COLORS n°013112457 déposée le 19 juillet 2001 :

Régulièrement renouvelées et enregistrées pour désigner en classe 3 des : «savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes non médicamenteuses pour la peau » ;

-la marque française semi-figurative n° 103 790207, déposée le 14 décembre 2010 pour désigner en classe 3 des produits de : « savons; parfums; cosmétiques; maquillages; huiles essentielles; préparations et crèmes non médicamenteuses pour le soin de la peau, du visage et du corps ; lotions pour les cheveux » :

La société L'OREAL SA créée en 1909, se présente comme exerçant une activité de conception, fabrication et de distribution de produits de beauté et de parfums. Ses filiales GEMEY MAYBELLINE GARNIER et GEMEY PARI S-MAYBELLINE NEW YORK sont notamment spécialisées dans la commercialisation de produits cosmétiques grand public. En 2011, la société GEMEY MAYBELLINE GARNIER a lancé sous la marque MAYBELLINE NEW YORK les produits de maquillage liners MASTER GRAPHIC, MASTER INK et MASTER PRECISE, les

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI crayons khôls MASTER DRAMA, MASTER SHAPE et MASTER SMOKY, le feutre MASTER KAJAL et les fards MASTER BROW, MASTER CONTOUR et MASTER SCULPT. Dans la perspective de cette exploitation, la société L'OREAL a procédé au dépôt d'une série de marques de l'Union européenne à savoir : - la marque « LIGHT MASTER » n° 1069265 5 déposée le 2 mars 2012; - la marque « MASTER HI-LIGHT » n°11735834 déposée le 12 avril 2013 ; - la marque « MASTER OMBRE » n°12119632 déposée le 9 février 2013 ; - la marque « MASTER GRAPHIC » n° 12107041 déposée le 2 septembre 2013 ; - la marque « MASTER BLUR » n° 12665601 déposée le 5 mars 2014 ; - la marque « MASTER SCULPT » n°13803721 déposée le 9 mars 2015 ; - la marque « MASTER DESIGN » n° 13853957 déposée le 19 mars 2015 ; - la marque « MASTER FILL » n° 13803671 déposée le 23 juin 2015 ; - la marque « MAYBELLINE MASTER STROBING LIQUID » n° 14974935 déposée le 4 janvier 2016. La société L'OREAL est également titulaire de la marque de l'Union européenne «MASTER» n°1720580, déposée le 22 juin 2000 pour désigner les «sentons de toutes sortes et sous toutes les formes, à l'exception des savons médicinaux ; produits de parfumerie, cosmétiques et de maquillage».

Constatant que les sociétés GEMEY MAYBELLINE GARNIER et GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK appartenant au groupe L'OREAL commercialisaient des produits sous les termes « MASTER SCULPT », « MASTER INK », « MASTER GRAPHIC », « MASTER PRECISE », « MASTER SMOKY », « MASTER DRAMA », « MASTER SHAPE », « MASTER CONTOUR », « MASTER BROW » et « MASTER KAJAL » correspondant pour certains à des marques de l'Union européenne déposées par la société L'OREAL à savoir « MASTER PRECISE » n°11567203, « MASTER SMOKY » n°11567104, «MASTER DRAMA »n° 11566544, «MASTER SHAPE » n°11566262, « MASTER SCULPT » n°013803721, « MASTER GRAPHIC » n°012107041, « MASTER CAMO » n°15050859 et « MASTER BRONZE » n°15152267, et estimant que ces exploitations portaient atteinte à ses droits, la société GUINOT a fait assigner les sociétés GEMEY MAYBELLINE GARNIER et GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK par acte du 20 mai 2016 en contrefaçon de marques sur le fondement de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle et actes de concurrence déloyale.

Les défenderesses ont conclu au fond le 14 février 2017 et la société L'OREAL est intervenue volontairement à l'instance pour faire valoir ses droits sur la marque de l'Union européenne « MASTER »

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI n° 1720580 déposée le 22 juin 2000 en revendiquant la priorité de la marque internationale « MASTER » n°374511 désignant la France, déposée le 12 janvier 1971.

Parallèlement sur la base de la marque française n°3 790207 «MASTERS COLORS PARIS» déposée le 14 décembre 2010, la société GUINOT a formé opposition à l'enregistrement des demandes de marques de l'Union européenne suivantes: - « MASTER DUO », n° 11577574, le 15 février 2013 ; - «MASTER DRAMA» n°l11566544, le 12 février 2013 ; - «MASTER SHAPE» n° 11566262, le 12 février 2013 ; - «MASTER SMOKY» n° 1156710, le 12 février 2013 ; - «MASTERPRECISE» n° 11567203, le 12 février 2013. La chambre de recours de 'EUIPO a par quatre décisions rendues le 23 février 2016, confirmé celles de la division d'opposition en date du 4 septembre 2014 faisant droit aux demandes de la société GUINOT relatives aux signes « MASTER PRECISE », « MASTER SMOKY », « MASTER DRAMA » et « MASTER SHAPE » et le 30 août 2017, la société L'OREAL a initié un recours à rencontre des décisions rendues par le TUE le 26 juin 2017 rejetant l'enregistrement des marques comprenant le terme MASTER. Ces procédures sont actuellement pendantes devant la CJUE.

Par conclusions au fond signifiées le 27 avril 2017, la société GUINOT a formé des demandes d'une part, en déchéance de la marque de l'Union européenne « MASTER » n° 17205 80 et d'autre part, en nullité pour fraude et pour contrefaçon des marques de l'Union européenne « MASTER » n°1720580, « MASTER GRAPHIC » n°01210741, « MASTER SCULPT » n°013803721, « MAYBELLINE MASTER STROBING LIQUID » n°14974935, « MASTER DESIGN » n° 13853957, « MASTER FILL » n°13803671, « MASTER BLUR » n° 12665601, « MASTER OMBRE » n°12119632, « MASTER GRAPHIC » n°12107041, « MASTER HI-LIGHT » n°11735834 et « LIGHT MASTER » n°10692655.

La société GEMEY MAYBELLINE GARNIER a par ailleurs postérieurement à l'introduction de l'instance lancé 2 nouveaux produits à savoir « MASTER CAMO » et « MASTER BRONZE », les demandes d'enregistrement de ces deux signes ayant également fait l'objet d'une opposition.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 septembre puis le 30 novembre 2017, les sociétés GEMEY MAYBELLINE GARNIER SNC, GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK SNC et L'OREAL SA demandent au juge de la mise en état de : DECLARER les sociétés L'OREAL, GEMEY MAYBELLINE GARNIER, et GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK recevables et bien fondées en leur exception d'incompétence; DECLARER le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour prononcer la déchéance de la marque européenne « MASTER » n° 1720580 appartenant à la société L'OREAL;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI DECLARER le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour prononcer la nullité des marques de l'union européenne suivantes appartenant à la société L'OREAL : MASTERn°1720580 MASTER GRAPHIC n°01210741 MASTER SCULPT n°013803721 MAYBELLINE MASTER STROBING LIQUID n°14974935 MASTER DESIGN n° 13853957 MASTER FILL n° 13803671 MASTER BLUR n° 12665601 MASTER OMBRE n°12119632 MASTER GRAPHIC n°12107041 MASTER HI-LIGHT n° 11735834 LIGHT MASTER n°10692655 INVITER la société GUINOT à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes de l'EUIPO; DEBOUTER la société GUINOT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société GUINOT au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société GUINOT aux dépens du présent incident.

Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2017, la société GUINOT demande au juge de la mise en état de: Vus les articles 52, 53 et 96 du Règlement 207/2009 et les dispositions de l'article 64 du code de procédure civile, DEBOUTER les sociétés GEMEY MAYBELLINE GARNIER, GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK et L'OREAL de leur demande d'incompétence ; CONDAMNER les sociétés GEMEY MAYBELLINE GARNIER, GEMEY PARIS- MAYBELLINE NEW YORK et L'OREAL à payer à la société GUINOT la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'incident a été plaidé à l'audience du 12 décembre 2017 et mis en délibéré au 12 janvier 2018.


MOTIFS DE LA DECISION :


Les sociétés GEMEY MAYBELLINE GARNIER, GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW YORK et L'OREAL font valoir que l'EUIPO ayant une compétence de principe pour statuer sur la validité des marques de l'Union européenne les demandes reconventionnelles en nullité ou en déchéance visées à l'article 100 du Règlement, qui seules peuvent être tranchées par les tribunaux nationaux, sont exclusivement celles soulevées à titre de moyen de défense par le défendeur à l'occasion d'une action en contrefaçon engagée à titre principal par le titulaire de cette même marque, et que la société GUINOT n'est pas le défendeur

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI originaire à l'instance mais bien le demandeur à une action en contrefaçon qu'elle a initiée. Elles ajoutent que le seul fait que la société L'OREAL soit intervenue volontairement à l'instance ne saurait avoir pour effet de qualifier les demandes formulées par la société GUINOT de reconventionnelles.

La société GUINOT répond que le Règlement 207/2009 prévoit que les tribunaux des marques de l'Union européenne sont compétents pour se prononcer sur la nullité d'une marque communautaire lorsqu'elle est demandée à titre reconventionnel et que c'est bien dans le cadre de sa défense contre les demandes formées par la société L'OREAL que la société GUINOT entend obtenir l'annulation des marques européennes dont celle-ci est titulaire, que les demandes reconventionnelles peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire. Enfin elle estime que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal de grande instance pour statuer sur une partie des demandes aurait pu être soulevé au fond de sorte qu'il est à l'évidence invoqué à des fins dilatoires.


Sur ce,


L'article 124 (ancien article 96) du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 recodifiant le Règlement 207/2009 tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 dispose que: « Les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive: a) pour toutes les actions en contrefaçon et -si le droit national les admet- en menace de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne; b) pour les actions en déclaration de non-contrefaçon, si le droit national les admet; c) pour toutes les actions intentées à la suite défaits visés à l'article 11, paragraphe 2; d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne visées à l'article 128 ».

Et selon l'article 128 (ancien article 100) « la demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement ».

étant par ailleurs rappelé que: -selon l'article 58 (ancien article 51) intitulé « causes de déchéance » « le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: (...) » -selon les articles 59 et 60 (anciens articles 52 et 53) « causes de nullité » -relative ou absolue- « la nullité de la marque de l'Union

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: (...) ». « la marque de l'Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: (...) »

Par ailleurs l'article 64 du code de procédure civile définit la demande reconventionnelle comme « la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».

Il ressort de ces dispositions que l'EUIPO est compétent pour statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance d'une marque de l'Union européenne, sauf si celles-ci sont présentées à titre reconventionnel comme moyen de défense dans le cadre d'une action en contrefaçon.

Aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 27 avril 2017, la société GUINOT demande notamment au tribunal de: - « dire et juger que la société L 'OREAL ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la revendication d'ancienneté concernant la marque «MASTER » n°374511 et, subsidiairement prononcer la déchéance des droits de la société L'OREAL sur la marque « MASTER » n°374511, à compter du 12 janvier 1996 »; - « dire et juger qu'en proposant des produits identiques sous les dénominations « MASTER SCULPT», « MASTER INK », «MASTER GRAPHIC », « MASTER PRECISE », « MASTER SMOKY », « MASTER DRAMA », « MASTER SHAPE », « MASTER CONTOUR », « MASTER BROW » et « MASTER-'KAJAL », les sociétés GEMEY MAYBELLINE GARNIER, GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK et L'OREAL se sont rendues coupables de contrefaçon de marques »;

Dans ses conclusions en réponse et en intervention volontaire notifiées le 14 février 2017, les sociétés GEMEY MAYBELLINE GARNIER, GEMEY PARIS-MAYBELLINE NEW-YORK et L'OREAL demandent notamment au tribunal de : - « dire et juger que la société L'OREAL détient des droits antérieurs sur le ferme "MASTER" au titre de sa marque de l'Union européenne n°1729580 déposée le 22 juin 2000 dont l'ancienneté remonte au 12 janvier 1971 »; - « dire et juger que la société GUINOT n'est pas recevable à invoquer ses marques postérieures pour s'opposer à l'usage de cette marque par la société L'OREAL par ses filiales GEMEY MAYBELLINE GARNIER et GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK » ;

Elles invoquent ensuite d'une part la déchéance des droits de la société GUINOT sur les marques semi figuratives « MASTERS » n°003029414 et n°2112457 et d'autre part, l'absence de risque de

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI confusion entre les dites marques et les dénominations MASTER GRAPHIC, MASTER DRAMA, MASTER SHAPE, MASTER SMOKY, MASTER KAJAL, MASTER BROW, MASTER SCULPT, MASTER INK, MASTER CONTOUR et MASTER PRECISE.

Ainsi les demandes de nullité des marques de l'Union européenne MASTER GRAPHIC n°01210741, MASTER SCULPT n°013 803 721, MAYBELLINE MASTER STROBING LIQUID n°14974935, MASTER DESIGN n° 13853957, MASTER FILL n° 13803671, MASTER BLUR n° 12665601, MASTER OMBRE n°12119632, MASTER GRAPHIC n°12107041, MASTER HI-LIGHT n°11735834 et LIGHT MASTER n° 10692655 non seulement ne sont pas formulées en tant que moyen de défense à une action en contrefaçon mais en outre, sont sans lien avec les enjeux du litige portant sur l'exploitation des signes énumérés plus haut de sorte que le tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent pour en connaître.

Il ne peut pas plus statuer sur l'action en nullité et en déchéance des droits de la société L'OREAL sur la marque « MASTER » n° 1720580 invoquée comme antériorité lui conférant des droits sur le terme « MASTER» remontant au 12 janvier 1971, puisque cette prétention de la société GUINOT -demanderesse initiale- n'est pas formulée en réponse à une prétention reconventionnelle de la société L'OREAL mais à un moyen de défense de celle-ci destiné à faire échec aux demandes présentées à son encontre.

L'exception d'incompétence présentée par les sociétés L'OREAL, GEMEY MAYBELLINE GARNIER, et GEMEY PARIS -MAYBELLINE NEW YORK est donc fondée et il y a lieu d'y faire droit en invitant la société GUINOT à mieux se pourvoir des chefs précités.

Les défenderesses n'ayant en application de l'article 771 du code de procédure civile pas d'autre choix que celui de soulever à ce stade de la procédure l'incompétence du tribunal des marques de l'Union européenne, la société GUINOT sera condamnée à leur verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 13 mars 2018 à 14 heures en vue d'une éventuelle clôture et pour les conclusions des sociétés L'OREAL, GEMEY MAYBELLINE GARNIER, et GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK qui devront être notifiées avant" le 6 mars 2018.

Les dépens de l'incident seront supportés par la société GUINOT.

PAR CES MOTIFS

:

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement par remise au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure civile,

DIT que le tribunal de grande instance de Paris saisi à titre principal, n'a pas compétence pour prononcer : -la déchéance ou la nullité de la marque de l'Union européenne « MASTER » n°1720580 appartenant à la société L'OREAL; -la nullité des marques de l'Union européenne MASTER GRAPHIC n°01210741, MASTER SCULPT n°013803721, MAYBELLINE MASTER STROBING LIQUID n° 14974935, MASTER DESIGN n° 13853957, MASTER FELL n° 13803671, MASTER BLUR n° 12665601, MASTER OMBRE n°12119632, MASTER GRAPHIC n°12107041, MASTER HI-LIGHT n° 11735834 et LIGHT MASTER n° 10692655 appartenant à la société L'OREAL;

RENVOIE la société GUINOT à mieux se pourvoir de ces chefs ;

CONDAMNE la société GUINOT à payer aux sociétés L'OREAL, GEMEY MAYBELLINE GARNIER, et GEMEY PARIS -MAYBELLINE NEW YORK ensemble, une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GUINOT aux dépens du présent incident ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 13 mars 2018 à 14 heures en vue d'une éventuelle clôture et pour les conclusions des sociétés L'OREAL, GEMEY MAYBELLINE GARNIER, et GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK qui devront être notifiées avant le 6 mars 2018.

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