INPI, 5 août 2009, 01-0863

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • transmission • société • service • presse • terme • enseignement • publicité • propriété • saisie • risque

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    01-0863
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MALIN ; E-MAIL MALIN
  • Classification pour les marques : 38
  • Numéros d'enregistrement : 99788924 ; 3065495
  • Parties : FRANCE TELECOM SA / NETPARTAGE SOCIETE ANONYME

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 01-0863 / AVP 01/07/2009 PROJET DE DECISIONDéfinitif le 05/08/2009STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NETPARTAGE (société anonyme) a déposé, le 20 novembre 2000, la demande d'enregistrement n° 00 3 065 495 portant sur le sig ne verbal E-MAIL MALIN. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques et optiques. Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques Produits de l'imprimerie ; photographies ; Gestion de fichiers informatiques. Services de saisies et de traitement de données. Conseil de gestion informatique Service de publicité et d'informations commerciales par réseaux Internet Service de transmissions d'informations par voie télématique. Communications par terminaux d'ordinateurs Services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux Internet, transmissions de données commerciales, publicitaires par réseaux Internet, transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet, agence de presse et d'informations Edition de livres, de revues Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement Organisation de loteries Editions de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques Enseignement en informatique. Elaboration (conception) de logiciels Mise à jour de logiciels Location de logiciels informatiques Conseils en matière d'ordinateurs Maintenance de logiciels Conseils techniques informatiques Programmation pour ordinateurs Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données Conception de sites sur Internet, hébergement de sites sur Internet Mise en place de sites sur Internet». Le 28 février 2001, la société France TELECOM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbal MALIN, déposée le 27 avril 1999 et enregistrée sous le n° 99 788 924. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; disques acoustiques ; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, logiciels, appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations et de signaux. Télécommunications, agences de presse et d'information, communication par terminaux d'ordinateurs, surveillance, traitement, émission et réception de données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications ; services de transmission d'information par voie télématique accessibles par codes d'accès ou par terminaux ; services de transmission de données en particulier de transmission par paquet d'informations et d'images, messageries et courriers électroniques et informatiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données et banques d'images, services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé. Education et divertissement, formation et perfectionnement dans le domaine de l'informatique et des télécommunications ; organisation de loteries, organisation de séminaires, de congrès et de concours dans le domaine de l'informatique et des télécommunications ; édition de textes (autres que publicitaires). Location de logiciel ; services de gérance informatique, services d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux informatiques ; services d'assistance technique dans le domaine informatique et des télécommunications ; programmation pour ordinateurs ; création (conception) de programmes pour le traitement de données et de textes d'entreprises, organisations, consultations et conseils techniques dans le domaine des télécommunications et de l'informatique ; conception (élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications ; services d'imprimerie ; services de conseils techniques en informatique». L'opposition a été notifiée, le 27 mars 2001, au titulaire de la demande d’enregistrement qui a présenté des observations en réponse à l’opposition. Suite à une action judiciaire, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette action. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition,sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la seulecomparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques et optiques. Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques Produits de l'imprimerie ; photographies ; Gestion de fichiers informatiques. Services de saisies et de traitement de données. Conseil de gestion informatique Service de publicité et d'informations commerciales par réseaux Internet Service de transmissions d'informations par voie télématique. Communications par terminaux d'ordinateurs Services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux Internet, transmissions de données commerciales, publicitaires par réseaux Internet, transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet, agence de presse et d'informations Edition de livres, de revues Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement Organisation de loteries Editions de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques Enseignement en informatique. Elaboration (conception) de logiciels Mise à jour de logiciels Location de logiciels informatiques Conseils en matière d'ordinateurs Maintenance de logiciels Conseils techniques informatiques Programmation pour ordinateurs Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données Conception de sites sur Internet, hébergement de sites sur Internet Mise en place de sites sur Internet» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure porte sur les produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; disques acoustiques ; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, logiciels, appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations et de signaux. Télécommunications, agences de presse et d'information, communication par terminaux d'ordinateurs, surveillance, traitement, émission et réception de données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications ; services de transmission d'information par voie télématique accessibles par codes d'accès ou par terminaux ; services de transmission de données en particulier de transmission par paquet d'informations et d'images, messageries et courriers électroniques et informatiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données et banques d'images, services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé. Education et divertissement, formation et perfectionnement dans le domaine de l'informatique et des télécommunications ; organisation de loteries, organisation de séminaires, de congrès et de concours dans le domaine de l'informatique et des télécommunications ; édition de textes (autres que publicitaires). Location de logiciel ; services de gérance informatique, services d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux informatiques ; services d'assistance technique dans le domaine informatique et des télécommunications ; programmation pour ordinateurs ; création (conception) de programmes pour le traitement de données et de textes d'entreprises, organisations, consultations et conseils techniques dans le domaine des télécommunications et de l'informatique ; conception (élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications ; services d'imprimerie ; services de conseils techniques en informatique». CONSIDERANT que les «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques et optiques. Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques Produits de l'imprimerie ; photographies ; Gestion de fichiers informatiques. Services de saisies et de traitement de données. Conseil de gestion informatique Service de transmissions d'informations par voie télématique. Communications par terminaux d'ordinateurs Services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux Internet, agence de presse et d'informations Edition de livres, de revues Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement Organisation de loteries Editions de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques Enseignement en informatique. Elaboration (conception) de logiciels Mise à jour de logiciels Location de logiciels informatiques Conseils en matière d'ordinateurs Maintenance de logiciels Conseils techniques informatiques Programmation pour ordinateurs Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données Conception de sites sur Internet, hébergement de sites sur Internet Mise en place de sites sur Internet» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que, les «Service de publicité et d'informations commerciales par réseaux Internet, transmissions de données commerciales, publicitaires par réseaux Internet, transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations, consistant à mettre à la disposition des données promotionnelles et publicitaires par réseau Internet, n'appartiennent pas aux catégories générales des «traitement, émission et réception de données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications ; services de transmission de données en particulier de transmission par paquet d'informations et d'images ; transmission d'informations contenues dans des banques de données et banques d'images, services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé» de la marque antérieure qui s’entendent de prestations techniques permettant de transmettre des informations à distance par le biais de l’informatique ou par un serveur télématique, ni ne recouvrent ces derniers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu’en outre, ces services de nature distincte, ne possèdent pas davantage les mêmes fonction et destination dès lors que les services de la marque antérieure n’ont pas nécessairement pour vocation de transmettre des messages publicitaires ou des informations promotionnelles et commerciale ; Qu’ils ne répondent pas aux mêmes besoins ils ne sont pas généralement fournis par les mêmes prestataires (agences de publicité ou sites d’informations commerciales pour les premiers, opérateurs de télécommunications pour les seconds) ; Qu’accepter la similarité des services précités de la demande d’enregistrement contestée avec ceux de la marque antérieure invoquée reviendrait à considérer comme similaires à ces derniers tous les services susceptibles d’être rendus à distance, alors même que de tels moyens de communication tendent, en se développant de manière exponentielle, à recouvrir une infinité de produits et services qui possèdent des caractéristiques distinctes ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT ainsi, que les produits de la demande d'enregistrement objets de l’opposition apparaissent pour certains identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal E-MAIL MALIN, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MALIN, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le terme MALIN ; Que ce terme, s’il désigne la qualité d’une personne ou d’un acte, ne constitue cependant pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en présence, ni n’en désigne une caractéristique, et présente donc un caractère distinctif au regard de ces derniers, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Que le terme MALIN, seul élément constitutif de la marque antérieure, est également l’élément dominant au sein du signe contesté E-MAIL MALIN dès lors que l’élément E-MAIL, fait directement référence à l’activité de télécommunication et aux ordinateurs visés par la demande contestée ; Qu’à cet égard, s’il est vrai comme le souligne la société déposante, que l’adjectif MALIN vient qualifier le terme E-MAIL, il n’en résulte pas pour autant que le signe contesté forme un tout indivisible et que le terme MALIN perd son caractère prépondérant ; Qu’il existe ainsi une même impression d’ensemble entre ces deux signes dominés par le même terme MALIN, le signe contesté étant susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner des produits et services ayant un lien avec les télécommunications. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté E-MAIL MALIN constitue l'imitation de la marque antérieure MALIN. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté E-MAIL MALIN ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MALIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 01-0863 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte surles produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques, nautiques,photographiques, cinématographiques et optiques. Appareils pour l'enregistrement, latransmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrementmagnétiques, disques acoustiques Produits de l'imprimerie ; photographies ; Gestion defichiers informatiques. Services de saisies et de traitement de données. Conseil degestion informatique Service de transmissions d'informations par voie télématique.Communications par terminaux d'ordinateurs Services de télécommunications, demessageries électroniques par réseaux Internet, agence de presse et d'informationsEdition de livres, de revues Organisation de concours en matière d'éducation ou dedivertissement Organisation de loteries Editions de données informatiques destinées àêtre utilisées sur réseaux informatiques Enseignement en informatique. Elaboration(conception) de logiciels Mise à jour de logiciels Location de logiciels informatiquesConseils en matière d'ordinateurs Maintenance de logiciels Conseils techniquesinformatiques Programmation pour ordinateurs Location de temps d'accès à un centreserveur de bases de données Conception de sites sur Internet, hébergement de sitessur Internet Mise en place de sites sur Internet». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 00 3 065 495 est par tiellement rejetée pour les produitset services précités. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe